Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-35498/2019

26 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестерова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Нэтив" (адрес: 625032, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Пепперс" (адрес: 197183, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации

при участии

от истца: ФИО2 – по доверенности от 07.08.2019;

от ответчика: ФИО3 – по доверенности от 26.06.2019;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Нэтив" (далее – истец, ООО "Нэтив") обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Пепперс" (далее – ответчик, ООО "Пепперс") о запрете ООО "Пепперс" использовать исключительно право ООО "Нэтив" на товарный знак, а также запретить реализацию товара, исключительно право на реализацию которого на территории Российской Федерации, принадлежит ООО "Нэтив", обозначенную в сертификате соответствия Таможенного союза № ТС RU C-IN.ГБ08.В.02588 серии RU № 0408813 и о взыскании 5 000 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Определением суда от 13.05.2019 исковое заявление принято к производству, судебное разбирательство назначено на 27.06.2019, которое определениями от 27.06.2019, от 15.08.2019, 10.10.2019 было отложено на 28.11.2019.

В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил заявленные исковые требования в части пункта 1 просительной части иска и просит запретить ответчику использовать обозначение тождественное товарному знаку ООО "Нэтив" № 695104.

Уточнения приняты судом.

В судебном заседании представитель ответчика возражал относительно удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

При этом, представитель ответчика пояснил, что в настоящее время спорные товары им не реализуются и находятся у него на складе, что под роспись представителя ООО "Пепперс" занесено в протокол судебного заседания.

Истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела вещественных доказательств в обоснование исковых требований. Судом вещественные доказательства приобщены к материалам дела. 

По существу заявленных требований суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем товарного знака «САВТЕК» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 695104), а также Сертификата соответствия Таможенного союза № ТС RU C-IN.ГБ08.В.02588 серии RU № 0408813.

В обоснование исковых требований истец указал на то, что ответчик предлагает к продаже и реализует взрывозащищенные кабельные вводы с обозначением тождественным товарному знаку «САВТЕК».

Так, ООО "Пепперс" было реализовано ООО "Сибирские Технологии", действующему в интересах ООО "Нэтив", кабельные вводы под небронированный кабель А1F-20s Ni и А1F-25s Ni с обозначением тождественным товарному знаку ООО "Нэтив" № 695104 на общую сумму 4 380 руб. 00 коп., что подтверждается универсальным передаточным документом от 17.12.2018 №Р2064.

Как указал истец, согласия ответчику на использование обозначения тождественного товарному знаку «САВТЕК» он не давал, лицензионных договоров с ответчиком не заключал, в связи с чем направил в адрес ООО "Пепперс" претензию от 23.01.2019 № 1550 с требованием прекратить неправомерное использование обозначения, сходного с товарным знаком № 695104, и выплатить компенсацию за нарушение указанных исключительных прав в размере 5 000 000 руб. 00 коп., которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ООО "Нэтив" с соответствующим иском в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суд находит требования истца подлежащими частичному удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,    если   такое   использование   осуществляется   без    согласия правообладателя, является незаконным независимо от способа использования и влечет ответственность, установленную гражданским и иным законодательством.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Статьей 1482 ГК РФ предусмотрено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;  в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ содержит запрет использования без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела (часть 3 статьи 70 АПК РФ).

Факт реализации ООО "Пепперс" 17.12.2018 ООО "Сибирские Технологии", действующему в интересах ООО "Нэтив", кабельных вводов под небронированный кабель А1F-20s Ni и А1F-25s Ni с обозначением тождественным товарному знаку ООО "Нэтив" № 695104 на общую сумму 4 380 руб. 00 коп., подтверждается материалами дела, в том числе универсальным передаточным документом от 17.12.2018 №Р2064, спорным товаром (вещественным доказательством) приобщенным к материалам дела, а также видеозаписью передачи соответствующего товара.

Руководствуясь разъяснениями, данными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд соглашается с доводом истца о том, что использованное ООО "Пепперс" на товарах аналогичных товарам истца обозначение тождественно товарному знаку ООО "Нэтив" № 695104, зарегистрированному согласно свидетельству № 695104 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2019.

Вместе с тем, в пункте 155 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено следующее.

В силу статьи 1480 ГК РФ регистрация товарных знаков в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1503 ГК РФ.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является.

Положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Таким образом, поскольку реализация спорного товара с обозначением тождественным товарному знаку ООО "Нэтив" № 695104 была осуществлена ООО "Пепперс" 17.12.2018, то есть до 31.01.2019 – даты регистрации товарного знака ООО "Нэтив", соответствующие действия ответчика не могут быть признаны судом нарушением исключительного права ООО "Нэтив" на товарный знак № 695104, а потому в удовлетворении иска ООО "Нэтив" в части взыскания с ООО "Пепперс" 5 000 000 руб. 00 коп. компенсации за реализацию вышеназванного товара 17.12.2018 следует отказать.

В то же время, материалами дела, в том числе контрактом от 09.04.2018 №02/18, заключенным между ООО "Пепперс" и иностранной компанией, обладающей правами на спорный товарный знак в Индии, подтверждается и ответчиком не оспаривается, более того, признано представителем ответчика в судебном заседании от 28.11.2019 (часть 3 статьи 70 АПК РФ), что спорные товары находятся у ООО "Пепперс", в связи с чем с учетом установленных по делу обстоятельств создается угроза нарушения исключительных прав ООО "Нэтив" на товарный знак № 695104, а потому требование истца о запрете ответчику использовать обозначение тождественное товарному знаку ООО "Нэтив" № 695104 следует признать обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Доводы ответчика об обратном со ссылкой на то, что спорные товары приобретены им у соответствующего производителя, обладающего правами на спорный товарный знак в Индии, отклоняются судом как несостоятельные, поскольку исключительные права на использование товарного знака «САВТЕК» на территории Российской Федерации принадлежат именно ООО "Нэтив", в том числе на основании соответствующего соглашения с вышеназванной иностранной компанией.

На основании изложенного требования истца подлежат частичному удовлетворению.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований и в соответствии со статьёй 110 АПК РФ с ООО "Пепперс" в пользу ООО "Нэтив" подлежат взысканию      6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить частично.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Пепперс" использовать обозначение тождественное товарному знаку Общества с ограниченной ответственностью "Нэтив" № 695104.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Пепперс" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Нэтив" 6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья С.А. Нестеров