ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А17-959/2017

г. Киров

29 сентября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 сентября 2017 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судейГорева Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Эллибор»

на решение Арбитражного суда Ивановской области от 27.06.2017 по делу №А17-959/2017, принятое судом в составе судьи Тимофеева М.Ю.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Профит» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Эллибор» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Профит» (далее - истец, ООО «Профит») обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Эллибор» (далее - ответчик, ООО «Эллибор») 75 000 рублей 00 копеек денежной компенсации за нарушение исключительных прав в отношении товарного знака «Буран», запрете ответчику производить, продавать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент «Буран». 

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 27.06.2017 исковые  требования удовлетворены.

ООО «Эллибор» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит изменить решение в части, снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак до минимальной 10 000 руб., снять запрет с ООО «Эллибор» производить, продавать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент «Буран»

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что считает взысканную компенсацию неоправданно завышенной и несоразмерной последствиям нарушения. Допущенное нарушение явилось следствием неосмотрительности и не преследовало цели извлечь финансовую выгоду, носило однократный характер и не повлекло за собой изготовления или введения в гражданский оборот контрафактной продукции и получения компанией прибыли. Кроме того, ответчик регистрирует право на товарный знак «Вектор бурана» с марта 2016 года. При обращении за регистрацией товарного знака было получено заключение, что опасности признания сходства товарного знака «Вектор бурана» и  относительно имеющихся у истца товарных знаков «Вектор» и «Буран» не имеется.

ООО «Профит» в отзыве на апелляционную жалобу доводы заявителя отклонило, в удовлетворении требований заявителя просило отказать, ходатайствовало о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, ООО «Профит» является правообладателем товарного знака по свидетельству №336047 (заявка №2006705504, приоритет товарного знака 10.03.2006 года, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.10.2007 года, срок действия, с учетом продления, до 10.03.2026), представляющего из себя словестное обозначение «Буран», выполненное в кириллице обычным шрифтом. 

Правовая охрана по данному свидетельству предоставлена в отношении товаров и услуг 25 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы, в том числе одежда, обувь, головные уборы специального, военного назначения; одежда, обувь, головные уборы для работников различных профессий; одежда, обувь, головные уборы с защитными свойствами, униформа).

22.08.2016 ответчиком проданы 4 комплекта рабочей одежды с нанесенными на них словесными обозначениями «Буран», в подтверждение чего в материалы дела представлена товарная накладная от 22.08.2016 №270, счет от 16.08.2016 №393, платежное поручение от 18.08.2016 №124.

Кроме того, в обоснование заявленных требований истец также сослался на   размещение на сайте http:/tk-parallel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о продаже комплектов рабочей одежды под названием «Буран», в подтверждение чего в материалы дела представлены скриншоты страниц сайта от 21.03.2016.

Согласно скриншоту страницы сайта ответчика http:/tk-parallel.ru от 14.05.2017, ответчиком также предлагаются к продаже костюмы рабочей одежды с наименованием «Вектор бурана».

Полагая, что действиями ответчика по реализации товара с использованием товарного знака «Буран» нарушены его исключительные права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование наличия у ответчика права на реализацию  товаров с нанесением такой маркировки, последний представил в материалы дела договоры от 08.03.2016 №ТЗ-08-03/1, №ТЗ-09-03/1, уведомление формальной экспертизы по заявки №2017713471 от 18.04.2017, уведомление о поступлении заявки от 13.10.2016, рекомендации ООО «Бизбренд», решение Роспатента от 18.01.2017 о признании заявки отозванной.  

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Факт наличия у истца исключительного права на спорный товарный знак был установлен и не оспаривался ответчиком.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198 (далее - Методические рекомендации по однородности), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Истец и ответчик реализуют рабочую одежду. При этом из указанных документов следует, что ответчик реализовывал спецодежду, используя словестное обозначение «Буран», которое сходно до степени смешения с товарным знаком «Буран» по свидетельству №336047.

Факт незаконного использования словесного товарного знака подтверждается товарной накладной, счетом, счетом-фактурой, распечаткой с сайта ответчика и не оспаривается самим ответчиком.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Проведя сравнительный анализ обозначения, использованного ответчиком, и товарного знака истца, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об их сходстве до степени смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о возмещении убытков.

Поскольку истец не передавал ответчику прав на производство, продажу, предложение к продаже и иным образом введение в гражданский оборот, одежды, маркированной обозначениями, включающими словесный элемент «Буран», а действия ответчика по реализации товаров носили длящийся характер, требования о запрете совершения указанных действий ответчиком являются правомерными и подлежат удовлетворению.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на осуществляемые им действия по регистрации товарного знака «Вектор бурана».

Вместе с тем, из материалов дела следует, что заявка на регистрацию такого товарного знака подана  в уполномоченный орган 13.10.2016, то есть после факта нарушения прав истца. Сведений о принятом Роспатентом решении по данной заявке в деле не имеется. Заключение относительно семантической нейтральности обозначения «Вектор бурана» и товарных знаков истца «Вектор» и «Буран» исходит от ООО «Бибренд», действующего в интересах ответчика, и позицию уполномоченного органа не подменяет.

В апелляционной жалобе ответчик выражает несогласие с размером определенной судом первой инстанции компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление №5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.  

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 постановления от 26.03.2009 №5/29, учитывая стоимость контрафактного товара и длительность использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, считает разумным, справедливым и соответствующим характеру нарушению размер компенсации, определенный судом первой инстанции -  50 000 руб.

При этом доводы ответчика о том, что нарушение совершено по неосмотрительности подлежат отклонению.

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ, в соответствии с пунктом 3 которой, по общему правилу лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответчик не доказал, что при реализации товара, проявил требующуюся от него по характеру обязательства осмотрительность и разумность и убедился в том, что использованная им маркировка товара не нарушает прав потенциальных правообладателей.

Доводы ответчика о том, что нарушение не повлекло за собой изготовления или введения в гражданский оборот контрафактной продукции и получения компанией прибыли опровергаются имеющимися в деле доказательствами реализации и предложения к продаже товара, маркированного словестным обозначением, являющимся сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Более того, ссылаясь на указанные обстоятельства, ответчик не представляет первичных отчетных документов, свидетельствующих о том, что зафиксированная продажа являлась единственным случаем реализации такого товара.

С учетом изложенного оснований для уменьшения размера компенсации у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная заявителем государственная пошлина в сумме 1 000 рублей по платежному поручению от 13.07.2017 №555, подлежит возврату ответчику из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 27.06.2017 по делу №А17-959/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Эллибор» – без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Эллибор» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 1 000 (одну тысячу) рублей 00 копеек государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 13.07.2017 №555.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                               

Судьи

А.Б. Савельев

                           ФИО3

А.В. Тетервак