ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тула

Дело № А62-8992/2017

(20АП-2603/2018)

Резолютивная часть постановления объявлена 16.01.2019

Постановление изготовлено в полном объеме  23.01.2019 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего  Волковой Ю.А., Афанасьевой Е.И. и Тучковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  при участии в судебном заседании от общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Смоленские машины» - представителя ФИО2 (доверенность от 17.08.2017 № 17/08Д),                 от общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» - представителя ФИО3 (доверенность от 09.01.2019), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» на решение Арбитражного суда Смоленской области от 05.03.2018 по делу № А62-8992/2017 (судья Савчук Л.В.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>;                         ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о запрете использования фирменного наименования в отношении видов деятельности, осуществляемой правообладателем,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (далее - истец,                      ООО «Меркатор Холдинг») обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» (далее - ответчик; ООО «Меркатор-Сервис СТ») об обязании ответчика прекратить использование фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием истца до степени смешения, в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» использовать в фирменном наименовании обозначение «Меркатор», сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» в отношении следующих видов деятельности:

продажа транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники;

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники;

производство транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования и принадлежностей к ним.

Исковые требования мотивированы внесением в ЕГРЮЛ сведений о создании              ООО «Меркатор Холдинг» ранее внесения сведений о создании ООО «Меркатор-Сервис СТ», нарушением права на фирменное наименование с учетом совпадения основных направлений деятельности истца и ответчика, введением в заблуждение потенциальных контрагентов ввиду схожести до степени смешения фирменного наименования ответчика с фирменным наименованием истца в части слова «Меркатор».

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 05.03.2018 обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» запрещено использовать в фирменном наименовании обозначение «Меркатор», сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» в отношении следующих видов деятельности: 

продажа транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники;

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники;

производство транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования и принадлежностей к ним.

С общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника»  обратилось с апелляционной жалобой в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой просило обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование заявленных требований ответчик ссылался на то, что суд первой инстанции при вынесении решения не применил нормы права, которыми должен был руководствоваться при вынесении решения.

Выразил несогласие с выводом суда области о том, что срок исковой давности по требованию о запрете использования фирменного наименования, исходя из длящегося правонарушения, в рассматриваемом случае, истцом не пропущен. Полагал, что законодательством РФ понятие фирменного наименования не отнесено к личным неимущественным правам и другим нематериальным благам. Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите права на фирменное наименование.

В связи с чем считал, что на исключительные права, являющиеся имущественным правом лица, не распространяются положения статьи 208 ГК РФ, следовательно, к спорным правоотношениям подлежит применению общий трехгодичный срок исковой давности.

Ответчик обратил внимание на то, что в силу требований статьи 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица, Государственная регистрация ответчика осуществлена - 23.01.2009. Наименование ответчика, а также виды его экономической деятельности, в том числе и указанный судом вид 46.6, за это время не менялись.

Не согласен с выводом суда области о том, что  факт заключения договора между сторонами, а также публикации в специальных изданиях сведений об истце и ответчике не свидетельствует о том, что истец узнал о нарушении своего права, поскольку в рассматриваемом случае имеет значение не только факт использования части фирменного наименование, но и факт осуществления аналогичных видов деятельности.

По мнению ответчика, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что ООО «Меркатор-Сервис Спецтехника» с момента своего учреждения открыто и непрерывно использовало свое фирменное наименование и виды его деятельности имелись в ЕГРЮЛ, о чем истец при проявлении той степени заботливости и осмотрительности, которые требовались по условиям гражданского оборота, мог знать. При этом истец не только не препятствовал, но и систематически одобрял такое использование, поскольку деятельность ответчика осуществлялась, в том числе и в интересах истца. Кроме того, истец и ответчик,  как партнеры, совместно осуществляли публикации в известных специальных журналах как свою продукцию, так и виды услуг.

Сложившиеся правоотношения и указанные обстоятельства, по мнению ответчика, с необходимой достоверностью подтверждают, что ООО «Меркатор-Холдинг» не только могло, но и должно было знать о нарушении его прав и с 25.08.2009 (при заключении договоров) и в 2012, 2014 годах (при осуществлении совместных публикаций с указанием видов деятельности и услуг). 

В апелляционной жалобе ответчик также полагал, что суд первой инстанции неполно выяснил все обстоятельства дела, подлежащие проверке и установлению по делу.

Ссылаясь на требования п. 3 ст. 1474 ГК РФ, считал, что требовалось установление обстоятельств осуществления сторонами дела аналогичной деятельности. В связи с чем, считал ссылку суда на дело №А62-6003/2016 несостоятельной.

Обратил внимание на то, что суд первой инстанции не исследовал, какие именно виды деятельности истец фактически осуществляет, в то время как данное обстоятельство имеет существенное значение для разрешения спора по существу. Отсутствие доказательств ведения ответчиком деятельности, аналогичной деятельности истца, по мнению ответчика, является самостоятельным основанием для отказа в иске.

При этом из содержания обжалуемого судебного акта, на взгляд ответчика, не усматривается, что суд установил, какие именно виды деятельности истец и ответчик осуществляют фактически. 

ООО «Меркатор Холдинг» в письменных возражениях на доводы апелляционной жалобы просил оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Полагало, что доводы апелляционной жалобы, по существу, направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судом.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2018 производство по апелляционной жалобе общества с ограниченной                            ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» на решение Арбитражного суда Смоленской области от 05.03.2018 по делу № А62-8992/2017 было приостановлено до рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» на решение Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2017, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 по делу                             № А62-6003/2016.

Верховным Судом Российской Федерации вынесено определение от 23.10.2018            № 310-ЭС18-4459 по делу № А62-6003/2016, в соответствии, с которым решение Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2017, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 по делу № А62-6003/2016 отменены в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара», услуг 39 класса МКТУ «перевозки», в удовлетворении иска в этой части отказано. В остальной части вышеуказанные судебные акты оставлены без изменения. 

В судебном заседании представитель общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» заявил ходатайство об изменении наименования  общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» на общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Смоленские машины», представил соответствующие документы в подтверждение заявленного ходатайства, поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» не возражал против заявленного ходатайства ответчика об изменении наименования, возражал против доводов апелляционной жалобы.

В порядке статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом изменено наименование общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» на общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Смоленские машины», о чем отражено в протоколе судебного заседания от 16.01.2019.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ в пределах доводов апелляционной жалобы. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, заслушав пояснения представителей, участвующих в судебном заседании, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены или изменения судебного акта в силу следующего.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела,                            ООО «Меркатор Холдинг» создано и зарегистрировано 24.01.2003, о чем представлены свидетельство, выписка из ЕГРЮЛ.

Истец также является обладателем прав на товарный знак № 221822, включающим словесное обозначение «МЕРКАТОР», что являлось предметом рассмотрения в рамках дела № А62-6003/2016.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Меркатор-Сервис Спецтехника» данное юридическое лицо создано и зарегистрировано в г. Смоленске 23.01.2009.

В материалы дела представлены нотариальные протоколы осмотра сайта компании «Меркатор-Сервис Спецтехника», выписки из специализированных справочников, публикации в прессе, исследование уровня известности товарного знака «Меркатор» фондом «ВЦИОМ».

Истец, ссылаясь на нарушение права на фирменное наименование, обратился в Арбитражный суд Смоленской области с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд области правомерно исходил из следующего.

Согласно частям 1, 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В силу части 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно пункту 59 Постановления от 29.03.2009 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при применении положений пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации суд учитывает, что защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Исключительное право на фирменное наименование на территории Российской Федерации действует согласно статье 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Таким образом, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица при одновременном наличии двух условий осуществление юридическими лицами аналогичной деятельности; фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

При оценке сходства фирменногонаименования истца и противопоставляемого ему фирменного наименования ответчика по семантическому критерию, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что различие наименований истца и ответчика заключается в наличии у ответчика по сравнению с истцом слов «Сервис Спецтехника», через дефис после слова «Меркатор», (которое имеет отношение к виду деятельности и указывает на оказание услуг применительно к технике, предназначенной для выполнения каких-либо специальных, специализированных задач). В наименовании истца присутствует слово «холдинг» после слова «Меркатор», которое указывает на то, что лицо осуществляет контроль над иными лицами, входящими в структуру холдинга.

Слово «меркатор» присутствует в фирменном наименовании и истца и ответчика, является фантазийным и представляет собой транслитерацию кириллическими буквами транскрипции латинского слова MERCATOR - (лат.) - купец, крупный торговец (Латинско-русский словарь).

Слово «меркатор» в фирменном наименовании истца и ответчика является доминирующим элементом.

Согласно пункту 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Таким образом, фирменное наименование юридического лица состоит из обязательного указания на его организационно-правовую форму и отличительной части, являющейся основным средством индивидуализации юридического лица.

Учитывая, что законодательством предусмотрена возможность создания различных юридических лиц, имеющих одинаковую организационно правовую форму, но имеющих различные наименования, то при разрешении вопроса о нарушении исключительного права на фирменное наименование учитывается его отличительная (оригинальная) часть, а именно наименование.

Данный правовой подход сформулирован в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2015 № С01-901/2015 по делу № А15- 3968/2014.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает обоснованным вывод суда области о том, что фирменное наименование истца и противопоставляемое ему наименование ответчика по семантическому критерию являются сходными, несмотря на наличие различий, выраженных в использовании ответчиком слов «Сервис Спецтехника» через дефис, а у истца слова «Холдинг».

Фонетическое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Учитывая фонетическое тождество доминирующего словесного элемента фирменного наименования истца «Меркатор Холдинг» и противопоставляемого ему обозначения «Меркатор-Сервис Спецтехника», на которое падает логическое ударение, также следует сделать вывод о сходстве обозначений, несмотря на различия, связанные с использованием ответчиком слов «Сервис Спецтехника» через дефис, а у истца слова «Холдинг». В словосочетании «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА» элемент «СЕРВИС» является слабым, поскольку представляет собой прямое указание на вид услуг, а элемент «СПЕЦТЕХНИКА» является неохраноспособным, поскольку является прямым указанием на вид товара.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда области о том, что фирменные наименования истца и ответчика сходны до степени смешения в части слова «Меркатор», что представляет собой затруднение индивидуализации данных юридических лиц при участии в хозяйственном обороте. Такое сходство способно ввести в заблуждение контрагентов при участии указанных юридических лиц в хозяйственном обороте.

Истцом в материалы дела представлены доказательства осуществления деятельности в отношении продажи, производства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, спецтехники, а также известности товарного знака, включающего в себя и слово «Меркатор».

Материалами дела подтверждается, что ООО «Меркатор Холдинг» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ ранее ООО «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА» и, соответственно, имеет право на защиту фирменного наименования с учетом вышеприведенных норм.

Оценив материалы дела в порядке статьи 71 АПК РФ суд апелляционной инстанции считает правомерным вывод суда первой инстанции о том, что осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности в части совпадают.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности.

Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя.

При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, подтверждая виды деятельности, осуществляемые им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах.

В отношении ответчика истец может приводить данные, как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах, иных источниках.

Изложенные в апелляционной жалобе доводы о том, что суд первой инстанции не обосновал ведение компаниями истца и ответчика аналогичной деятельности, являются не обоснованными и противоречат оспариваемому судебному акту, в связи с чем подлежат отклонению судебной коллегией.

Исследовав выписки из ЕГРЮЛ, информацию, размещаемую на сайте в открытом доступе, а также публикации в печатных изданиях, судом области установлено, что по кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности сторонами осуществляется аналогичная длительность по 46.6 торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями.

Так, согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Предполагается, что юридическое лицо может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

До тех пор, пока не доказано иное, деятельность двух юридических лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД, считается аналогичной.

Как установлено судом истец и ответчик, фактически осуществляя деятельность по продаже транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники; по техническому обслуживанию упомянутой техники, а также по ее производству,  указали в качестве одного из видов деятельности одну и ту же рубрику ОКВЭД - 46.6 торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. Суд первой инстанции в обжалуемом решении, помимо иных доказательств ведения аналогичной деятельности, имеющихся в материалах дела, справедливо учел, что обе компании относят свою деятельность, в том числе, к одной рубрике ОКВЭД. 

Кроме того, при рассмотрении настоящего дела, в том числе в апелляционной жалобе ответчик заявил о фактическом осуществлении им продажи дорожной и специальной техники (…стр.9 « поставка дорожной и специальной техники ответчиком имеет ограниченный круг потребителей…»). При этом такая деятельность осуществлялась им по состоянию на момент обращения истца с иском, что подтверждается в том числе, информацией, представленной на сайте ответчика. 

Судебной коллегией также учтено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчиком не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих изменение им видов своей деятельности, либо свидетельствующих о его намерении совершить такие действия в установленном законом порядке. Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 01.02.2018 основным видом деятельности общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>) являлась деятельность «торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (46.1). Среди дополнительных видов деятельности согласно той же выписке из ЕГРЮЛ зарегистрирована деятельность: торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов (код ОКВЭД 46.69.1), торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код ОКВЭД 46.69.2), торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием  (код ОКВЭД 46.69.3), торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (код ОКВЭД 46.69.9), Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом (код ОКВЭД 52.21.2).

На странице 7 апелляционной жалобы (т. 5, л.д. 8) ответчик указал, что виды его экономической деятельности, в том числе указанный судом вид 46.6. за это время не менялись.

Ка было указано выше в отношении ответчика истец может приводить данные как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах. При этом если истец ссылается на виды деятельности, указанные в учредительных документах ответчика, презюмируется фактическое осуществление этих видов деятельности, если ответчиком не доказано, что они фактически не осуществляются. Соответствующая презумпция обусловлена пунктом 2 статьи 51 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), согласно которому лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Иными словами предполагается, что юридическое лицо - ответчик может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

Соответственно по состоянию на момент обращения истца в суд истец и ответчик осуществляли аналогичную деятельность, в том числе по коду  ОКВЭД 46.6 - торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями», что подтверждается выписками из единого государственного реестра юридических лиц, а также хозяйственными договорами истца,  информацией на сайте ответчика,  включая рекламу ответчика в печатных изданиях.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Материалами дела подтверждается, что истец и ответчик осуществляют реализацию транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машины, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники.

В подтверждение фактического осуществления истцом деятельности, указанной в заявленных исковых требованиях, в материалы дела были представлены договоры, заключенные истцом в рамках обычной хозяйственной деятельности (т. 2, л.д. 16-140,                     т. 3, л.д. 1-186).

В опровержение заявленного ответчиком в апелляционной жалобе довода о том, что представленные истцом договоры не доказывают факт осуществления заявленных видов деятельности, истцом были дополнительно представлены следующие акты выполненных работ и товарные накладные (т. 6, л.д. 12-81), подтверждающие фактическое исполнение истцом обязательств по представленным договорам, которые приняты арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: акт № 2289 от 31.10.2017, акт приема-передачи от 12.05.2017, акт № 1 сдачи-приемки от 16.01.2017, акт № 2 сдачи-приёмки от 09.02.2017, товарная накладная № 2299 от 30.10.2017, акт приема-передачи от 30.10.2017, товарная накладная № 881 от 21.04.2017, товарная накладная № 882 от 21.04.2017, акт приема-передачи от 29.12.2017, акт № 2582 от 06.12.2017, накладная (форма М-15) от 29.12.2017, товарная накладная № 1025 от 16.05.2017, акт приема-передачи от 16.05.2017 к договору купли-продажи № ОВ/К-12510-09-01-С-08 от 10.04.2017, товарная накладная № 1388 от 21.06.2017, акт приема-передачи от 21.06.2017 к договору купли-продажи № ОВ/К-12510-09-01-С-08 от 10.04.2017, товарная накладная №1392 от 21.06.2017, акт сдачи-приёмки №2310-692 от 03.08.2017, акты сдачи-приемки №236-1433 и №237-1409 от 04.09.2017, акт сдачи-приёмки №185-1661 от 30.05.2017, акты сдачи-приёмки №15/074/2017-АД, №19/074/2017-АД, №8/074/2017-АД, №4/074/2017-АД, № 20/074/2017-АД, № 22/074/2017-АД, № 5/074/2017-АД, № 23/074/2017-АД,                               № 7/074/2017-АД от 28.02.2017, №1/074/2017-АД от 23.02.2017.

Представленными в материалы дела истцом документами подтверждается фактическое осуществление аналогичных видов деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, а также ее переоборудованию.

Судебной коллегией также приняты во внимание представленные истцом в материалы дела копии нотариальных протоколов осмотра сайта ответчика (том 1, лист 13-28), выписки из справочников, публикации в прессе, фотоматериалы специализированных выставок (том 1, лист 29-70), подтверждающие фактическое осуществление истцом и ответчиком аналогичной деятельности с производством однородных товаров и выполнении однородных услуг.

Анализ       протоколов     осмотра      сайта www.merkatorservis.ru  показал,  что  ООО «Меркатор-Сервис Спецтехника» использует  размещенное на своем сайте комбинированное обозначение  в отношении следующих товаров и услуг: поставка дорожно-  строительной,  коммунальной и специальной   техники; сборочное производство специальной техники, осуществление модернизации и доработки серийных образцов специальной техники. 

Вывод о том, что деятельность сторон спора является аналогичной, был сделан судом первой инстанции как на основе исследования и оценки доказательств, представленных в рамках настоящего дела, так и с учетом обстоятельств, установленных по делу № А62-6003/2016.

В частности, в решении Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2017 по указанному делу (стр. 11 судебного акта) было отражено, что  «По смыслу указанных норм, деятельность по оказанию услуг по продаже спецтехники, которую осуществляет Ответчик, ….,  для которой зарегистрированы товарный знак Истца, с учетом того обстоятельства, что Истец реализует товары, однородные товарам, которые предлагаются к продаже Ответчиком, являются однородными (исходя из рода (вида) товаров (услуг), их потребительских свойств и функционального назначения (объема и цели применения), состава продукции, их взаимодополняемости, условий их реализации, в том числе общего места продажи, общего круга потребителей, традиционного и преимущественного уклада использования товаров (услуг)) и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.».

Судебной коллегией учтено, что фактическое осуществление ответчиком аналогичных истцу видов деятельности по продаже транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, производство транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования и принадлежностей к ним, подтверждается выводами Верховного суда РФ от 23.10.2018 по результатам  рассмотрении  кассационной жалобы  ответчика по  делу № А62- 6003/2016.

Судебная коллегия Верховного суда РФ в определении от 23.10.2018 по делу                         № А62-6003/2016  согласилась с выводами судов о наличии в данном деле доказательств использования обществом «Меркатор-Сервис Спецтехника» товарного знака № 221822 в отношении  товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства» при сборочном производстве, модернизации, предложениик продаже на сайте www.merkatorservis.ru и поставке специальной техники, признав данную технику однородной транспортным средствам с учетом их назначения, области применения, условий реализации и длительности использования, что соответствует положениям    статьи 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 (с изменениями от 28.09.1979), согласно которой принятая классификация товаров и услуг не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания, не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Материалами дела № А62-6003/2016 также установлено, что ответчик предлагает к продаже и поставляет собственную (модернизированную) специальную технику, которую суды признали разновидностью автотранспортного средства и однородной «транспортным средствам» 12 класса МКТУ. В данной части судебные акты нижестоящих инстанций  Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не отменены. 

В соответствии с п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Включение в российское законодательство положений ст. 69 АПК РФ, преследует своей целью соблюдение основополагающих принципов российского правопорядка – принципа верховенства права и принципа правовой определенности. Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в Постановлении от 21.12.2011 № 30-П, признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Таким образом, выводы суда о том, что истец и ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности под сходными до степени смешения фирменными наименованиями соответствуют доказательствам, представленным сторонами, также основаны на преюдициальных обстоятельствах, установленных по делу № А62-6003/2016, а доводы апелляционной жалобы опровергаются материалами дела.

Поскольку имеет место нарушение исключительного права истца на использование принадлежащего ему средства индивидуализации в части видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом как правообладателем, заявленный иск правомерно удовлетворен судом первой инстанции в отношении аналогичных видов деятельности.

Так, организации, занимаясь предпринимательской деятельностью, вправе заниматься всеми видами деятельности, указанными как в учредительных документах, так и в ЕГРЮЛ, а также иными не запрещенными законом видами экономической деятельности.

Суд области правомерно исходил из наличия у ответчика потенциальной возможности заниматься конкретными видами деятельности, в том числе с указанием на осуществление такой деятельности на сайте компании, аналогичными видам деятельности истца.

В соответствии с п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности также являются не обоснованными и отклоняются судом апелляционной инстанции.

В соответствии со статьями 195, 196 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено; общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также в случаях, предусмотренных названным Кодексом, личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Таким образом, право на фирменное наименование является нематериальным благом, в связи с чем, нарушение прав на фирменное наименование является длящимся.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что срок исковой давности по требованию о запрете использования фирменного наименования, исходя из длящегося правонарушения, в рассматриваемом случае, истцом не пропущен.

Кроме того, факт заключения договора между сторонами, а также публикации в специальных изданиях сведений об истце и ответчике не свидетельствует о том, что истец узнал о нарушении своего права ранее рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражений ООО «Меркатор-Холдинг» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342537, поскольку в рассматриваемом случае имеет значение не только факт использования части фирменного наименование, но и факт осуществления аналогичных видов деятельности.

Несостоятельными являются ссылки ответчика на то, что истец мог знать о нарушении его прав ранее октября 2015 г. (при рассмотрении Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражений ООО «Меркатор-Холдинг» против предоставления правовой охраны товарному знаку).

Представленные ответчиком в материалы дела рекламные журналы, отраженные в них сведения, не свидетельствуют о факте осведомленности истца об осуществлении ответчиком деятельности, аналогичной деятельности истца и наличии опасности смешения обозначений в глазах потребителей. Подобные журналы ориентированы в первую очередь на потребителя, участники предпринимательской деятельности различным способом распространяют рекламу своей продукции. Но указанное никак не может свидетельствовать о том, что производитель/поставщик продукции в обязательном порядке отслеживает рекламу всех компаний в печатных изданиях, где он публикуется. 

Наличие определенного выпуска журнала не означает, что в распоряжении истца был его экземпляр, как и не означает, что при наличии этого журнала истец просматривал все его страницы и читал все его материалы. 

Ссылки в апелляционной жалобе ответчика на то, что в этих журналах истец и ответчик представлены как партнеры и как партнеры совместно осуществляли публикации, является голословным утверждением, субъективной оценкой ответчика.                             В представленных журналах не упоминается о наличии не только партнерских, но и каких-либо иных отношений между сторонами данного судебного спора.

Ссылка ответчика на договоры №32/11-09 от 01.12.2009, №16/05/2010 от 17.05.2010, №17и/05/13 от 08.05.2013 так же несостоятельна, поскольку истец не является стороной указанных сделок. Тот факт, что учредителем (участником) истца и ООО «Меркатор Интернейшнл» является одно юридическое лицо – ЗАО «ТРАНССТРОЙ», не свидетельствует об осведомленности истца о контрагентах данного юридического лица и сделках, совершаемым им в обычной хозяйственной деятельности. Следовательно, осведомленность ООО «Меркатор Интернейшнл» о существовании ответчика, о его видах деятельности и используемых им средствах индивидуализации не подтверждает, что истцу были известны эти сведения.

Данная позиция подтверждается судебной практикой. Так в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2016 N С01-763/2016 по делу N А50-24359/2015 был сделан вывод о том, что известность факта регистрации фирменного наименования ответчика иному лицу, пусть даже находящемуся в корпоративной связи с истцом, с необходимой достоверностью не подтверждает, что истец также обладал этой информацией, тем более о наличии сокращенного фирменного наименования ответчика.

Правомерность данного подхода подтверждена Определением Верховного Суда РФ от 13.12.2016 N 309-ЭС16-16149 по делу N А50-24359/2015, которым отказано в передаче дела N А50-24359/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления.

Утверждение ответчика о том, что истцу стало известно о нарушении его прав в момент заключения между истцом и ответчиком договора № 57/09/09 от 25.08.2009, так же необоснованно, поскольку по данному договору ответчик приобрел у истца баки                БСУ-3 с крышкой, что никоим образом не свидетельствует об использовании ответчиком средств индивидуализации «Меркатор» для осуществления деятельности по изготовлению, поставке, техническому обслуживанию дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, аналогичной деятельности истца. 

Во-первых, ответчик в данной сделке выступил в качестве заказчика, а не поставщика, во-вторых, баки, которые являлись товаром по данной сделке, фактически являются емкостями для хранения различного рода веществ и, соответственно, могут использоваться при различных видах деятельности.

При таких обстоятельствах, ссылки ответчика на указанные им в апелляционной жалобе договоры и печатные издания подлежат отклонению судебной коллегией, как необоснованные.

Период нарушения ответчиком прав истца исчисляется с начала незаконного использования средств индивидуализации истца  и сознательного введения ответчиком в заблуждение потребителей и контрагентов, а именно с октября 2015 года, когда истцу стало известно о незаконном использовании ответчиком средств индивидуализации «Меркатор» для услуг по производству, реализации и техническому обслуживанию спецтехники и запчастей.

06.10.2015 ответчик по факсу направил в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) корреспонденцию с просьбой допустить его к рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342537, поданных истцом, где ответчик указал, что им приобретены исключительные права на товарные знаки № 342537, № 342538 и он считает себя единственным заинтересованным лицом со стороны правообладателя товарного знака.

Данные обстоятельства отражены на страницах 3, 4 Заключения по результатам рассмотрения возражения, являющегося приложением к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.11.2015(т. 4, л.д. 91-101).

Заседание в РОСПАТЕНТ по рассмотрению возражений истца состоялось 12.10.2015 и только в этот момент истец, присутствующий на заседании, узнал о поступившей от ответчика корреспонденции и о том, что ответчик осуществляет деятельность по торговле, изготовлению и ремонту специальной, дорожной, коммунальной техники, используя обозначение «Меркатор», чем нарушает исключительное право истца на фирменное наименование.

При этом нарушение прав истца на дату вынесения обжалуемого судебного акта в отношении фирменного наименования не было окончено.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2016 N С01-763/2016 по делу N А50-24359/2015 отражена правовая доктрина в отношении применения  срока исковой давности к длящимся правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности: «отказывая в применении исковой давности, о которой было заявлено ответчиком, суды указали, что нарушение права на фирменное наименование является длящимся, в связи с чем любой момент его выявления будет являться началом течения срока исковой давности». Также в указанном постановлении суд указал, что «суды обоснованно исходили из того, что известность факта регистрации фирменного наименования ответчика иному лицу, пусть даже находящемуся в корпоративной связи с истцом, с необходимой достоверностью не подтверждает, что истец также обладал этой информацией».

Данная правовая позиция подтверждена Верховным судом РФ в определении от 13.12.2016 N 309-ЭС16-16149 по делу N А50-24359/2015.

Указанная правовая доктрина также подтверждена в определении Верховного суда от 13.09.2017 №305-ЭС17-12693, согласно которому для нематериальных требований применяются специальные положения о порядке применения исковой давности. Требование о прекращении нарушения при ежедневном администрировании домена, связано с устранением постоянной угрозы, которую создает такое администрирование. Такая угроза имеет публичный характер, так как приводит к ситуации, когда потребитель обращается к информационному ресурсу (домену), предполагая принадлежность домена настоящему правообладателю и производителю. 

С учетом того, что истцом заявлено нематериальное требование о запрете ответчику использовать сходное до степени смешения фирменное наименование,  правонарушение является длящимся, так как на момент рассмотрения дела в суде ответчик не изменил свое фирменное наименование и виды деятельности, суд первой инстанции в обжалуемом решении по настоящему делу правомерно указал, что срок исковой давности по требованию о запрете использования фирменного наименования, исходя из длящегося правонарушения, в рассматриваемом случае, истцом не пропущен.

Изменение ответчиком своего наименования после вынесения судом первой инстанции обжалуемого решения не влияет на законность и обоснованность выводов суда области при рассмотрении дела № А62-8992/2017, а, по сути, выражает его согласие с позицией истца по данному иску.

Доводы апелляционной жалобы выражают несогласие заявителя с оценкой судом первой инстанции фактических обстоятельств дела и на правильность принятого решения не влияют.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для их переоценки у судебной коллегии не имеется.

Поскольку суд первой инстанции правильно применил нормы материального права и не допустил нарушения норм процессуального права, в том числе влекущих по правилам части 4 статьи 270 Кодекса отмену судебного акта, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого определения суда первой инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы. 

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы в сумме 3 000 рублей (т. 5, л. д. 28) относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 05.03.2018 по делу № А62-8992/2017 оставить без изменения, а апелляционную  жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме.

 В соответствии с  частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Судьи                                                                              

Ю.А. Волкова 

ФИО4 

ФИО5