198/2019-132024(1) 

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27  

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции 

по проверке законности и обоснованности решений (определений)  

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-14129/2019

город Ростов-на-Дону

05 декабря 2019 года

15АП-21203/2019  

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2019 года.  

Полный текст постановления изготовлен 05 декабря 2019 года.  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Глазуновой И.Н., судей Н.Н. Мисника,Т.Р. Фахретдинова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью "Городской центр услуг"  

на решение Арбитражного суда Краснодарского края 

от 24.09.2019 по делу № А32-14129/2019 (судья Николаев А.В.)  по иску акционерного общества "ДИАЛ Инжиниринг"  

к обществу с ограниченной ответственностью "Городской центр услуг" 

о прекращении нарушения исключительного права, взыскании компенсации,  

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "ДИАЛ Инжиниринг" обратилось в Арбитражный  суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью "Городской центр услуг" о прекращении нарушения  исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации. Уточненные  требования, принятые судом на основании статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации к рассмотрению,  сформулированы следующим образом:  

обязать Общество с ограниченной ответственностью "Городской центр  услуг" прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара  "Универсальное моющее средство "ПРОГРЕСС PRO", обязать Общество с  ограниченной ответственностью "Городской центр услуг" выплатить  акционерному обществу "ДИАЛ Инжиниринг" компенсацию за незаконное  использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей.  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.09.2019  ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Городской центр услуг"  

об отложении судебного разбирательства и о привлечении к участию в деле  общества с ограниченной ответственностью "АМС Медиа" в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  оставлены без удовлетворения. Суд принял уточнения иска и обязал ответчика  прекратить действия, связанные с использованием обозначения "ПРОГРЕСС  PROGRESS", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству  Российской Федерации N 250678, при производстве, реализации и предложении к  продаже товара "Универсальное моющее средство "ПРОГРЕСС PRO", также  взыскал с ответчика в пользу истца сумму компенсации за незаконное  использование товарного знака в размере 100 000 руб., расходы на оплату  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано,  пропорционально распределены судебные расходы по делу.  

С учетом положений статей 1250, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса  Российской Федерации суд первой инстанции отклонил доводы ответчика об  отсутствии у истца нарушенного права на товарный знак, также пришел к выводу о  том, что именно действиями ответчика нарушено право истца при этом  прекращение нарушения прав истца в ходе судебного разбирательства не может  являться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, так как на  момент обращения в суд нарушение права имело место. Суд первой инстанции  отклонил ходатайство ответчика о привлечении в качестве третьего лица  лицензиата ООО «АМС Медиа», поскольку в материалах дела отсутствуют  доказательства того, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на его  права или обязанности по отношению к одной из сторон.  

Поскольку судом установлено, что по заявленным истцом и  проанализированным судом признакам использование ответчиком в обозначении  "ПРОГРЕСС PRO" словесного элемента "ПРОГРЕСС", создающего угрозу  смешения с товарным знаком истца, образует состав нарушения исключительного  права истца, указанное обстоятельство подлежит отражению в резолютивной части  решения. При этом суд отметил, что в соответствии со статьями 12, 1250,  положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской  Федерации гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе  способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе  осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ  защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного  правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного  права. Признание действий какого-либо лица нарушением исключительного права  на товарный знак не влечет восстановления нарушенного права, а выступает  подлежащим установлению элементом предмета иска о защите нарушенного права  (в рассматриваемом случае - о пресечении действий, влекущих нарушение права).  

Суд указал, что требования общества "ДИАЛ Инжиниринг" о признании  действий ответчиков нарушением исключительного права на товарный знак в  данном случае по существу представляли собой основание иска, то требование  истца об обязании общества с ограниченной ответственностью "Городской центр  услуг" прекратить производство, реализацию и предложение к продаже товара  "Универсальное моющее средство "ПРОГРЕСС PRO" подлежит удовлетворению,  как законное и обоснованное. Вместе с тем, суд, установив факт нарушения прав  

истца на результаты интеллектуальной деятельности, посчитал возможным снизить  размер компенсации до 100 000 руб.  

Общество с ограниченной ответственностью "Городской центр услуг"  обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34  АПК РФ, просит судебный акт отменить по следующим основаниям.  

- решение принято правах и об обязанностях липа, не привлеченного к  участию в деле,  

- общеизвестным является факт широкого использования словесного  обозначения «ПРОГРЕСС» для маркировки однородных товаров (моющих,  чистящих средств) на протяжении длительного времени множеством  производителей задолго до даты приоритета спорного товарного знака  

- суд отказал в отложении судебного заседания, непредоставление ответчику  возможности завершить сбор доказательств, направленных на опровержение  доводов истца свидетельствует о нарушении судом первой инстанции принципа  состязательности сторон.  

- судом не дана оценка тому обстоятельству, что непосредственно истцом  спорный товарный знак не использовался, фактическое использование  осуществлялось непривлеченным к участию в деле лицом;  

- размер взысканной в пользу истца компенсации является несоразмерным ,  суд не привел никакого обоснования суммы подлежащей взысканию компенсации.  

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит судебный акт оставить без  изменения.  

В судебное заседание представители лиц, участвующих в деле, не явились.  Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном статьей 156 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва,  арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.  

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой  инстанции, истец является правообладателем российского товарного знака  ПРОГРЕСС PROGRESS по свидетельству N 250678 с приоритетом от 29.12.2001,  зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков  обслуживания 03.07.2003 и охраняемого, в числе прочего, в отношении следующих  товаров 03 класса МКТУ:  

препараты для чистки, в том числе препараты для чистки сточных труб,  препараты для полирования, препараты для обезжиривания, в том числе средства  для обезжиривания посуды при мытье, средства обезжиривающие при мытье (за  исключением используемых для промышленных и медицинских целей).  

Товарный знак истца представляет собой слово "ПРОГРЕСС", выполненное  заглавными буквами, стандартным шрифтом и его транслитерацию в латинице.  

Ответчик без согласия истца на момент обращения в суд производил,  реализовывал и предлагал к продаже универсальное моющее средство "ПРОГРЕСС  PRO", что подтверждается представленными фотоматериалами товара ответчика с  информацией об изготовителе на этикетке, декларацией о соответствии на товар  ответчика с указанием общества с ограниченной ответственностью "Городской  центр услуг" в качестве изготовителя, счетом на оплату товара, выставленным  обществом с ограниченной ответственностью "Городской центр услуг",  скриншотом с сайта ответчика (stemacompany.ru), рекламными материалами товара  ответчика и прайс-листом общества с ограниченной ответственностью "Городской  центр услуг".  

На этикетке товара ответчика используется словесное обозначение  "ПРОГРЕСС", при этом слово "ПРОГРЕСС" зрительно отделено от иных  элементов за счет расположения данного слова на отдельной строке, исполнения  заглавными буквами ярко-красного цвета на контрастном фоне.  

Группа "АМС Медиа", куда входит истец, производит моющие средства,  маркированные товарным знаком "ПРОГРЕСС" начиная с 2002 года.  

В настоящее время продукция моющих средств истца "ПРОГРЕСС"  включает 11 различных видов моющих средств (концентрат, малопенное, антижир,  стандарт, суперконцентрат и пр.) и является широко известной на территории  Российской Федерации.  

Товары, в отношении которых охраняется товарный знак истца, являются  однородными товару ответчика - моющее средство поскольку относятся к одной  родовой группе (средства бытовой химии); имеют одно и то же назначение (товары  для уборки); имеют одни и те же места продаж (отдельные магазины бытовой  химии или отделы бытовой химии в крупных магазинах); один круг потребителей.  

Полагая, что действия ответчика, связанные с производством, реализацией и  предложением к продаже товара "универсальное моющее средство "ПРОГРЕСС  PRO" нарушают исключительные права истца на товарный знак N 250678,  поскольку основное внимание потребителя направлено именно на слово  "ПРОГРЕСС" и именно оно выполняет основную индивидуализирующую  функцию, что свидетельствует о наличии сходства до степени смешения между  сравниваемыми объектами, в рамках соблюдения порядка досудебного  урегулирования спора истец 14.02.2019 направил в адрес ответчика претензионное  письмо с требованием прекратить производство и продажу универсального  моющего средства "ПРОГРЕСС PRO", предоставить истцу информацию о мерах,  принятых ответчиком для прекращения производства и продажи контрафактного  товара, а также с требованием выплатить истцу компенсацию за нарушение  исключительных прав на товарный знак.  

При расчете требуемой в качестве компенсации суммы в 1 000 000 руб.  истец указал, что ответчик не проявил разумную осторожность и не проверил  наличие более ранних прав на обозначение "ПРОГРЕСС" в отношении товаров 03  класса МКТУ, истец несет не только убытки (в виде упущенной выгоды от  перераспределения потребительского спроса), но и репутационные риски, так как  за счет негативного опыта использования потребителем контрафактной продукции,  производимой ответчиком, истец может потерять потенциальных потребителей  оригинальной продукции, что увеличит его убытки.  

Указанное послужило основанием для обращения истца в суд.  

Суд первой инстанции верно установил фактические обстоятельства дела и  дал правильную квалификацию спорным правоотношениям.  

Поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является  вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения  экспертизы с позиции рядового потребителя, что также разъяснено Президиумом  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 13  информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения  арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об  интеллектуальной собственности" и следует из пункта 162 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции ,  

применив методологический подход сравнения обозначения, предусмотренный  Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся  основанием для совершения юридически значимых действий по государственной  регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,  утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской  Федерации от 20.07.2015 N 482, установил сходство сравниваемых товарного  знака истца и обозначения ответчика на основании следующих выводов.  

Суд первой инстанции установил, что товарный знак истца представляет  собой слово "ПРОГРЕСС", выполненное стандартным шрифтом большими  буквами и дополненное транслитерацией этого слова в латинице, указанный  товарный знак в данном случае ассоциируются с используемым ответчиком на  этикетках (упаковке) товара обозначением "ПРОГРЕСС PRO" вследствие наличия  в последнем слова "ПРОГРЕСС", выполненного стандартным шрифтом, большими  буквами; зрительного выделения части "ПРОГРЕСС" в обозначении ответчика и  придания этой части доминирующего положения, создает опасность смешения в  глазах потребителя вследствие аналогичного использования транслитерации слова  "ПРОГРЕСС".  

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой  инстанции обоснованно удовлетворил заявленные требования в части.  

Доводы заявителя апелляционной жалобы судебная коллегия отклоняет по  следующим мотивам.  

По смыслу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак  принадлежит лицу, на имя которого этот знак зарегистрирован, а не лицу,  обладающему документом - свидетельством на товарный знак. Как усматривается  из материалов дела и судебных актов, принадлежность истцу исключительного  права на товарный знак установлена на основании выписки из Государственного  реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, который  содержит актуальные сведения как о регистрации названных средств  индивидуализации, так и об их правообладателях.  

Судом первой инстанции с учетом положений статьи 51 АПК РФ верно  отклонено ходатайство ответчика о привлечении в качестве третьего лица ООО  "АМС Медиа", которое является лицензиатом АО "ДИАЛ Инжиниринг" на  основании лицензионного договора, информация о котором указана в  представленных истцом сведениях относительно товарного знака 250678  (http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet), также ООО "АМС Медиа" от 01.30.2017  N 23, последнее входит в одну группу лиц с АО "ДИАЛ Инжиниринг". Вопреки  доводам заявителя решение по делу № А32-14129/2019 не влияет на права и  обязанности ООО «АМС Медиа» , поскольку не затрагивает действие и условия  лицензионного договора, заключенного между истцом и ООО «АМС Медиа».  

Суд первой инстанции правильно указал, что лицами, участвующими в деле,  не оспаривается факт использования обществом "Городской центр услуг"  обозначения "ПРОГРЕСС PROGRESS" для маркировки товара "универсальное  моющее средство", при этом довод ответчика относительно того, что на момент  рассмотрения настоящего дела общество с ограниченной ответственностью  "Городской центр услуг" уже прекратило производство продукции со спорным  обозначением, отклонен со ссылкой на разъяснения, данное в абзаце третьем  пункта 57 Постановления N 10, поскольку ответчик является лицом,  предлагающим спорную продукцию к продаже. Таким образом, на момент  

рассмотрения иска ответчик допускал незаконное использование наименования  товара, сходного до степени смешения с защищенным наименованием, права на  которое принадлежат истцу.  

При этом, вопреки доводам апелляционной жалобы, не имеет значения сам  истец или легитимированное им лицо использует в настоящее время данный  товарный знак.  

Доводы апелляционной жалобы о том, что общеизвестным является факт  широкого использования словесного обозначения «ПРОГРЕСС» для наименования  такого рода продукции задолго до приоритета знака истца не основаны на нормах  права, также не подтверждены допустимыми доказательствами.  

Апелляционному суду ответчиком также не представлено допустимых  доказательств прекращения выпуска данной продукции, а также перефасовки,  переупаковки ранее выпущенной продукции, имеющейся у ответчика.  

Апелляционный суд отмечает, что последствия потери товарным знаком  различительной способности (или последствия установления факта изначального  ее отсутствия) могут наступить исключительно в результате рассмотрения  соответствующего возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.  

Установление факта потери товарным знаком различительной способности  (или изначального ее отсутствия) не отнесено к компетенции суда. Кроме того,  товарный знак истца (как на дату рассмотрения дела в суде первой инстанции, так  и в настоящее время) является действующим, никем не оспорен, а согласно п.  154Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О  применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу,  на имя которого зарегистрирован товарный знак, не можетбыть отказано в защите  

права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства  неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления  правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке,  предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой  охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут  использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе  использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом, если такое  использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным  и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими  законами.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе  потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по  усмотрению суда исходя из характера нарушения.  

При этом правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты  компенсации за каждый случай неправомерного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за  допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).  

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в  

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации",  рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб.,  суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему  усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен  права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с  заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер  подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При  определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер  допущенного нарушения, срок незаконного использования результата  интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее  совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя,  вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов  разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям  нарушения.  

Таким образом, определение окончательного размера компенсации,  подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при  этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых  судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для  арбитражного суда заранее установленной силы.  

Снижая заявленный размер компенсации с 1 000 000 руб. до 100 000 руб.,  суд принял во внимание характер допущенных нарушений, степень вины  нарушителя, вероятные убытки правообладателя. Учитывая, что ответчиком  длительное время велась предпринимательская деятельность с незаконным  использованием товарного знака истца, систематически извлекался доход, суд не  усмотрел оснований для большего снижения размера компенсации, указав, что  своими действиями ответчик вводит потребителей в заблуждении относительно  идентификации производимой истцом продукции товаров 03 класса МКТУ. С  позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения  недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в  результате использования товарного знака, ответчик должен был избегать  возможности смешения используемого им товарного знака с иными средствами  индивидуализации, зарегистрированными в качестве товарных знаков.  

Товары, для индивидуализации которых использовалось спорное  обозначение "ПРОГРЕСС", предлагаются к продаже и были введены в  гражданский оборот, что подтверждает вероятность причинения убытков  правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичных  услуг.  

Проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени,  которая была необходима при осуществлении им деятельности в отношении  продажи спорных товаров 03 класса МКТУ, ответчик должен был знать о  государственной регистрации товарного знака истца, используемого  правообладателем в той же сфере экономики.  

Определяя размер компенсации, суд основывается на внутренней оценке  совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб  допущенного правонарушения. При этом, обращаясь в суд с иском, истец уже в 5  раз снизил размер возможной компенсации.  

Апелляционный суд в силу указанного не усматривает оснований для  дальнейшего снижения размера компенсации по доводам жалобы ответчика.  

Доводы ответчика о том, что суд первой инстанции не отложил судебное  разбирательство для целей сбора и предоставления в суд доказательств,  подтверждающих отсутствие различительной способности товарного знака Истца,  чем нарушил принцип состязательности - подлежат отклонению. У ответчика  имелось достаточное время для представления суду первой инстанции  дополнительных доказательств, кроме того, такие доказательства не были  представлены и суду апелляционной инстанции.  

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, которые не  были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела,  имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность  судебного решения. Нарушений норм процессуального права арбитражным  апелляционным судом не установлено.  

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют  правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, для отмены (изменения) решения суда первой  инстанции.  

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на заявителя жалобы.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края  от 24.09.2019 по делу № А32-14129/2019 оставить без изменения, апелляционную  жалобу без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Городской центр  услуг" в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины по  апелляционной жалобе.  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в  законную силу со дня его принятия.  

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по  интеллектуальным правам (г.Москва) в двухмесячный срок.  

Председательствующий И.Н. Глазунова 

Судьи Н.Н. Мисник 

Т.Р. Фахретдинов