ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А65-9408/2021

г. Самара11АП-10540

17 августа 2022 года

/2022

Резолютивная часть постановления оглашена 11 августа 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 августа 2022 года.

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Коршиковой Е.В., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 мая 2022 года по делу № А65-9408/2021 (судья Б.Ф. Мугинов) 

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс" 

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить продажу контрафактного товара,

при участии представителей:

от истца - представитель ФИО3 по доверенности от 19.12.2021г.,

от ответчика – представитель ФИО4 по доверенности от 02.08.2022г.

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Татарстан 21.04.2021 поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Оборудование Макс" к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., об обязании прекратить продажу контрафактного товара.

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 25.05.2022 в удовлетворении исковых требований отказал. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. 

В обоснование своей жалобы истец укaзал на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм материального права. 

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором прoсил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы.

Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, полагая обжалуемое решение законным и обоснованным. 

В судебном заседании представитель истца представил позицию по делу с документами - договор подряда 6/19 от 23.09.2019, Договор 1/20 на изготовление пресс-формы от 27.01.2020, договор 4/20 на изготовление пресс-формы от 07.10.2020, Счет на оплату № 45 от 05 сентября 2018, Счет на оплату № 53 от 16 октября 2018, Счет на оплату № 66 от 12 ноября 2018, Счет на оплату № 74 от 26 ноября 2018, Счет на оплату № 86 от 17 декабря 2018, Счет на оплату № 3 от 14 января 2019, Счет на оплату № 13 от 13 февраля 2019, Счет на оплату № 2 от 08 июля 2019, Счет на оплату № 44 от 11 июля 2019, Счет на оплату № 8 от 30 сентября 2019, Счет на оплату № 1 от 27 января 2020, Счет на оплату № 4 от 11 августа 2020, платежное поручение по счету 4 от 11.08.20, платежное поручение по счету 8 от 30.09.2019, платежное поручение по счету 8 от 30.09.2019, платежное поручение по счету 8 от 30.09.2019, Акты сверки, справка об оборотах по счетам.

Поскольку представленные документы, имеются в материалах дела, суд апелляционной инстанции отказал в приобщении данных документов к материалам дела и возвратил заявителю.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришeл к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на промышленный образец №116580 от 15.09.2020 – пылесос для маникюра и педикюра.

В обоснование исковых требований истцом указано, что на сайте http://tnlpro.com обнаружен факт предложения к продаже пылесборника TNL Expert SHP 65, внешний вид которого имеет сходство до степени смешения с промышленным образцом истца.

Считая, что действиями ответчика нарушено исключительное право истца на промышленный образец, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием прекратить реализацию товара и добровольно оплатить сумму компенсации.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В силу ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, промышленные образцы.

В силу ст.1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно п.1 ст.1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п.2 ст.1352 ГК РФ).

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. (п.2 ст.1352 ГК РФ).

В силу п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами. 

В силу п.1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии со ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно п.3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу ст.1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. 

Материалами дела, в том числе свидетельством №116580, подтверждается, что истец обладает исключительным правом на промышленный образец – пылесос для маникюра и педикюра.

Согласно представленным истцом скриншотам по состоянию на 01.12.2020 на сайте http://tnlpro.com обнаружен факт предложения к продаже ответчиком пылесборника TNL Expert SHP 65, что признано им в отзыве на иск.

Как разъяснено в п.123 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации",  промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Внешний вид пылесборника TNL Expert SHP 65 производит на потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец истца, при этом пылесборник используется по тому же назначению в процедурах маникюра и педикюра.

Суд первой инстанции отметил, что внешняя решетка вентилятора как основной отличительный признак в товаре ответчика и в промышленном образец истца одинаковую специфичную форму, форму отверстий (ячеек в виде сот), при этом более крупные или мелкие отверстия в решетке, равно как и различия в цвете и фактуре пластика, на которые ссылается ответчик, не имеют решающего значения при восприятии их потребителем. 

Отличия в технических характеристиках (напряжение, мощность, скорость вращения вентилятора, уровень шума), изложенные в отзыве ответчика, не приняты во внимание судом, поскольку признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца в силу п.1 ст.1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что истец доказал факт нарушения его исключительного права на промышленный образец действиями ответчика по размещению информации на сайте о предложении к продаже товара, в котором использована совокупность существенных признаков промышленного образца.

Истцом выбран способ расчета компенсации, предусматривающий определение ее от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Истец просил взыскать компенсацию в максимальном размере – 5 000 000 руб.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, изложенным в п.61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации свыше минимального размера,  истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. 

Как неоднократно разъяснялось высшей судебной инстанцией и специализированным судом, в случае непредставления истцом доказательств соразмерности требуемой им суммы компенсации, заявленной свыше минимального размера, допущенному нарушению для снижения компенсации до минимального размера не требуется ходатайство ответчика. Оно требуется лишь для снижения компенсации ниже минимального размера, установленного законом. 

Истцом в обоснование размера компенсации указано, что согласно справке-расчету было произведено 45 880 корпусов, рыночная стоимость каждого из которых составляет 4 990 руб., в связи с чем потенциальный доход от продажи готовых изделий составляет 228 941 200 руб. Исходя из этой суммы определил стоимость права использования в размере 10% от такой выручки, приводя в качестве аналогии договор авторского заказа от 01.01.2017 с ФИО5, которому согласно договору причитается 10% от дохода с продаж.

Между тем, как верно отметил суд первой инстанции справка-расчет сама по себе не является надлежащим и достоверным доказательством. Несмотря на неоднократные предложения суда, истцом не раскрыты доказательства, подтверждающие продажу модели пылесборника по промышленному образцу №116580 в указанных им объемах.

Также истцом не представлены какие-либо достоверные и относимые доказательства изготовления модели пылесборника по промышленному образцу №116580 в указанных им объемах. Так, в договоре подряда №6/19 от 23.09.2019 не указано, к какой модели пылесборника изготавливались пластмассовые изделия (корпус+прижим, решетка, накладка, кольцо), к договору отсутствует приложение в виде технического задания или иного документа, позволяющего идентифицировать изготавливаемые изделия и установить их относиммость к промышленному образцу, в защиту которого предъявлен иск. В технических заданиях к договору №1/20 на изготовление пресс-формы от 27.01.2020, договору №4/20 на изготовление пресс-формы от 07.10.2020 имеются ссылки на математическую модель и чертеж изделия (корпус-6, решетка-6), которые истцом не раскрыты. Счета на оплату, платежные поручения, не содержащат какую-либо конкретизацию.

Бухгалтерская отчетность содержит в себе лишь общую характеристику деятельности истца с использованием различных промышленных образцов.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом, в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано, что от использования промышленного образца №116580 им извлекалась какая-либо прибыль, соотносимая с размером требуемой компенсации.

При этом ответчиком были приведены доводы о том, что модель MAX Ultimate 4 по промышленному образцу №116580 не реализуется с октября 2020 года, поскольку вместо нее используется модель MAX Ultimate 6 по промышленному образцу №125862, в связи с чем на момент фиксации предложения к продаже истец не мог извлекать выгоду от промышленного образца №116580. Истцом данные сведения не опровергнуты, разумные сомнения в относимости договоров к иной (обновленной) модели, нежели та, в которой использован спорный промышленный образец, не развеяны. 

Также определением от 31.03.2022 истцу было предложено раскрыть доказательства в обоснование соразмерности компенсации нарушению, в частности, в обоснование изложенного в возражениях на отзыв довода о соотносимости потенциального дохода истца от использования патента с доходом ФИО5 по договору авторского заказа (документально подтвержденный расчет вознаграждения, причитающегося ему за создание дизайна корпуса пылесоса, предложение к продаже которого вменяется ответчику; доказательства выплаты вознаграждения и т.п.), однако такие доказательства истцом в обоснование своего довода также не представлены.

Поскольку истцом в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, превышающей минимальный размер компенсации не доказана, компенсация взыскана судом в минимальном размере (10 000 руб.).

Истцом также заявлено требование об обязании ответчика прекратить продажу контрафактного товара, а именно пылесборника TNL Expert SHP 65.

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Суд первой инстанции отметил, что ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлены доказательства прекращения действий, направленных на продажу пылесборника TNL Expert SHP 65, в том числе не раскрыты сведения  о количестве приобретенных/изготовленных единиц товара, об уничтожении имеющихся единиц товара или доказательства отсутствия таковых в наличии; само по себе удаление информации с сайта, произведенное по утверждению ответчика, которое может быть осуществлено временно, не может являться достаточным основанием для отказа в данной части исковых требований.

С учетом изложенного требование о прекращение продажи судом удовлетворенно.

Оценив приведенные в апелляционной жалобе доводы заявителя, суд апелляционной инстанции нашел их необоснованными. 

Довод истца о недоказанности ответчиком факта удаления спорного товара отклоняется судом на основании следующего.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (Статья 65. Обязанность доказывания. Арбитражный процессуальный кодекс РФ).

В обоснование исковых требований в суд первой инстанции истцом представлен протокол осмотра доказательств от 01.12.2021. Претензия истца о выплате денежной компенсации была направлена ответчику 21 декабря 2020 года почтовой службой и доставлена ответчику 06 января 2021 года. Требования претензии истца об удалении товара с сайта интернет-магазина https://tnlpo.com было удовлетворено ответчиком добровольно в досудебном порядке в январе 2021 года, задолго до даты подачи иска в суд. Доказательств иного истцом в суд не представлено (не представлен протокол осмотра доказательств, скриншоты страниц сайта и др. доказательства, позволяющие истцу ссылаться на то, что товар не был удален ответчиком с сайта после получения претензии). Со своей стороны, действуя добросовестно, подтверждая свои возражения на довод истца, ответчиком представлена распечатка с сервиса https://web.archive.org/ (в материалах дела), подтверждающая что спорный товар не предлагался к продаже с 17 апреля 2021 года.

Доводу истца о представлении чека о покупке спорной модели уже во время судебного разбирательства и предположении о возможном получении материальной выгоды от продажи товара также отклоняется судом.

В суде первой инстанции истцом приобщен к материалам дела чек о приобретении некого товара у третьего лица, что не может являться доказательством получения ответчиком материальной выгоды от продажи спорного товара.

По доводу истца о представлении всех документов, которые обосновывают заявленный размер денежной компенсации.

Истцом заявлен высший предел денежной компенсации за нарушение исключительных прав, предусмотренный гражданским законодательством. Согласно разъяснениям, изложенным в п. 61 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации свыше минимального размера истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению. При этом представленная Истцом справка-расчет не является таким обоснованием, а содержит лишь не подтвержденную первичной бухгалтерской документацией информацию о сформированных Истцом в адрес третьих лиц счетах на оплату корпусов и прижимов (не доказана связь с промышленным образцом). Истцом не предоставлены какие-либо достоверные и относимые доказательства изготовления модели пылесборника по промышленному образцу № 116580 в указанных им объемах. В договоре подряда №6/19 от 23.09.2019 не указано к какой модели пылесборника изготовлены пластмассовые изделия (корпус+прижим, решетка, накладка, кольцо), к договору отсутствует приложение в виде технического задания или иного документа, позволяющего идентифицировать изготавливаемые изделия и установить их относимость к промышленному образцу. В технических заданиях на изготовление пресс-формы от 07.10.2020 имеются ссылки на математическую модель и чертеж изделия (корпус-6, решетка-6), которые истцом не раскрыты. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении счетов на оплату, платежных поручений, актов сверок, не содержащих какую-либо конкретизацию. Кроме того, из справки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по оборотам за 2018-2020, представленной  истцом,  также  невозможно  определить  сумму  дохода  от использования промышленного образца № 116580, поскольку справка отражает лишь движение средств в ходе деятельности истца с использованием различных промышленных образцов. Расчет потенциального дохода о продажи корпусов и прижимов, отраженный истцом в справке-расчете, не обосновывает размер заявленной денежной компенсации, так как не раскрывает расчет дохода истца от продажи спорной модели.

Договор авторского заказа от 01.01.2017, заключенный между ФИО5 и ООО «ЛАЛАК.РУ» также не может являться обоснованием размера заявленной денежной компенсации, так как, во-первых, не конкретизирует модель пылесборника, а во-вторых, размер авторского гонорара не имеет отношения к размеру денежной компенсации за нарушение исключительного права.

Вопреки заявленным в апелляционной жалобе доводам, истцом не представлены документы в обоснование размера взыскиваемой суммы, соответственно не доказана соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, превышающей минимальный размер компенсации.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно,  в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют. 

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта  суда первой  инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя. 

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 мая 2022 года по делу № А65-9408/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                           Л.Л. Ястремский

Судьи                                                                                                               Е.В. Коршикова

    Е.А. Митина