ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-9457/2018

г. Киров

24 июня 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 июня 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Поляковой С.Г.,

судейМалых Е.Г., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, 

без участия представителей сторон, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВятБытХим»

на решение Арбитражного суда Кировской области от 11.03.2019 по делу № А28-9457/2018, принятое судом в составе судьи Будимировой М.В.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «БиАХим» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ВятБытХим» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью торговая компания «Тайфун Киров» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 66 465 рублей 90 копеек, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «БиАХим» (далее – истец, Компания) обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области к обществу с ограниченной ответственностью «ВятБытХим» (далее – ответчик, заявитель, Общество)  о взыскании 66 465 рублей 90 копеек компенсации за нарушение исключительного права, а также судебных расходов.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 11.03.2019 исковые требования удовлетворены.

Общество с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции подлежит отмене, поскольку спорный товарный знак охраняется по отношению к товарам третьего класса МКТУ, между тем реализованный ответчиком товар используется в промышленных целях и относится к первому классу МКТУ. Ответчик считает необоснованным вывод суда о том, что ответчиком не было представлено доказательств реализации товара для промышленных целей, что подтверждается электронной перепиской в апреле 2018 года. Также заявитель не согласен с размером взысканной судом первой инстанции компенсации, полагая, что стоимость товара, а также тот факт, что ответчик не привлекался к ответственности за нарушение прав на товарный знак ранее, свидетельствует о завышенном размере компенсации. Истец действует недобросовестно, не осуществляя ранее предпринимательскую деятельность под зарегистрированным товарным знаком, при этом предъявляя ответчику требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, доводы заявителя отклонил, просит оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 21.05.2019 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.05.2019 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной статьи стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак СанТиВ (SanTiV), что подтверждается свидетельством № 648758 (приоритет товарного знака с 27.04.2017, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.03.2018, срок действия регистрации истекает 27.04.2027). Товарный знак зарегистрирован отношении товаров и/или услуг 03 класса МКТУ, в том числе: препараты для чистки, препараты для чистки сточных труб, растворы для очистки, средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, и т.д.

В подтверждение фактов использования ответчиком товарного знака истец представил в материалы дела: счет от 04.04.2018 № 19, в котором указан ответчик в качестве получателя денежных средств, третье лицо – в качестве плательщика и грузополучателя, товар – Сантив гель, количество товара – 15, сумма – 546 рублей 58 копеек; универсальный передаточный документ от 09.04.2018 № 71, в котором в качестве продавца товара указан ответчик, получателя товара – третье лицо, товар – Сантив гель, количество товара – 15, стоимость – 546 рублей 58 копеек; счет от 19.04.2018 № 26, в котором указан ответчик в качестве получателя денежных средств, третье лицо – в качестве плательщика и грузополучателя, товар – Сантив, количество товара – 1008, сумма – 33 232 рубля 95 копеек; ответ третьего лица от 13.12.2018 № 56 по факту приобретения товара – Сантив у ответчика 09.04.2018 с целью использования в санузле офиса компании, намерения приобретения у ответчика крупной партии указанного средства по счету от 19.04.2018 № 26; фотографии средства «СанТиВ». 

Истец направил в адрес ответчика претензию от 24.05.2018 с требованием выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака. Претензия ответчиком оставлена без ответа.

Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Частным случаем использования товарного знака является использование путем размещения его на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

В обоснование заявленных требований истец сослался на факт приобретения третьим лицом товара у ответчика, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу. Судом установлено и ответчиком не опровергается указанное обстоятельство. 

Между тем, ответчик полагает, что компенсация не подлежит присуждению ввиду неоднородности товаров ответчика и товаров, в отношении которых зарегистрирован охраняемый товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность либо идентичность товаров, маркируемых правообладателем и нарушителем, для целей защиты интеллектуальных прав имеет правовое значение, в силу чего судом первой инстанции при исследовании обстоятельств дела выяснялся вопрос о том, к какой категории товаров относится приобретенный в ходе контрольной закупки товар. Судом установлено, что каких-либо доказательств того, что проданный третьему лицу товар предназначен для промышленного использования и относится к другому классу МКТУ, в материалы дела не представлено. Ответчик, заявляя указанный довод в апелляционной жалобе, также не приводит документальное подтверждение предназначения проданного товара для промышленного использования.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком его исключительного права.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера компенсации ниже минимального предела, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации обусловлено одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана доказать необходимость применения судом такой меры. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая также обстоятельства, указанные ответчиком в качестве оснований для снижения компенсации, суд апелляционной инстанции считает размер компенсации в 66 465 руб. соответствующим степени вины нарушителя.

При оценке соразмерности суммы компенсации судом первой инстанции обоснованно приняты во внимание как обстоятельства самого нарушения, так и отсутствие доказательств прекращения использования спорного обозначения, и доказательств несоразмерности компенсации вероятным убыткам истца. 

Доводы ответчика о недобросовестном поведении истца при регистрации товарного знака рассмотрены судом апелляционной инстанции и признаются также подлежащими отклонению.

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестной конкуренцией признаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

С учетом этого доказыванию подлежит определенная сложившаяся репутация (известность) старшего товарного знака, обусловливающая возможность сделать вывод о наличии в действиях правообладателя младшего товарного знака признаков соответствующего злоупотребления правом. Аналогичная правовая позиция нашла отражение в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2012 № 16912/11.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Соответствующих доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства, ответчиком вопреки доводам жалобы не приведено, как и не доказано, что на момент регистрации товарного знака (21.03.2018) и нарушения, имевшего место со стороны ответчика (апрель 2018 года), истец не осуществлял правомерное использование товарного знака в соответствии с целями его регистрации, что регистрация спорного обозначения была произведена формально, для целей недобросовестной конкуренции, причинения вреда иным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Исходя из положений статей 1477 и 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, обозначение, не зарегистрированное в качестве товарного знака, не имеет правовой охраны в качестве средства индивидуализации, в связи с чем суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что его свободное использование на соответствующем рынке товаров или услуг до регистрации одним из конкурентов в качестве товарного знака не имеет значения для квалификации действий правообладателя как недобросовестных.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Решение суда первой инстанции по доводам жалобы отмене или изменению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

В связи с предоставленной заявителю отсрочкой уплаты государственной пошлины при обращении с апелляционной жалобой и отсутствием в деле доказательств ее уплаты на момент рассмотрения жалобы, государственная пошлина подлежит взысканию с заявителя в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Кировской области от 11.03.2019 по делу № А28-9457/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВятБытХим» – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВятБытХим» в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

С.Г. Полякова

Судьи         

ФИО3

ФИО1