Арбитражный суд Московской области

проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва, 107053

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-73391/19

14 апреля 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2020 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Чесноковой Е.Н.,при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "3Д СПЭРРОУ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304502816900036)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и исключительного авторского права на изображение,

при участии в судебном заседании – согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ООО «3Д Спэрроу» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ИП ФИО2 о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 572790 в размере 25 000 руб., за нарушение исключительного авторского права на произведение изобразительного искусства «Изображение персонажа Буба» - в размере 25 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины, расходов на приобретение товара в размере 100 руб., почтовых расходов в размере 139 руб.

В обоснование заявленных исковых требований истец указывает на то, что ему предоставлена исключительная лицензия на использование указанного товарного знака, а также он является правообладателем произведения изобразительного искусства, однако ответчик без его разрешения реализовал товар с использованием данных объектов интеллектуальной собственности, 

Ответчик в отзыве на иск просил снизить размер компенсации, ссылаясь на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее – постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П), отмечая, что ответчиком был реализован один товар, стоимостью 100 руб., нарушение не носило грубого характера ввиду единичного наличия контрафактного товара и нарушения прав впервые, отсутствие негативных последствий для истца. Кроме того, ответчик указал на то обстоятельство, что товар был приобретен у ответчика до регистрации предоставления исключительного права на товарный знак по лицензионному договору истцу.

В судебном заседании представитель ответчика просил снизить размер компенсации по доводам, изложенным в отзыве на иск, дополнительно отметил, что ответчику не было заведомо известно о контрафактном характере товара, деятельность по продаже товаров с нарушением исключительных прав других лиц не является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя в судебное заседание не направил.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, на основании лицензионного договора от 04.01.2018 № 3Д_2018_Booba_03, заключенного между компанией 3Д СПЭРРОУ ГРУПП ЛИМИТЕД (лицензиар) и ООО «3Д Спэрроу» (лицензиат), последнему на условиях исключительной лицензии предоставлено право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 572790, произведений (персонажи фильма: Буба, Лула, Гуга, имена персонажей, сюжеты, реплики, фоны и декорации фильма, а также любые иные отдельные элементы фильма) любыми способами, включая предусмотренные в пункте 2.2 этого договора.

Кроме того, на основании договора о передаче (отчуждении) имущественных прав от 30.07.2013 № 20130730 истец (получатель) получил от ФИО3 (отчуждателя), являющегося автором, в полном объеме имущественные права на произведение «Изображение комедийного детского мультипликационного 3Д персонажа «БУБА» (16 вариантов)». Изображение передано истцу на компакт-диске CD-R и акту приема-передачи (пункт 3.1 данного договора).

Как указывает истец в заявлении, 01.12.2018 в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

...>, был реализован товар – компакт диск, содержащий изображение, сходное до степени смешения с названным выше товарным знаком и воспроизводящее также названное выше произведение изобразительного искусства. 

При этом согласия на использование данных результатов интеллектуальной деятельности истец ответчику не давал.

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование спорных товарного знака и произведения изобразительного искусства.

Не получив ответа на претензию, истец обратился с настоящим исковым заявлением в суд.

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного) (подпункты 2, 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

В пункте 91 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10) разъяснено, что предложение к продаже экземпляра произведения охватывается правомочием на распространение произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). Использование переработанного произведения (в том числе модифицированной программы для ЭВМ) без согласия правообладателя на такую переработку само по себе образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, является ли лицо, использующее переработанное произведение, лицом, осуществившим переработку.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у истца исключительной лицензии на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 572790 подтверждается представленными в материалы дела свидетельством о государственной регистрации этого знака, а также лицензионным договором от 04.01.2018 № 3Д_2018_Booba_03.

Также истцу принадлежит исключительное право на произведение изобразительного искусства «Изображение комедийного детского мультипликационного 3Д персонажа «БУБА» (16 вариантов)» на основании договора о передаче (отчуждении) имущественных прав от 30.07.2013 № 20130730, зарегистрированного Государственной службой интеллектуальной собственности Украины 18.04.2014 за регистрационным № 2447, свидетельством о регистрации авторского права на произведение от 08.07.2013 № 50010, нотариально удостоверенным протоколом осмотра от 04.04.2019 компакт-диска CD-R, содержащего изображения персонажа «БУБА».

Факт реализации именно ответчиком спорного товара подтверждается представленными в материалы дела просмотренной судом видеозаписью процесса приобретения этого товара, кассовым чеком от 01.12.2018, в котором имеется указание на фамилию, имя ответчика как продавца, его ИНН, фотоизображениями спорного товара и непосредственно данным товаром.

Сравнив товарный знак и рисунок «Изображение персонажа Буба», в защиту прав на которые обратился истец с настоящим исковым заявлением, с изображением на реализованном ответчиком товаре, суд отмечает следующее.

Указанные товарный знак и рисунок представляют собой изображение выдуманного существа, ассоциирующегося с домовым, покрытым волосяным покровом белого цвета по всему телу.

Суд, проведя сравнительный анализ товарного знака и изображения на реализованном ответчиком товаре в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482, пришел к выводу о сходстве товарного знака с изображением на упаковке компакт-диска до степени смешения, поскольку данное изображение воспроизводит форму, цветовое решение, смысловое значение этого товарного знака, а, следовательно, способно вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

Равным образом изображение на упаковке компакт-диска, реализованного ответчиком, выполнено с подражанием рисунку «Изображение персонажа Буба», о чем свидетельствует общие черты морды и тела, похожей на выдуманное существо, ассоциирующееся с домовым, покрытым волосяным покровом белого цвета по всему телу.

Кроме того, судом установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 572790 зарегистрирован, в частности, в отношении товара 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «компакт-диски» и других однородных товаров.

Реализованный ответчиком товар (компакт-диск) однороден перечисленным товарам, для которых зарегистрирован названный товарный знак, что обусловлено принадлежностью их к общей родовой группе, функциональным назначением, кругом потребителей, способами и местами их реализации.

Ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования спорных объектов интеллектуальной собственности.

Вместе с тем суд пришел к выводу об обоснованности требования истца о взыскании компенсации за незаконное использование только произведения изобразительного искусства «Изображение персонажа Буба» в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 постановления от 23.04.2019 № 10).

В пункте 62 постановления от 23.04.2019 № 10 отмечено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, не свидетельствующий о злостном нарушении ответчиком прав истца, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, вероятные убытки правообладателя, учитывая, что ответчик совершил нарушение исключительных прав впервые (доказательств обратного не представлено), стоимость реализованного товара, принимая во внимание, принципы разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, приходит к выводу о том, что компенсация за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства «Изображение персонажа Буба» подлежит снижению до 15 000 руб.

Суд не усматривает оснований для снижения компенсации ниже установленного законом предела компенсация, которое может быть осуществлено на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ или на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 5 пункта 64 постановления от 23.04.2019 № 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Ответчиком заявление о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации не сделано.

Равным образом не имеется оснований для снижения размера компенсации на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, поскольку такое уменьшение возможно лишь при наличии мотивированного заявления ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик на наличие всех указанных критериев в совокупности не ссылался и не представил соответствующих доказательств.

Однако суд не усматривает оснований для удовлетворения требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 572790, в связи со следующим.

В соответствии со статьей 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 названного Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

В пункте 70 постановления от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Как указано выше, истцу на основании лицензионного договора от 04.01.2018 № 3Д_2018_Booba_03 предоставлено право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 572790 на условиях исключительной лицензии любыми способами, включая предусмотренные в пункте 2.2 этого договора. Таким образом, истец является исключительным лицензиатом.

Предоставление права использования соответствующего товарного знака по указанному договору было зарегистрировано 26.02.2019 за № РД0287317. Соответственно предоставление права использования спорного товарного знака состоялось 26.02.2019.

Нарушение допущено ответчиком 01.12.2018, то есть до момента предоставления права использования (его регистрации) соответствующего товарного знака истцу на условиях исключительной лицензии любыми способами.

Истцом также представлено дополнительное соглашение от 01.03.2019 № 2 к указанному лицензионному договору, согласно пункту 2.1 которого вместе с правами, поименованными в пункте 1.1 лицензионного соглашения лицензиар передает лицензиату права требования к лицам, по фактам нарушения исключительных прав лицензиара на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 572790, перечисленных в приложении № 1 к этому дополнительному соглашению.

Право требования к должникам уступается в объеме, существующем на момент заключения названного дополнительного соглашения, включая сумму компенсации за нарушение прав лицензиара, все подлежащие, вследствие просрочки исполнения обязательств, начислению санкции, а также иные требования, связанные с неисполнением должниками своих обязательств по оплате (пункт 2.2 дополнительного соглашения).

Нарушение исключительного права на спорный товарный знак, допущенное 01.12.2018, указано в приложении № 1 к дополнительному соглашению от 01.03.2019 № 2.

Поскольку предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации, то с учетом разъяснений, приведенных в абзаце третьем пункта 70 постановления от 23.04.2019 № 10, дополнительное соглашение от 01.03.2019 № 2 подлежит регистрации в соответствующем порядке.

Однако истцом доказательств регистрации указанного дополнительного соглашения не представлено.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что у истца не возникло право требования компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, совершенное ответчиком.

На основании изложенного исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Расходы по приобретению вещественного доказательства в размере 100 руб. и почтовые расходы в размере 139 руб. также признаются обоснованными и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, поскольку в материалы дела представлены доказательства их фактического несения и связанности с рассматриваемом делом.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ООО "3Д СПЭРРОУ" удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304502816900036) в пользу ООО "3Д СПЭРРОУ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение изобразительного искусства «Изображение персонажа Буба» в размере 15 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 руб., расходы на приобретение товара в размере 100 руб., почтовые расходы в размере 139 руб.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения.

Судья        Е.Н. Чеснокова