ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-105014/2022

12 сентября 2023 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     06 сентября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  12 сентября 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  М. Л. Згурской

судей  М. Г. Титовой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания      А. И. Риваненковым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-23271/2023)  ИП ФИО2

на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.06.2023 по делу № А56-105014/2022 (судья О. В. Яценко), принятое

по иску  ИП ФИО3

к          ИП ФИО2

3-е лицо:  ООО «Фрутовит»,  ФИО4

о          запрете незаконного использования обозначения

при участии:  

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: не явился (извещен)

от 3-их лиц: не явились (извещены)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП 306501013700020; далее – ИП ФИО3, истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 304110206300237; далее – ИП ФИО2, ответчик), в котором просил: 

- запретить ответчику использовать обозначение «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки №617287, №617288 в частности: при перевозке, хранении, предложению к продаже, продаже товаров; 

- взыскать с ответчика за незаконное использование товарных знаков ИП ФИО3 денежную компенсацию в размере двукратной стоимости закупленных контрафактных товаров в сумме 242 071 руб. 20 коп., либо в размере двойной стоимости контрафактных товаров, введенных ответчиком в гражданский оборот за все периоды их реализации и содержащих в своих наименованиях слова «ФРУТОВИТ», «FRUTOVIT» (написание букв в любых регистрах), в зависимости от того, какая сумма будет выше. 

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец отказался от требования о запрете ответчику использовать обозначение «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки №617287, №617288 в частности: при производстве, перевозке, хранении, предложении к продаже, продаже товаров. 

Решением от 06.06.2023 суд прекратил производство по делу в части требования о запрете ответчику использовать обозначение «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки №617287, №617288 в частности: при производстве, перевозке, хранении, предложении к продаже, продаже товаров,  взыскал с ИП ФИО2 в пользу ИП ФИО3 242 071 руб. 20 коп.  компенсации и 7 841 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе ИП ФИО2 просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права. По мнению подателя жалобы, истец не представлено доказательств приобретения ответчиком спорного товара; представленная в материалы дела товарная накладная не содержит подписей и печатей сторон.

Представители лиц, участвующих в деле,  извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явились. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы сторонами не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания стороны не обращались. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие лиц, участвующих в деле, поскольку они извещены надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без их участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем следующих товарных знаков:

- № 334658, зарегистрирован 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 334659, зарегистрирован 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 348782, зарегистрирован 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- № 348783, зарегистрирован 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- № 370691, зарегистрирован 29.01.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 377548, зарегистрирован 23.04.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, орехи, финики, арахис, фундук;

- № 617288, зарегистрирован 25.05.2017 (приоритет 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

- № 617287, зарегистрирован 25.05.2017 (приоритет от 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- № 806526, зарегистрирован 12.04.2021 (приоритет от 03.10.2019) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- № 806527, зарегистрирован 12.04.2021 (приоритет от 03.10.2019) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Предприниматель является администратором доменных имен frutovit.com, frutovit.ru, на которых расположены интернет-сайты с информацией об истце и его товарных знаках.

В 2018 году истцу стало известно, что ООО «ФРУТОВИТ» незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками предпринимателя № 617287, № 617288, № 348783, № 334658, № 334659, № 348782, № 370691, № 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО «ФРУТОВИТ» 47 328 797 руб. 66 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 617287, № 617288.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу N А40-208181/20-105-989 с ООО «ФРУТОВИТ» в пользу предпринимателя взыскано 47 328 797 руб. 66 коп. компенсации.

ООО «ФРУТОВИТ» специализируется на производстве орехов, цукатов и сухофруктов, осуществляет оптовую торговлю указанной продукцией, то есть товарами, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца.

В ходе рассмотрения дела № А40-208181/2020 правообладателю стало известно, что 28.11.2019 ответчик осуществило закупку контрафактного товара у ООО «ФРУТОВИТ» на сумму 121 035 руб. 60 коп., что подтверждается товарной накладной от 28.11.2019 №313 и соответствующим счетом-фактурой. Штрихкоды, указанные в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ» напротив каждой позиции товара, свидетельствуют, что каждая позиция была реализована под брендом «ФРУТОВИТ».

В соответствии с пунктом 1587 ГОСТ 25868-91, штриховой код - это код, представляющий знаки с помощью наборов параллельных штрихов различной толщины и шага, которые оптически считываются путем поперечного сканирования. Электронные каталоги имеются в открытом доступе в сети Интернет, где можно проверить штрихкод и посмотреть данные о товаре.

Штрихкоды товарных накладных можно проверить в сети Интернет с помощью сайта www.barcode-list.ru и(или) сравнив их с товарными накладными ООО «ФРУТОВИТ» за период 2018 - 2020 годы, товары, проданные по которым, признаны контрафактными в рамках дела № А40-208181/2020.

В товарной накладной от 28.11.2019 №313 содержится позиция «Имбирь в сахаре цукаты 100 г», штрихкод, указанный в данной накладной: 4601577000361. Согласно информации сервиса www.barcode-list.ru данный штрихкод соответствует следующей продукции с наименованием «ИМБИРЬ В САХАРЕ 100ГР ФРУТОВИТ».

По мнению истца, предложенной в качестве примера последовательностью действий можно установить контрафактность всех позиций, указанных в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ». В наименовании продукции и на самих упаковках товара указано обозначение «ФРУТОВИТ», тождественное или сходное до степени смешения с товарными знаками истца, что установлено судом в рамках дела № А40-208181/2020.

Кроме этого, как указывает предприниматель, 07.10.2019  представителем истца от ООО «ФРУТОВИТ» получено коммерческое предложение, в котором указаны актуальные цены на дату 01.01.2019 года на продукцию с наименованием «ФРУТОВИТ» и штрихкоды (уникальные идентификаторы товара) продукции, полностью идентичные штрихкодам, указанных в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ», и имеющих отношение исключительно к бренду «ФРУТОВИТ», что подтверждает факт реализации контрафактного товара.

Полагая, что действиями общества нарушены исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 617287, № 617288, предприниматель направил в его адрес претензию с требованием о выплате компенсации.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения предпринимателя в суд с настоящим иском.

Суд удовлетворил иск.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что нарушение ответчиком исключительных прав истца подтверждается материалами дела, в том числе счетом-фактурой и товарной накладной от 28.11.2019 № 313.

Указанный вывод суда не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим.

Из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления № 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Вопреки положениям части 1 статьи 65 АПК РФ истец соответствующие доказательства в материалы дела не представил.

Представленная в материалы дела товарная накладная  от 28.11.2019 № 313 сторонами не подписана.

Доказательства приобретения ответчиком товаров по товарной накладной от 28.11.2019 № 313  с целью введения указанных в них товаров в гражданский оборот в материалах дела отсутствуют.

Акты фиксации нарушения или акты осмотра торговых залов ответчика, в которых были размещены товары под спорными товарными знаками, в материалы дела не представлены, контрольная закупка истцом не осуществлялась.

Выводы суда первой инстанции о контрафактности товаров не соответствуют обстоятельствам дела.

Штрих-коды, указанные в товарной накладной от 28.11.2019 № 313, не содержат в своем наименовании «ФРУТОВИТ».

Таким образом, истцом не подтверждено, что товар по товарной накладной от 28.11.2019 № 313 приобретен с целью введения его в гражданский оборот.

Протокол осмотра сайта «frutovit.com» с соответствующими скриншотами, подтверждение правообладателя товарных знаков, таблица с актуальными ценами на товар свидетельствуют о реализации контрафактных товаров ООО «ФРУТОВИТ».

Однако указанные доказательства не подтверждают факт реализации данного товара ответчиком.

Книги продаж, не заверенные налоговым органом, на которые ссылается предприниматель, не содержат указание на то, какой товар был продан по товарной накладной, а содержат только указание на сумму, номер и дату накладных и счетов-фактур.

Оценив, имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу, что истец не представил какие-либо доказательства, подтверждающие факт использования ответчиком обозначения «ФРУТОВИТ» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы названные товарные знаки, в частности при перевозке, хранении, предложению к продаже, продаже товаров в целях введения в гражданский оборот. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что приобретенный по спорной товарной накладной товар реализован ответчиком в розничной сети.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит отмене, а заявленные ИП ФИО3 требования - оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 06.06.2023 по делу №  А56-105014/2022  отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 306501013700020) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304110206300237) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

ФИО5

Судьи

 

М.Г. Титова

 ФИО6