РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-233444/24-27-1606

г. Москва

29 апреля 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 апреля 2025года

Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании рассмотрев дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО "СЛАВИЦА" (423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-Д ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, Д. 26, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 165001001)

ответчик: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (121059, Г.МОСКВА, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 30, К. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001)

о признании недействительным уведомления об отказе в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки по договору

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО "СЛАВИЦА" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с заявлением к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (далее – ответчик) о признании недействительным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2024 №2023Д34259 об отказе в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки по договору, зарегистрированного от 25.09.2020 №РД0341998, об обязании провести регистрацию изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки №№764257, 764258 по договору, зарегистрированного от 25.09.2020 №РД0341998, а именно: провести регистрацию Соглашения об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ИП ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>), входящий номер: 2023Д34259.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя истца, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец указал, что 12.12.2023 года ООО «Фабрика мороженого «Славица» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением о государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки №№764257, 764258 по договору, зарегистрированному от 25.09.2020 №РД0341998, а именно: о регистрации соглашения об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020 (далее - соглашение об уступке от 09.07.2020).

По результатам рассмотрения поступившего заявления Роспатент вынес решение в форме уведомления от 24.06.2024 №2023Д34259 об отказе в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки по договору, зарегистрированного от 25.09.2020 №РД0341998. В качестве правового обоснования в Заключении по результатам рассмотрения заявления Роспатент указал, что соглашение об уступке от 09.07.2020 не подлежит государственной регистрации, исходя из п. 2 ст. 1232 ГК РФ, пп. 1,2 ст. 389 ГК РФ.

Заявитель не согласен с отказом Роспатента в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки по договору, выводы, изложенные в уведомлении, не соответствуют закону, отказ в регистрации изменений нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности и подлежат признанию незаконными ввиду следующего:

Истец также указал, что ООО «Фабрика мороженого «Славица» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к ООО «Крымские традиции»: о запрете использовать обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком №764258 «Светофор», принадлежащим истцу, в том числе обязав ответчика в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счёт товары, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком №764258, принадлежащим истцу; упаковку (плёнку), содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 764258, принадлежащим истцу; о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака №764258 в размере 1 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены на стороне ответчика ООО «Кубань - Мороженое» и на стороне истца ИП ФИО1.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021 по делу №А83-1148/2021, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2021, иск удовлетворён частично, с ответчика в пользу истца взыскано 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2022 по делу №А83-1148/202, указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Судом кассационной инстанции указано, что при новом рассмотрении дела необходимо выяснить, возникло ли у истца право на предъявление исковых требований к ответчику, данный вопрос возник в контексте отсутствия государственной регистрации Соглашения об уступке от 09.07.2020.

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.09.2022 по делу №А83-1148/2021, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2023, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023, определением Верховного суда Российской Федерации №310-ЭС23-16031 от 15.09.2023, истцу отказано в полном объеме в удовлетворении исковых требований.

При новом рассмотрении факт нарушения исключительных прав на товарный знак подтвержден, вместе с тем во взыскании компенсации истцу отказано по причине отсутствия регистрации в Роспатенте Соглашения об уступке от 09.07.2020.

Арбитражные суды указали, что поскольку в соглашении от 09.07.2020 не определен конкретный перечень лиц и конкретный случай (факт) нарушения права правообладателя, то данное соглашение подлежит государственной регистрации на основании п. 2 ст. 389, п. 3,ст. 433, п. 2 ст. 1234 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», от 21.12.2017 №54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» с целью осведомления неопределенного круга лиц о состоявшейся уступке прав требования на возмещение убытков и выплаты компенсации.

В связи с этим в целях дальнейшей защиты своих прав и законных интересов заявитель обратился в федеральный орган исполнительной власти - Роспатент с заявлением о государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительного права на товарные знаки №№764257, 764258 по договору, зарегистрированного от 25.09.2020 №РД0341998, а именно: о регистрации Соглашения об уступке от 09.07.2020, входящий номер: №2023Д34259.

Заявитель не согласен с указанным решением, считает его противоречащим нормам действующего законодательства, в связи с чем обратился в суд.

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Учитывая требования указанных норм процессуального права, бремя доказывания по таким спорам распределяется следующим образом: на орган, осуществивший оспариваемые действия, возлагается бремя доказывания наличия полномочий на осуществления оспариваемых действий и соответствие оспариваемых действий закону и иным нормативным правовым актам, в то время как на заявителя возлагается бремя доказывания нарушения оспариваемыми действиями своих прав и законных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 АПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Как усматривается из материалов дела, государственная регистрация словесного товарного знака «» по заявке № 2000704549 с приоритетом от 3 марта 2000 года произведена Роспатентом 18 декабря 2001 года за № 764257 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ИП ФИО1

Государственная регистрация словесного товарного знака «» по заявке 2017705395 с приоритетом от 15 февраля 2017 года произведена Роспатентом 1 апреля 2019 года за № 764258 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ИП ФИО1

В результате отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, зарегистрированному 25 сентября 2020 года за № РД0341998, исключительные права на приведенные товарные знаки были переданы ООО «Фабрика мороженого «Славица».

В Роспатент 12 декабря 2023 года поступило заявление ООО «Фабрика мороженого «Славица» о государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, которое было ранее зарегистрировано 25 сентября 2020 года за № РД0341998.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение в форме уведомления от 24 июня 2024 года № 2023Д34259 об отказе в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору.

Оспариваемое решение Роспатента мотивировано следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Рассмотрение заявлений о государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки, предусмотренного пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, осуществляется в соответствии с Административным регламентом и Правилами .

В силу положений подпункта «в» пункта 17 Правил основанием для отказа в государственной регистрации является несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 Правил.

Как следует из подпункта «г» пункта 3 Правил, государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется в случае, если представлены документы, предусмотренные пунктом 6 Правил (при необходимости).

Согласно пункту 6 Правил в случае если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора, к заявлению должен быть приложен один из следующих документов: а) подписанное сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; б) нотариально удостоверенная выписка из договора, соглашения об изменении или расторжении договора; в) договор, соглашение об изменении или расторжении договора.

На основании 64 Административного регламента при рассмотрении заявления о государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки, Роспатент осуществляет проверку наличия документов, указанных в пункте 19 Административного регламента, соответствия указанных в них сведений друг другу, а также соответствия документов условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» - «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1232, 1488 ГК РФ.

В своем заявлении от 12 декабря 2023 года ООО «Фабрика мороженого «Славица» просила внести следующие изменения, касающиеся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, зарегистрированного 25 сентября 2020 года за № РД0341998:

«Передача права требования возмещения убытков и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 ко всем лицам, нарушившим исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258, за период с 25 июня 2020 года по 24 сентября 2020 года от индивидуального предпринимателя ФИО1 к ООО «Фабрика мороженого «Славица».

Роспатентом было установлено, что к заявлению, представленному и подписанному одной стороной договора, на основании которого изначально была произведена государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258, не приложено соглашение о внесении изменений в данный договор.

В материалы административного дела было представлено лишь соглашение об уступке права требования на возмещение убытков и взыскание компенсации, заключенное между ИП ФИО1 и ООО «Фабрика мороженого «Славица» 28 июля 2020 года. Однако приведенное соглашение, исходя из своего содержания, является отдельным договором, а именно: договором цессии. При этом соглашение от 28 июля 2020 года не содержит каких-либо положений, изменяющих договор, на основании которого была произведена государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258.

Таким образом, государственная регистрация изменений, касающихся отчуждения исключительных права на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, не отвечает требованиям, предусмотренным подпунктом «г» пункта 3 Правил. В связи с этим Роспатентом 14 февраля 2024 года было направлено уведомление о необходимости представления недостающих или надлежаще оформленных документов, устраняющих указанные недостатки.

Заявитель 2 мая 2024 года представил ответ на названное уведомление, к которому была приложена удостоверенная нотариально копия соглашения об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации, заключенного между ИП ФИО1 и ООО «Фабрика мороженного «Славица» 9 июля 2020 года.

Вместе с тем положения названного соглашения совпадают с положениями ранее представленного в материалы административного дела соглашения от 28 июля 2020 года и также не вносят изменения в договор, на основании которого Роспатентом 25 сентября 2020 года за № РД0341998 была произведена государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258. Данные обстоятельства заявителем не оспариваются.

Таким образом, представленные заявителем в Роспатент дополнительные материалы не устраняют ранее выявленные препятствия для государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору. В связи с этим государственная регистрация данных изменений противоречит подпункту «в» пункта 17 Правил.

Заявитель указывает, что отказ в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, мотивирован Роспатентом лишь выводом о невозможности государственной регистрации договора об уступке права требования.

По мнению заявителя, указанный вывод Роспатента не может являться основанием для отказа в удовлетворении его заявления, поскольку ранее вступившими в законную силу и обязательными для всех органов государственной власти судебными актами установлено, что уступка права требования на возмещение убытков и выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков подлежит государственной регистрации.

Вместе с тем указанный довод заявителя не соответствует действительности.

В оспариваемом решении Роспатента лишь отмечено, что в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1232 ГК РФ государственной регистрации подлежит распоряжение исключительным правом на товарный знак, а не сам договор, на основании которого оно производится. При этом положения статьи 389 ГК РФ, определяющие форму названного договора, не предусматривают его государственную регистрацию.

Однако приведенные утверждения представляют собой лишь общую позицию Роспатента относительно осуществляемых им в соответствии с действующим законодательством регистрационных действий и только дополняют ранее выявленные обстоятельства, препятствующие удовлетворению заявления ООО «Фабрика мороженого «Славица». 

Основанием для отказа в удовлетворении заявления явился тот факт, что заявитель не представил в Роспатент документы, согласно которым в договор, на основании которого была произведена государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки, были внесены изменения.

Роспатент отказал в государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных права на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, в силу его несоответствия подпункту «в» пункта 17 Правил во взаимосвязи с положениями подпункта «г» пункта 3 и пункта 6 Правил.

На основании изложенного решение Роспатента, принятое в форме уведомления от 24 июня 2024 года № 2023Д34259, соответствует нормам действующего законодательства.

Заявитель приводит довод о том, что согласно судебным актам по делу № А83-1148/2021 является допустимым государственная регистрация соглашения об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации, заключенного между ИП ФИО1 и ООО «Фабрика мороженного «Славица» 9 июля 2020 года.

По мнению заявителя, поскольку государственная регистрация уступки права требования действующим законодательством не предусмотрена, соответствующие регистрационные действия должны быть осуществлены Роспатентом по аналогии закона в рамках государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, которое было ранее зарегистрировано 25 сентября 2020 года за № РД0341998.

Вместе с тем соответствующие доводы заявителя являются необоснованными поскольку соглашение об уступке права требования является отдельным договором и не содержит каких-либо положений, изменяющих договор, на основании которого была произведена государственная регистрация отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258.

В связи с этим названное соглашение не может послужить основанием для государственной регистрации изменений, касающихся отчуждения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 764257, 764258 по договору, которое было ранее зарегистрировано 25 сентября 2020 года за № РД0341998.

При этом суд считает необходимым отметить, что с заявлением о регистрации непосредственно соглашения об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020 заявитель не обращался.

На основании изложенного решение Роспатента, принятое в форме уведомления от 24 июня 2024 года № 2023Д34259, соответствует нормам действующего законодательства, в связи с чем в требования ООО «Фабрика мороженого «Славица» удовлетворению не подлежат.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171, 197-201 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.И. Крикунова