ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12  

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 № 09АП-87790/2023

Дело № А40-281778/22

г. Москва

22 апреля 2024г.

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2024г. Постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2024г. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко, судей В.В. Валюшкиной, Б.В. Стешана, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального  предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного  суда города Москвы от 25 октября 2023 года по делу № А40-281778/22, по иску  Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  «НТ-МДТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), третьи лица Акционерное  общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Федеральное государственное бюджетное  учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Институт общей физики  им. А.М. Прохорова Российской Академии Наук» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии  Наук (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Федеральное государственное  автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный  исследовательский Томский политехнический университет» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской  академии наук (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), о взыскании компенсации,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.04.2022, ФИО3 по  доверенности от 21.04.2022,  

от ответчика: не явился, извещен, от третьих лиц: не явились, извещены, 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее –  истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с  ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (далее – ответчик) о взыскании  компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ №  188978 в размере 117 261 500 рублей 00 копеек, с учетом уточнений принятых в  порядке ст. 49 АПК РФ.  

Решением суда от 25 октября 2023 года в удовлетворении исковых требований  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН:  

<

***>) отказано.  

Индивидуальный предприниматель ФИО1, не  согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу, в которой считает его  незаконным, необоснованным.  

В своей жалобе заявитель указывает на то, Ответчиком не приведено ни одного  довода (доказательства), подтверждающего законный характер использования спорного  товарного знака, злоупотребления правом со стороны Истца не имеется.  

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить,  исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы  поддерживает в полном объеме.  

Ответчик в заседание апелляционного суда не явился, извещен. 

Как усматривается из материалов дела, предприниматель является  правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству  Российской Федерации N 188978, дата государственной регистрации 25.05.2000, дата  приоритета 21.10.1999, зарегистрированного для индивидуализации товаров 9-го  класса МКТУ "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические,  электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания,  измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для  записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители  информации; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с  предварительной оплатой; кассовые аппараты; счетные машины; оборудование для  обработки информации и ЭВМ; огнетушители".  

Первоначальным правообладателем указанного товарного знака являлось  закрытое акционерное общество "Нанотехнология МДТ" (далее - акционерное  общество "НТ-МДТ").  

Как указывал истец и по существу не оспаривал ответчик, между акционерным  обществом "НТ-МДТ" в лице конкурсного управляющего и предпринимателем был  заключен договор купли-продажи имущественного комплекса акционерного общества  "НТ-МДТ", предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности,  по условиям которого в собственность Предпринимателя переданы нематериальные  активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества  содержится в приложении N 1 к данному договору), в том числе исключительные права  на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978.  

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на  упомянутый товарный знак была совершена 17.09.2019 за N РД0310556.  

В обоснование иска предприниматель указывал, что им были выявлены факты  поставки обществом "НТ-МДТ" наукоемкого оборудования, относящегося к товарам 9- го класса МКТУ, в различные высшие учебные заведения и научные центры в рамках  исполнения Договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию № 319082988612205316 от 15 октября 2019 года, договора (контракта) № 2019.1582 (информация о  договоре № 77017084932190000460000) от 08 февраля 2019 года, № 026-19 (номер  договора в ЕИС: 1

<

***> 19 000028 000) от 24 декабря 2019 года, контракта №  

040А от 31 августа 2021 года, № 20 10 15 (информация о договоре №  86660008617200000770000) от 29 октября 2020 года.  

На поставленном в рамках вышесказанных контрактов (договоров)  оборудовании нанесен товарный знак, правообладателем которого является ИП  ФИО1 Данный факт также подтвержден Заключением эксперта № 402/22,  полученным сотрудниками УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.  

Истец ссылался на то, что использованием спорного товарного знака в  отсутствие разрешения правообладателя Ответчиком нарушено исключительное право  предпринимателя на спорный товарный знак.  

По факту незаконного использования товарного знака N 188978 истцом была  направлена в адрес ответчика претензия, отказ в удовлетворении которой в  добровольном порядке послужил основанием для обращения предпринимателя в  арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не  принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими  требованиями.  

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции  исходил из следующего.  

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на  товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978. Факт  принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак лицами,  участвующими в деле, не оспаривается.  

Поставки оборудования, на котором имелись изображения спорного товарного  знака, осуществлялись во исполнение заключенных государственных контрактов и  договоров, информация о которых содержится в открытом доступе в сети Интернет.  Согласно представленным в материалы дела документам и приложенным к ним  фотографиям на поставленном в рамках данного договора товаре имеется спорный  товарный знак.  

Факт поставки оборудования, содержащего обозначения, сходные до степени  смешения с товарным знаком Истца, Ответчик не отрицал, равно не представил  документального опровержения обстоятельствам поставок, на которые ссылался в  исковом заявлении Истец.  

Истец, пользуясь правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса  Российской Федерации, учитывая факт нарушения ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>)  исключительных прав на товарный знак № 188978, определил компенсацию в размере  117 261 500 рублей.  

Размер компенсации определен Истцом исходя из общей стоимости поставки  оборудования, поставленного в рамках вышеуказанных контрактов (договоров). Расчет:  6 810 000 + 17 398 750 + 3 750 000 + 17 672 000 + 13 000 000 = 58 630 750 рублей.  Двукратный размер стоимости реализованного ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>)  оборудования, на котором имеется товарный знак по свидетельству РФ № 188978,  составляет: 58630 750 рублей 00 копеек * 2 = 117 261 500 рублей 00 копеек.  

В обоснование возражений относительно предъявленных исковых требований о  взыскании компенсации, Ответчик на протяжении судебного разбирательства ссылался  на злоупотребление Истцом правом, которое, по его мнению, выражено в следующих  обстоятельствах.  

Так, Ответчик утверждал, что использовал товарный знак с согласия  первоначального правообладателя, являясь с ним аффинированными лицами.  

Также Ответчик утверждал, что первоначальным правообладателем данный  товарный знак не использовался с 2015 года. При этом Ответчик ссылался на  осведомленность истца о длительном использовании товарного знака ответчиком,  приобретения известности товарным знаком за счет действий ответчика.  

Ответчик также указывал, что из показаний ФИО1, ФИО4  (брат ФИО1) и ФИО5 (жена ФИО4) по аналогичному делу  (об оспаривании товарного знака No. 5753336 США - NTMDT с той же графикой) в  суде США становится очевидным, что при приобретении прав на товарный знак,  ФИО1 действовала исключительно в интересах своего брата и его жены.  Ответчиком в материалы дела была приобщена Копия протокола осмотра письменных  доказательств от 11.05.2023г. Данное заключение отвечает на вопросы -какой интернет  - ресурс был осмотрен в Протоколе, заверенном нотариусом г.Москвы ФИО6  от 11 мая 2023г., а также какие документы содержаться в вышеуказанном протоколе, в  частности, подтверждает наличие в деле об аннулировании регистрации товарного  знака НТ-МДТ на территории США письменных заявлений ФИО1  (Декларация от 23.04.2020), ФИО3 (Декларация от 29.04.2020), ФИО5 (Декларация от 09.10.2020), ФИО4(Декларация от 01.05.2020), ФИО7 (Декларация от 23.04.2020), которые подписаны собственноручно  вышеуказанными лицами, а также Договор купли-продажи исключительного права на  товарный знак «НТ-МДТ» от 24.03.2019, Лицензионное соглашение об использовании  товарного знака «НТ-ИМДТ» от 25.03.2019, касающихся обстоятельств приобретения  индивидуальным предпринимателем ФИО1 (истец по  настоящему делу) прав на товарный знак РФ № 188978.  

Доводы ответчика о наличии в действии предпринимателя признаков  злоупотребления правом были направлены в том числе на оспаривание размера  заявленных требований.  

Ответчик также указывал, что обращение с настоящим исковым заявлением  является попыткой получить защиту при отсутствии достойного защиты интереса в  отсутствие достоверных доказательств получения истцом вознаграждений,  соразмерных сумме взыскиваемой компенсации 117 261 500 рублей.  

Таким образом, в настоящем споре оценивая доводы ответчика о наличии в  действиях Предпринимателя признаков злоупотребления правом, суд первой  инстанции пришел к выводу об обоснованности данных доводов, исходя из следующих  обстоятельств.  

В данном случае истцом заявлены исковые требования о взыскании  компенсации 117 261 500 рублей, которая определена в двукратном размере стоимости  поставленного Ответчиком оборудования с нанесенным товарным знаком по  свидетельству N 188978.  

В целях опровержения вышеуказанных доводов ответчика о злоупотреблении  правом, истцом в материалы дела представлены следующие документы:  

- Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака   № 188978 от 01 апреля 2019 года, заключенный с ООО «ЭМТИОН» (с учетом  Дополнений №№ 1,2). Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования  товарного знака, с 01 января 2020 года составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч)  рублей, ежеквартально ;  

- Лицензионный договор № 5 о предоставлении права использования товарного  знака № 188978 от 02 июля 2021 года, заключенный с ООО «НОВА СПБ». Сумма  вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака составляет 1 000  000 (один миллион) рублей, ежеквартально;  

- Лицензионный договор № 6 о предоставлении права использования товарного  знака № 188978 от 12 января 2022 года, заключенный с ООО «НОВА ФОТОНИКС».  Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака составляет  500 000 (пятьсот тысяч) рублей, ежеквартально.  

Представленные в материалы дела истцом платежные документы об оплате  лицензионных платежей ( плательщик - ООО Нова СПБ и ООО «Нова Фотоникс»)  

свидетельствуют о произведении оплат после регистрации данных договоров в  Роспатенте, т.е. после сентября 2022 года.  

При этом суд первой инстанции отметил, что регистрации права использования  товарного знака, по вышеуказанным договорам и оплаты осуществлены уже после  даты совершения ответчиком поставки товаров маркированных спорным товарным  знаком (в обоснование исковых требований указаны факты поставки обществом "НТ- МДТ" в рамках исполнения Договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию №  31908298861-2205316 от 15 октября 2019 года, договора (контракта) № 2019.1582  (информация о договоре № 77017084932190000460000) от 08 февраля 2019 года, №  026-19 (номер договора в ЕИС: 1

<

***> 19 000028 000) от 24 декабря 2019 года,  контракта № 040А от 31 августа 2021 года – фактическая поставка согласно акта  10.11.2021; № 20 10 15 (информация о договоре № 86660008617200000770000) от 29  октября 2020 года.).  

В отношении представленного лицензионного договора, заключенный между  ООО «Эмтион» и ИП ФИО1 01 апреля 2019г. (до подачи на регистрацию  перехода права спорного товарного знака приобретенного по договору купли - продажи  между ЗАО «НТ-МДТ» и ИП ФИО1), суд первой инстанции отметил  следующее.  

09 января 2020г. сторонами было подписано Дополнение № 1 к Договору, где  были уточнены документы подтверждающие регистрацию товарного знака, а также  подтверждающие исключительные права на товарный знак.  

01 января 2020г. было подписано Дополнение № 2 к договору, согласно  которому пункт 2.1. был изложен в следующей редакции «Оплата вознаграждения  Лицензиару за право использования Товарного знака в соответствии с условиями  настоящего Договора производится Лицензиатом с 01 апреля 2019, в размере 12000  (двенадцать тысяч) рублей, ежегодно, с даты подписания Договора. С 01 января 2020  года, в размере 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, ежеквартально. Возможны  выплаты за весь год единовременным платежом, который должен быть до 31 декабря  текущего года.»  

Для регистрации предоставления права использования товарного знака,  вышеуказанные документы были поданы в Роспатент 13.01.2020г. Право  использования зарегистрировано 13.03.2020г.  

Вместе с тем, с учетом доводов ответчика, изложенных в дополнениях к отзыву  от 17.07.2022 о неотносимости доказательств и их противоречии, Истцом в ходе  рассмотрения настоящего дела было заявлено ходатайство об исключении из числа  доказательств копии Дополнения № 2 от 01.01.2020г. к лицензионному договору о  предоставлении права использования товарного знака № 188978 ,заключенного между  ИП ФИО1 и ООО «Эмтион», а также платежного поручения № 489 от 2921 и  платежного поручения № 500 от 30.12.2021 ( плательщик ООО «Нова СПБ»).  

Таким образом, исходя из представленных истцом вышеуказанных документов,  в частности лицензионных договоров, заключенных с ООО Нова СПБ и ООО «Нова  Фотоникс», а также с учетом всех изложенных обстоятельств, суд первой инстанции  пришел к выводу о том, что данные договоры и оплаты не соотносятся с периодами  нарушения исключительных прав истца, указанных в исковом заявлении.  

В отношении лицензионного договора с ООО «Эмтион», а также обстоятельств,  связанных с заключением данного договора, размера лицензионного вознаграждения и  обстоятельств оплаты, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что само по себе  предоставление права использования товарного знака за незначительные суммы при  предъявлении требования о взыскании компенсации в значительном размере,  существенно превышающим размер платы за право использования товарного знака,  является злоупотреблением правом.  

В данном случае, Обращение предпринимателя с иском к лицу, использующему  сходное со спорным товарным знаком обозначение о взыскании компенсации 117 261  500 рублей , не соответствующей определенной самим истцом ценности товарного  знака, что свидетельствует не о стремлении предпринимателя защитить право на  товарный знак, а о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него  необоснованного размера компенсации.  

Арбитражный суд Москвы посчитал, что совокупность установленных судом  обстоятельств является достаточной для вывода о наличии в действиях истца признаков  злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является  самостоятельным основанием для отказа в иске.  

Между тем, суд апелляционной инстанции не может с этим согласиться.  

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей  сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная  коллегия приходит к следующим выводам.  

При вынесении обжалуемого решения, суд первой инстанции основывался на  обстоятельствах использования спорного товарного знака до приобретения  исключительного права на товарный знак Истцом, осведомленности Истца о  длительном использовании товарного знака Ответчиком, приобретение известности  товарным знаком за счет действий Ответчика, предоставление права использования  товарного знака сторонним организациям за незначительную сумму, что было учтено  при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и  применения мер защиты.  

Истец, в опровержении вышеуказанных доводов, представил в материалы  настоящего дела ряд документов и доказательств, свидетельствующих об обратном.  

Истец обращал внимание суда первой инстанции на то, что согласно сведениям,  размещенным на сайте Российского агентства по патентам и товарным знакам,  предыдущий правообладатель - ЗАО «НТ-МДТ», который использовал самостоятельно  до конца 2015 спорный товарный знак, также заключал лицензионные договора  (которые были зарегистрированы в установленном законом порядке) с ООО  «Измерительные приборы» (ранее ЗАО «НТИ») и ООО «НТК».  

При этом данные компании, входящие в группу лиц (группу компаний) «НТ- МДТ» и/или «NT-MDT», аффилированные с ЗАО «НТ-МДТ», что подтверждается  определениями Арбитражного суда города Москвы по делам № А40-119764/16-88-157  «Б» от 14 сентября 2022 года и № А40-238657/17-71-333 от 24 марта 2022 года,  оформляли свои правоотношения по использованию спорного товарного знака в  установленном законом порядке, путем заключения соответствующих лицензионных  и/или дистрибьютерских договоров.  

Как пояснял Истец, Ответчику, являющемуся контролирующим должника ЗАО  «НТ-МДТ» лицом и привлеченным к субсидиарной ответственности по обязательствам  данной компании, было известно о заключении данных лицензионных договоров с  ООО «Измерительные приборы» (ранее ЗАО «НТИ») и ООО «НТК», а также о сумме  ежемесячных платежей по данным лицензионным договорам в размере 2 100 000  рублей за право использования товарного знака по свидетельству РФ № 188978.  

При этом использование знака обслуживания (товарного знака) не самим  правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен  лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного  знака.  

Таким образом, ЗАО «НТ-МДТ», предыдущий правообладатель товарного знака  по свидетельству РФ № 188978, использовал спорный товарный знак с 2000 года по  конец 2018 года (как сам лично, так и через компании, которым предоставлено право  использования товарного знака по лицензионным договорам).  

В материалы настоящего дела Ответчиком не представлено договоров об  отчуждении прав, о предоставлении лицензии (исключительной или  неисключительной) между ЗАО «НТ-МДТ» (предыдущего правообладателя) и ООО  «НТ-МДТ», равно как между ИП ФИО1 (нынешним правообладателем) и  Ответчиком.  

Согласно действующему законодательству лицензионный договор заключается  в письменной форме, если Гражданским кодексом Российской Федерации не  предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его  ничтожность (пункт 2 статьи 162, пункт 2 статьи 168, пункт 2 статьи 1234, пункт 2  статьи 1235 ГК РФ).  

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, отчуждение  исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права  использования такого результата или такого средства по договору, а также переход  исключительного права без договора подлежат государственной регистрации.  

Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет  недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход  исключительного права, его залог или предоставление права использования считается  несостоявшимся.  

Учитывая изложенное, у Ответчика не было законных оснований использовать  товарный знак по свидетельству РФ № 188978 для индивидуализации своей компании и  выпускаемой ими продукции, относящейся к 9 классу по МКТУ.  

Ответчиком не представлен лицензионный договор (либо иное соглашение), как  и доказательства государственной регистрации договора в установленном законом  порядке, следовательно, предоставление права использования товарного знака по  свидетельству РФ № 188978 не состоялось.  

Кроме того, факт, что ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) пользуется  репутацией третьего лица - ЗАО «НТ-МДТ», что подтверждается выданным УФАС по  городу Москве предупреждением № 08-09/2021 о прекращении действия, которые  содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства и решении  Арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2021 года по делу № А40129633/2021.  

Немаловажно отметить позицию Суда по интеллектуальным правам,  изложенную в Постановлении от 10 ноября 2023 года по делу № А40-272668/2022 о  признании незаконным решения от 22 ноября 2022 года № КТ/105508/22 об отказе в  возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства со стороны  

ИП ФИО1, выразившееся в заключении договора купли-продажи с ЗАО «НТ- МДТ», в лице конкурсного управляющего ФИО8, имущественного комплекса  ЗАО «НТ-МДТ», в состав которого входили исключительные права на товарный знак  по свидетельству № 188978, относительно доводов ответчика о приобретении  известности спорным товарным знаком за счет действий ООО «НТ-МДТ» (ИНН  

<

***>): «Общество в кассационной жалобе, помимо прочего отмечает, что не  рассмотрены в установленном порядке доводы о том, что оно использует спорное  обозначение в отношении товаров 9-го класса МКТУ, однородных тем, в отношении  которых предоставлена правовая охрана товарному знаку третьего лица.  

При этом, ссылаясь на введение в оборот товаров 09-го класса МКТУ,  маркированных спорным обозначением, общество, созданное согласно сведениям из  Единого государственного реестра юридических лиц 08.05.2013, не учитывает, что  товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 188978, в перечне  регистрации которого соответствующие товары 09-го класса МКТУ поименованы,  зарегистрирован еще 25.05.2000 (дата приоритета – 21.10.1999) на имя закрытого  акционерного общества «НТ-МДТ» (далее произошла смена наименования  

правообладателя на закрытое акционерное общество «Нанотехнология МДТ»). К  ФИО1 исключительное право на данный товарный знак перешло лишь в 2019  году. То обстоятельство, что общество на протяжении определенного времени (уже при  наличии зарегистрированного – задолго до создания общества – товарного знака по  свидетельству Российской Федерации № 188978) фактически на свой риск маркировало  спорным обозначением однородные товары 09-го класса МКТУ, не свидетельствует о  том, что в действиях ФИО1 по отношению к нему (в такой ситуации)  усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, которые являются  основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.  

В такой ситуации, помимо прочего, не имеется оснований для вывода о наличии  в действиях предполагаемого нарушителя признака недобросовестной конкуренции,  свидетельствующего о направленности его поведения на получение преимущества за  счет общества, а также об отличии избранного хозяйствующим субъектом способа  конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от  любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за  пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики. Принимая во  внимание принцип добросовестности участников гражданского оборота и  установленный законом запрет на использование обозначений, сходных или  тождественных товарным знакам иных лиц в отношении однородных товаров (услуг) в  отсутствие законных оснований, выводы судов о том, что обжалуемое решение  антимонопольного органа не нарушает права и законные интересы общества, являются  верными».  

Таким образом, данные судебные акты подтверждают, что именно Ответчик  незаконно воспользовался результатами многолетней производственной деятельности  других коммерческих предприятий, являлся компанией-клоном ЗАО «НТ-МДТ»,  выпуская аналогичную продукцию, для индивидуализации которой незаконно  использовал товарный знак по свидетельству РФ № 188978, не имея на это законных  оснований.  

Все вышеприведенные обстоятельства и вступившие в законную силу судебные  акты опровергают факт приобретения известности спорным товарным знаком за счет  действий Ответчика.  

Предоставление права использования товарного знака сторонним организациям  за незначительную сумму, неиспользование спорного товарного знака Истцом:  

Судебными актами по делу № А40-64463/20 по иску Индивидуального  предпринимателя ФИО1 к Обществу с ограниченной  ответственностью «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>), Обществу с ограниченной  ответственностью «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) запрещено использовать товарный  знак по свидетельству № 188978 для товаров 9 класса МКТУ, в том числе «атомно-силовые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», без  получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: изготавливать,  применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными  способами или хранить для этих целей товары 9 класса МКТУ, на которых нанесено  изображение товарного знака № 188978, в том числе, прекратить предлагать к продаже  с использованием сети Интернет на сайтах с доменными именами ooo.ntmdt.ru, ntmdt- si.ru или иными способами вводить в гражданский оборот товары 9 кл. МКТУ с  изображение указанного товарного знака.  

Судебными актами по делу № А40-64463/20 установлено, что с момента  приобретения товарного знака в 2019 году Истец – ИП ФИО1 использует  спорный товарный знак, так как производит и реализует товары 9 класса МКТУ как  сама лично, так и через ООО «Эмтион», с которым заключен лицензионный договор. В  действиях ИП ФИО1 отсутствуют факты злоупотребления правом при  приобретении и использовании спорного товарного знака.  

При рассмотрении дела № А40-64463/2020-110-468 Истцом – ИП ФИО1 представлялись сведения о договорах, заключенных со сторонними компаниями,  подтверждающее производство и реализацию товаров 9 класса МКТУ с 2019 года  (маркированных спорным товарным знаком), с учетом которых суд пришел к  вышеуказанным выводам.  

Истцом в материалы настоящего дела представлены налоговые декларации за  2019-2022 года, согласно которым доход ИП ФИО1 составлял: в 2019 году –  19 920 694 руб., в 2020 году – 39 512 793 руб.; в 2021 году – 16 673 629 руб.  

Факт использования правообладателем спорного товарного знака с 2019 года  при производстве и реализации товаров 9 класса по МКТУ, и соответственно  получение прибыли в существенном размере (подтверждающееся представленными  налоговыми декларациями), установлен решением суда по делу № А40-64463/2020.  

Также Истцом в материалы дела представлен ряд лицензионных договоров (в  том числе копии, полученные в ФИПС), которые зарегистрированы в соответствии с  действующим законодательством:  

1.Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного  знака № 188978 от 01 апреля 2019 года, заключенный с ООО «Эмтион» (с учетом  дополнительных соглашений №№ 1,2). Сумма вознаграждения Лицензиару за право  использования товарного знака, с 01 января 2020 года составляет 175 000 (сто  семьдесят пять тысяч) рублей, ежеквартально.  

2.Лицензионный договор № 5 о предоставлении права использования товарного  знака № 188978 от 02 июля 2021 года, заключенный с ООО «Нова СПБ». Сумма  вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака составляет 1 000  000 (один миллион) рублей, ежеквартально.  

3.Лицензионный договор № 5 о предоставлении права использования товарного  знака № 188978 от 12 января 2022 года, заключенный с ООО «Нова Фотоникс».  Сумма вознаграждения Лицензиару за право использования товарного знака составляет  500 000 (пятьсот тысяч) рублей, ежеквартально.  

Ежеквартальная сумма вознаграждения правообладателя товарного знака (ИП  ФИО1) составляет 1 675 000 рублей, что полностью опровергает доводы  Ответчика в части предоставления Истцом права использования спорного товарного  знака на незначительную сумму.  

Более того, по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ ГК РФ использование  товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого  знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически  использующим товарный знак, лицензионного договора.  

При этом, для целей указанной статьи ГК РФ одной воли правообладателя на  использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть  подтверждено фактическое использование товарного знака третьим лицом в  соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.  

Наличие между правообладателем и другим юридическим лицом,  использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри  холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №  135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим  лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в  другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия,  основанного на положениях учредительных документов или условиях договора  (например, положениях об исполнении другим лицом, использующим товарный знак,  функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнении  правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица,  использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие  воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии  

таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри  холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например, общего  собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие  правообладателя на использование товарного знака другим лицом.  

ФИО1 является одним из учредителей ООО «НТ-МДТ» (ИНН  

<

***>), ООО «Нова СПБ» (ИНН 

<

***>) и ООО «Нова Фотоникс»  (ИНН 

<

***>), а также единоличным исполнительным органом - генеральным  директором:  

-ООО «НТ-МДТ» (ИНН 

<

***>) с момента учреждения общества и до 2021  года;  

-ООО «Нова СПБ» (ИНН 

<

***>) с момента учреждения общества и по  настоящее  

время; 

-ООО «Нова Фотоникс» (ИНН 

<

***>) с момента учреждения общества и  по 2021 год.  

Будучи учредителем и генеральным директором вышеназванных обществ  ФИО1, кроме поступающих платежей по лицензионным договорам,  

получает также и иной доход от предпринимательской деятельности указанных  обществ.  

При этом основным видом деятельности всех указанных обществ - ООО «НТ- МДТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Нова СПБ» (ИНН 

<

***>) и «Нова Фотоникс»  (ИНН 

<

***>), входящих в одну группу компаний (по смыслу статьи 9 ФЗ № 135  «О защите конкуренции»), начиная с 2019-2020 года является разработка, производство  и продажа высокотехнологичного оборудования - сканирующих зондовых микроскопов  и атомно-силовых микроскопов под товарным знаком по свидетельству РФ № 188978.  Факт длительного использования указанными обществами товарного знака по  свидетельству РФ № 188978 подтверждают представленные договора и/или контракты  (с приложением к ним фото оборудования), заключенные ООО «НТ-МДТ» (ИНН  

<

***>), ООО «НОВА СПБ» (ИНН 

<

***>) и «Нова Фотоникс» (ИНН  

<

***>) с Заказчиками (различными научными центрами и федеральными  государственными бюджетными учреждениями науки) в период с 2019 года по 2023  год.  

Кроме того, на момент подачи иска и при рассмотрении настоящего спора  Ответчиком, несмотря на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда  города Москвы по делу № А40-64463/2020, продолжено незаконное использование  товарного знака по свидетельству РФ № 188978, а именно: в рамках исполнения  контракта № 0716-44-2022 на Поставку оборудования (Комплекс атомно-силовой и  поляризационной микроскопии) для МГУ имени М.В. Ломоносова  (Идентификационный код закупки № 221772908209077290100100260250000244) –  запись в единой информационной системе 1772908209022000425, что подтверждается  декларацией о стране происхождения товара (где в верхнем левом углу размещено  изображение товарного знака по свидетельству РФ № 188978), а также на сайте  Инновационного центра «Сколково».  

Более того в производстве Зеленоградского ОССП по г. Москве находится  исполнительное производство № 56338/22/77012-ИП от 25.05.2022 года, возбужденное  на основании исполнительного листа от 05.05.2022 года, выданного Арбитражным  судом города Москвы по делу № А40-64463/2020 в части неимущественных  требований (не оконченное по настоящее время).  

Таким образом, Ответчиком не приведено доказательств подтверждающего  законный характер использования спорного товарного знака.  

Указанная позиция также подтверждается постановлением Девятого  Арбитражного апелляционного суда по делу А40-83721/22, которым требования  Индивидуального предпринимателя ФИО1 были частично удовлетворены.  

Вместе с тем, апелляционный суд соглашается с позицией ответчика о том, что  заявленный истцом размер компенсации за незаконное использование товарного знака  по свидетельству РФ № 188978 является необоснованно завышенным, и, исходя из  размера вознаграждения по представленным истцом лицензионным договорам не  соответствующей определенной самим истцом ценности товарного знака, в связи с чем,  полагает возможным снизить размер заявленной компенсации, установив баланс между  применяемой к ответчику мерой ответственности и оценкой действительного размера  ущерба, причиненного истцу нарушением его исключительных прав до однократной  стоимости реализованного ООО «НТ-МДТ» оборудования в размере 58630750 руб.  

Данный размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а  также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом,  безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов  интеллектуальной собственности.  

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу,  арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит отмене.  

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 октября 2023 года по  делу № А40-281778/22 отменить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1  компенсацию в размере 58 630750 руб., государственную пошлину размере 203 000  руб.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным  правам.  

Председательствующий судья Ю.Н. Кухаренко  

Судьи: В.В. Валюшкина  

 Б.В. Стешан