АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-41940/20

14 мая 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   11 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен            14 мая 2021 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Учитель" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Аль Пако" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании компенсации

при участии:

от истца: представитель не явился;

от ответчика: представитель ФИО2, доверенность от 12.02.2021 г.;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Учитель" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аль Пако" о взыскании 9 144 000 руб. компенсации  за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 651251, 17 300 руб. расходов по составлению нотариальных протоколов осмотра письменных доказательств, 1 188 руб. расходов по приобретению товара, почтовых расходов, 20 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а также обязать ответчика изъять из оборота весь контрафактный товар (с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований).

Истец в судебное заседание не явился, через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» направил ходатайство об отложении судебного заседания.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, просил в иске отказать.

Судом отказано в ходатайстве истца об отложении судебного заседания, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику, в том числе к медиатору, в целях урегулирования спора. На основании пункта 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства, в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий. У истца имелось достаточное количество времени для подготовки и предоставления дополнительных доказательств и пояснений.

Суд на основании ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации счел возможным рассмотреть заявление без участия истца, уведомленного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов  дела, общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» является правообладателем товарного знака «ЛЭПБУК LAPBOOK» (свидетельство № 651251, дата регистрации 09.04.2018г., срок действия до 07.06.2027г., класс МКТУ 16).

В интернет-магазине ozon.ru, а также в интернет-магазине wildberries.ru обществом с ограниченной ответственностью «ХГМ ГРУПП» был введен в гражданский оборот путем производства и предложения к продаже товар: Книжка-папка с карточками и вкладышами "Транспорт"; Книжка-папка с карточками и вкладышами "Профессии"; Книжка-папка с карточками и вкладышами "Животные", на котором присутствует изображение в виде словесного обозначения «LAPBOOK», схожее до степени смешения с товарным знаком № 651251, что подтверждается протоколами осмотра интернет-сайтов (ozon.ru, wildberries.ru) от 27 января 2020 года.

По мнению истца, общество с ограниченной ответственностью «ХГМ ГРУПП»  нарушило исключительное право истца на товарный знак. Нарушение выразилось в незаконном использовании товарного знака, зарегистрированного под № 651251, путем введения обществом товара с нанесенным на него обозначением сходным до степени смешения с указанным товарным знаком, в гражданский оборот без согласия истца.

С целью досудебного урегулирования спора истцом 29.01.2020 в адрес общества с ограниченной ответственностью «ХГМ ГРУПП» была направлена претензия с требованием о прекращении введения в гражданский оборот (изготовление, хранение, предложение к продаже, рекламе, реализации в том числе через сеть интернет) товаров, а также выплате компенсации в размере 3 500 000 руб. 

10.07.2020 года общество с ограниченной ответственностью «ХГМ ГРУПП» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬ ПАКО».

Указанная претензия была оставлена ответчиков без финансового удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В процессе рассмотрения настоящего спора истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено ходатайство об уточнении размера исковых требований, согласно которому истец просил взыскать с ответчика 9 144 000 руб. компенсации  за нарушение исключительных прав на товарный знак № 651251, 17 300 руб. расходов по составлению нотариальных протоколов осмотра письменных доказательств, 1 188 руб. расходов по приобретению товара, почтовых расходов, 20 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а также обязать ответчика изъять из оборота весь контрафактный товар.

Исследовав все представленные доказательства по делу и дав им оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков)

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Одновременно с этим, статья 1483 Кодекса закрепляет положения, в силу которых не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Как следует из материалов дела, ООО «ХГМ ГРУПП» было направлено возражение о предоставлении правовой охраны товарному знаку № 651251 в Палату по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФГБУ ФИПС Роспатента).

ООО «Аль Пако», как правопреемник ООО «ХГМ ГРУПП», полностью поддержало доводы правопредшественника и продолжило участие в процессе рассмотрения указанного возражения.

По результатам рассмотрения указанного возражения  Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) было принято решение о несоответствии товарного знака по свидетельству № 651251 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ «книги», и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 651251 недействительным частично, а именно: в отношении товаров 16 класса МКТУ «книги».

Указанное решение было утверждено решением Роспатента от 30.12.2020г. и получено ООО «Аль Пако» 19.01.2021г. 

Согласно ст. 1513 ГК РФ, в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков. Факт внесения изменений в государственный реестр товарных знаков подтверждается извещением, касающегося товарных знаков, знаков обслуживания на основании Решения Роспатента от 30.12.2020.

Фактически существо спора, возникшего между истцом и ответчиком, сводится к определению того, относится ли реализуемый ответчиком товар к 16 классу МКТУ "книги", поскольку  выяснение данного обстоятельства обуславливает охраноспособность товарного знака, принадлежащего ООО "Издательство "Учитель" в отношении указанного вида товара.

Истец полагает, что  Книжка-папка с карточками и вкладышами "Транспорт"; Книжка-папка с карточками и вкладышами "Профессии"; Книжка-папка с карточками и вкладышами "Животные", реализуемые ООО "АЛЬ ПАКО", относятся к 16 классу МКТУ  "материалы для обучения (за исключением приборов)".

Рассмотрев данный довод, суд установил следующее.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. 

Как указано в решении Роспатента от 30,12.2020 обозначение «Iapbook - лэпбук» употребляется как: «самодельная интерактивная папка по определенной теме», «самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями», «лэпбук - не просто поделка. Это наглядно-практический метод обучения», «самодельная интерактивная папка с кармашками, окошками, вставками, которые можно доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению» и т.п. Материалы сайтов  не содержат каких-либо сведений из специализированных энциклопедий, при этом слово «лэпбук» употребляется как средство развития познавательных способностей детей дошкольного возраста или как средство обучения, или интерактивное пособие.

При этом представленные материалы не содержат каких-либо доказательств того, что обозначение «lapbook - лэпбук» использовалось длительное время в качестве названия книги работниками издательств, специалистами в области образования, потребителями, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «lapbook - лэпбук» потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товаров 16 класса МКТУ «книги».

Исходя из указанных выше обстоятельств, Роспатент указал, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (07.06.2017) товарный знак по свидетельству №651251 не обладал различительной способностью, и превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Анализ материалов возражения показал, что такого вида товара как «Iapbook лэпбук» не существует. Вместе с тем, согласно источнику «Пермский педагогический журнал», № 7, 2015 г. обозначение «лэпбук» употребляется как «книжка (лэпбук)». В источнике «Молодой ученый. VI Международная научная конференция «Проблемы и перспективы развития образования», 2015 г. слово «лэпбук» употребляется как «коллекция маленьких книжек с кармашками... Это книга, которую учащийся собирает сам».

Таким образом, Роспатент установил, что оспариваемый товарный знак способен характеризовать товары 16 класса МКТУ «книги».

Кроме того, Роспатентом при вынесении решения также учтено то обстоятельство, что на дату подачи возражения на сайтах сети Интернет, обложках печатной продукции разных издательств и иных материалах обозначение «lapbook - лэпбук» присутствует в качестве названия тематической или интерактивной книжки в виде папки производства разных издательств (Эксмо, Бином детства, РОСМЭН, Ювента, ООО "Альмарин", Домашнее издательство "Скребейко"), ввиду чего есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, характеризует товары 16 класса МКТУ «книги», указывает на их свойства, то есть является прямой характеристикой, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении специалистов-лингвистов указано, что лексема «лэпбук» пока не обладает единым унифицированным значением, отсутствует в нормативных, справочных и толковых словарях, а также словарях заимствованных слов конца XX - начала XXI века. Однако специалисты-лингвисты не отрицают, что слово «lapbook - лэпбук» является производным от двух английских корней, где «lар» - колени, «book» - книга (если переводить дословно: «книжка на коленях» или «наколенная книжка»). В настоящее время с учетом быстрого развития бизнеса и коммуникаций много различных иностранных слов переходят в лексикон русскоязычных слоев населения и потребителю становится очевидным заложенный в слово смысл.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.12.2020 сторонами не оспорено, не признано недействительным.

 Таким образом, очевидно, что слово "lapbook - лэпбук" является указанием на определённый вид детских книжек и обозначает книгу-раскладушку, содержащую различный методический материал для изучения и закрепления определенной темы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Судом также учтено, что непосредственно на обложке спорного товара производителем указано: книжка-папка с карточками и вкладышами, что создает у потребителя однозначно впечатление о свойствах и характеристиках приобретаемого товара.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд отказывает в удовлетворении исковых требований как о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, так и в удовлетворении требования об изъятии из оборота контрафактного товара.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на проигравшую сторону.

С истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию 54 720 руб. государственной пошлины, с учетом увеличения истцом в процессе рассмотрения спора суммы исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Учитель" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 54 720 руб. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                              В.С. Бирюкова