Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А50-29458/2023

20 марта 2024 года

город Пермь

 

Резолютивная часть решения вынесена 14 марта 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 20 марта 2024 года

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О., при ведении протокола судебного секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Арсенал Кама»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

 

при участии в судебном заседании, открытом 11.03.2024,  представителя истца ФИО2, по доверенности № 039/73-2023-ДОВ от 04.05.2023, представлен паспорт, диплом о высшем образовании, участвует через систему «Онлайн-заседание»; 

при участии в судебном заседании, открытом 14.03.2024,  представителя истца ФИО2, по доверенности № 039/73-2023-ДОВ от 04.05.2023, представлен паспорт, диплом о высшем образовании, участвует через систему «Онлайн-заседание»; представителя ответчика ФИО3, по доверенности от 17.11.2022 , представлен паспорт, диплом о высшем образовании,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»  (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Арсенал Кама» (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» в размере 500 000 руб.

Требования истца обоснованы правовыми ссылками на статьи 1225, 1229, 1252, 1259, 1301, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Представитель ответчика просит приобщить к материалам дела направленный ранее дополнительный отзыв (вх. 13.03.2024). Дополнительный отзыв, в порядке ст. 67 АПК РФ, приобщен к материалам дела.

Представитель истца на исковых требованиях настаивает в полном объеме, по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Ответчик с требованиями не согласен, поддерживает позицию, изложенную в отзыве (вх. 22.01.2024), дополнительном отзыве (вх. 13.03.2024), указывает на то, что он не имеет отношения к сайту www.spb.arsenal-kama.ru. Данное доменное имя ответчиком не регистрировалось, а сайт не администрировaлся. В связи с чем, истцом не доказано, что именно ответчик осуществлял незаконное использование товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН. Ответчик обращает внимание на то, что потенциальным  поставщиком спорной продукции могло стать ООО «Спецэмаль», поскольку данная организация называла  себя официальным дилером АО «Никимт-Атомстрой». Ответчик ссылается на дело№ A41-61767/2022 которым установлено, что ООО «Спецэмаль» законно ввело в оборот продукцию с наименованием ЭПОФЕНИПЛЕН с согласия АО «Никимт-Атомстрой». 

Кроме того, ответчик указывает, что ранее в его адрес поступало коммерческое предложение (прайс) от ЗАО ПКФ «Спектр». В ответ на запрос ответчика, которое  предоставило прайс на свою продукцию. Среди указанной продукции значился, в том числе и эпофениплен; при этом,  ЗАО ПКФ «Спектр» имеет заключенный с истцом лицензионный договор и обладал законным правом на использование данного товарного знака и реализацию продукции под этим наименованием. 

Таким образом,  полагает, что его действия не нарушают прав истца,  заявил  ходатайство о снижении размера компенсации до 10 000 руб. 

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, в соответствии со ст. ст. 65, 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству №439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности, представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01- вещества химические для изготовления красок.

02- краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

06.04.2022 истцом в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет было установлено, что ООО ПКФ «Арсенал Кама» неправомерно использует Товарный знак путем предложения к продаже на своей странице в сети Интернет по адресу: https://www.arsenal-kama.ru/catalog/lakokrasochnye-materialy/emali-grunt-emali/emal-ep-5285-epofeniplen/ продукции: эмаль ЭП-5285 Эпофениплен.

Интернет-страница, на которой состоялось нарушение исключительного права на товарный знак, содержит данные, принадлежащие ответчикам.

Истцом в материалы дела представлен скриншот страницы https://www.arsenal-kama.ru с размещением на ней предложения о покупке товара.

Из материалов дела следует, что ответчик является владельцем сайта с доменным именем https://www.arsenal-kama.ru, расположенной по адресу: https://www.arsenal-kama.ru/catalog/lakokrasochnye-materialy/emali-grunt-emali/emal-ep-5285-epofeniplen, что подтверждается скриншотами страницы сайта, согласно которым на сайте, в разделе с названием «Карта партнера», содержатся сведения, идентифицирующие ответчика, а именно указаны: наименование, ИНН/КПП, ОГРН, юридический, фактический и почтовый адреса, номер телефона и факса, а также банковские реквизиты ответчика.

Права на использование товарного знака истец  ответчику  не передавал, в связи с чем, действия ответчика нарушают исключительные права истца на средство индивидуализации товара и на результат интеллектуальной деятельности.

В связи с чем, истец считает, что ответчик использует обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН» при продаже товаров, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав истцом в порядке досудебного урегулирования спора 19.04.2022 была направлена ответчику претензия от 14.04.2022 о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Направленная 19.04.2022 истцом в адрес ответчика претензия, оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН»,  последний обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пп. 2-4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно положениям п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как указано выше, истец обладает исключительными правами на спорный товарный знак, в отношении которого было зафиксировано нарушение со стороны ответчика.

Истцом представлены доказательства, а ответчиком не оспорено, что на сайте https://www.arsenal-kama.ru, по адресу: https://www.arsenal-kama.ru/catalog/lakokrasochnye-materialy/emali-grunt-emali/emal-ep-5285-epofeniplen,  ответчиком было размещено предложение о продаже продукции эмали, на котором присутствует изображение, до степени смешения схожее с товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН». 

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав.

При сравнении изображения товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» и предлагаемой к продаже продукции эмали, суд усматривает визуальное и графическое сходство внешнего вида, которое делает товарный знак  «ЭПОФЕНИПЛЕН» узнаваемым.

Вопрос об оценке сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Вывод о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Доказательств, подтверждающих, что правообладатель передал ответчику исключительные права на использование товарного знака, ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, проведя сравнительный анализ противопоставляемых обозначений, суд установил их визуальное сходство, поскольку расположение отдельных частей товарного знака совпадает, в связи с чем, пришел к выводу о возможности ассоциировать сравниваемый объект один с другим, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения. 

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование товарного знака, ответчиком в материалы дела не представлено.

Данные обстоятельства влекут вывод суда о нарушении ответчиком исключительного права истца на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН».

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, позволяет последнему по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015, п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Определяя размер компенсации, суд учитывает, что правообладатель в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации, в том числе за каждый случай размещения товарного знака на одном материальном носителе (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 9414/12).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» в размере 500 000 руб.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 61 постановления Пленума от 23.04.2019 №10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с пунктом 62 указанного постановления по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного произвольного снижения размера компенсации со стороны суда.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на то, что не имеет отношения к спорному сайту; просит уменьшить размер компенсации до 10 000 руб.

Как следует из представленных в материалы дела скриншотов  страниц ответчика https://www.arsenal-kama.ru/catalog/lakokrasochnye-materialy/emali-grunt-emali/emal-ep-5285-epofeniplen с сайта https://web.archive.org ответчиком предлагалась  к продаже продукция эмали ЭП-5285 словесного обозначения ЭПОФЕНИПЛЕН, сходного до степени смешения с товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН», на сайте которого, содержатся сведения, идентифицирующие ответчика, в связи с чем, довод о том, что данный сайт ответчику не принадлежит, судом не принимается.

При этом, суд обращает внимание на то, что в разделе «Контакты в других городах» фигурирует г.Санкт-Петербург, таким образом, приставка spb., yroslavl и другие появляется в связи с выбранным покупателем городом.

В связи с чем, довод о том, что ответчик не имеет отношения к указанному выше сайту, судом не принимается.

При этом,  доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, не являются основанием для его освобождения от гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака.

Доказательства того, что ответчик предлагал к продаже товар, законно введенный в гражданский оборот, не представлены.

Как следует из обстоятельств дела, ответчик просил снизить размер заявленной истцом компенсации до 10 000 руб.

В обоснование заявленного ходатайства ответчик ссылался на то, что эпофениплен является специфичным материалом  с узкой сферой применения и не расчитан на широкий круг потребителей; ответчик не осуществлял реализацию товара с наименованием эпофениплен. товарный знак не размещался на товаре;  ответчик ранее к ответственности за нарушение исключительных прав не привлекался, при получении претензии использование прекратилось. Использование не носило грубого характера; истец не понес имущественных потерь; ответчик осуществляет реализацию лакокрасочных материалов и промышленной химии, однако  продукция под маркой эпофениплен никогда им не реализовывалась.

Принимая во внимание фактические обстоятельства рассматриваемого дела, объем представленных сторонами доказательств, суд исходит из того, что присуждение истцу компенсации за незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» № 439290  в размере 200 000 рублей 00 копеек по факту использования товарного знака с 2017 года до 2022 года, исполнение требований правообладателя о прекращении использования спорного товарного знака ответчиком сразу после направления претензии, отсутствие данных об использовании и размере использования товарного знака лицензиатами в период двух лет, непосредственно предшествовавших совершению нарушения, отсутствие доказательств наступления негативных последствий, повлекших убытки для истца, принимая во внимание способ (указание в составе продукции) и объем незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, отсутствие размещения рекламы ответчиком со спорным товарным знаком, является необходимой и достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

С учетом вышеизложенного, исковые требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав подлежат  удовлетворению частично в размере 200 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

От суммы исковых требований 500 000 рублей подлежит уплате государственная пошлина в размере 13 000 рублей 00 копеек.

При обращении с исковым заявлением истцом оплачена государственная пошлина в размере 13 000 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением № 17734 от 08.06.2022.

В силу статьи 110 АПК РФ с учетом принятого решения по делу расходы по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (40%), и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 5 200 рублей 00 копеек. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края   

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Арсенал Кама»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на  товарный знак № 439 290 в размере 200 000 руб.,  а  также судебные расходы по оплате государственной  пошлины  5 200  руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                            Ю.О. Кремер