Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-12294/2021

19 сентября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Мироновой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Оболенской Д.С.,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Букстар» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Дом Печати Издательства Книготорговли «Капитал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании компенсации,

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Умная Маша» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при участии в судебном заседании - согласно протоколу судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Букстар» (далее – общество «Букстар») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дом Печати Издательства Книготорговли «Капитал» (далее – издательство) с требованием о взыскании с издательства в пользу общества «Букстар» компенсации в размере 2 624 400 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 406400, о взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 36 122 руб. (с учетом уточнения исковых требований от 12.09.2023, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Умная Маша» (далее – общество «Умная Маша»).

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что ему принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 406400, однако ответчик без его разрешения использовал его при осуществлении своей предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией товаров (книг), однородных тем, для которых этот знак зарегистрирован.

Истец указал на то, что издательство нарушило его исключительное право на товарный знак, что выразилось в использовании спорного обозначения следующими способами: размещение на товаре и его хранение; размещение на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; введение в гражданский оборот товара с незаконным использованием товарного знака; использование товарного знака в предложениях о продаже товара, в том числе в сети «Интернет»; использование товарного знака в мобильном приложении; распоряжение правом на товарный знак при заключении соглашений.

Истец обосновал компенсацию со ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и следующим расчётом: 40 000 * 32,805 * 2 = 2 624 400, где 40 000 – количество экземпляров контрафактной продукции, а 32,805 руб. – оптовая средняя цена реализации единицы контрафактной продукции.

Ответчик в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представил отзыв на исковое заявление, в котором ссылался на отсутствие у истца права на взыскание компенсации с ответчика, а также не согласился с заявленным размером компенсации ввиду его несоразмерности последствиям нарушения и доводами истца об использовании товарного знака. Также издательство ссылалось на пропуск срока исковой давности.

В дополнениях к отзыву издательство, ссылаясь на обстоятельства, установленные в рамках дела № А56-15531/2021, указало, что в рассматриваемом случае издательство и общество «Умная Маша» действовали совместно для достижения общей экономической цели – выпуск продукции, в составе которой было использовано спорное обозначение. При этом инициатором последовательности действий, направленных на достижение указанной цели, выступало общество «Умная Маша», которое являлось разработчиком оформления такой продукции (макета).

Издательство указало, что совершенные им и обществом «Умная Маша» действия являются неотъемлемыми частями (этапами) одного издательского процесса и ни одно из них не могло существовать отдельно.

Ответчик полагает, что истец намеренно разделил единое нарушение на «эпизоды», заявив к его участникам самостоятельные иски, увеличив тем самым сумму истребуемой компенсации фактически за одно и то же правонарушение.

Третье лицо также представило отзыв, дополнение к нему и дополнительные письменные пояснения, в которых выразило несогласие с исковыми требованиями, поддержало доводы ответчика, просит отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Общество «Умная Маша» указало, что действия по использованию спорного обозначения обществом и издательством охватываются единой экономической целью, совершены с единым умыслом.

В рамках сублицензионного договора от 10.12.2015 № 10-12/15УМ-К лицензия была предоставлена обществом «Умная Маша» и приобретена издательством с единственной экономической целью и для достижения единого результата – извлечение прибыли от изготовления и реализации конкретного тиража книгопечатной продукции.

Ответчик и третье лицо также выразили позицию о том, что в действиях истца по подаче настоящего иска могут усматриваться признаки злоупотребления правом и попытки незаконного обогащения за счет ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования (с учетом принятого судом уточнения), просил иск удовлетворить.

Представители ответчика и третьего лица возражали против удовлетворения иска.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «АЗБУКВАРИК» по свидетельству Российской Федерации № 406400 с приоритетом от 15.01.2009, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 3, 9, 16, 25, 28, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

По мнению истца, ответчик незаконно использовал обозначение, сходное со спорным товарным знаком, при производстве и реализации книг «Смешарики: Азбукварик с 3D картинками», выпущенных в 2016-2017 годах двумя тиражами в общей сумме 40 000 экземпляров.

При этом правообладатель товарного знака не предоставлял издательству разрешения на его использование, в связи с чем, направил в адрес издательства соответствующую претензию.

Истец, ссылаясь на то, что издательство оставило претензию без удовлетворения, полагая, что своими действиями он нарушает исключительное право общества «Букстар» на названный товарный знак, обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у истца исключительного права на товарный знак, в защиту которого был предъявлен настоящий иск, подтверждается представленным в материалы дела свидетельством на товарный знак и сведениями о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

При этом, суд отклоняет довод ответчика об отсутствии у истца прав на предъявление требований о выплате компенсации в силу следующего.

Так, издательство указало на то, что оба тиража, в отношении которых заявлены исковые требования, были изданы (05.05.2016 и 05.06.2017) до того момента, как общество «Букстар» стало правообладателем спорного товарного знака; договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенный между предыдущим правообладателем и обществом «Букстар» был зарегистрирован 02.10.2017.

Ссылаясь на пункт 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), издательство указало на то, что общество «Букстар» не уполномочено заявлять требование о взыскании компенсации в рамках настоящего дела, поскольку оно не являлось правообладателем спорного товарного знака на момент выпуска тиражей спорных книг, а соответствующее соглашение, зарегистрированное в установленном порядке, об уступке обществу «Букстар» права требования компенсации в материалах дела отсутствует.

Согласно пункту 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.10.2017. Согласно условиям названного договора прежний правообладатель товарного знака общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Азбукварик» (ОГРН 

<

***>) передал истцу все права на товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 Постановления № 10 при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Однако согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (далее – Постановление № 54) и в абзаце третьем пункта 70 Постановления № 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения.

Исходя из данных нормативных положений для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

В материалы представлено дополнительное соглашение к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020, в соответствии с которым ООО «Издательский дом «Азбукварик» уступлено в пользу истца право требовать в полном объеме возмещения убытков/выплаты компенсации за любые нарушения исключительных прав на словесный товарный знак №406400 за период до 02.10.2017.

Согласно пункту 1.1 и подпунктам 1.1.1 и 1.1.2 дополнительного соглашения к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020 ООО «Издательский дом «Азбукварик» передает, а истец принимает право требования возмещения убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 406400 при выпуске, предложении к продаже и реализация детских книг издательством (международный стандартный номер книги (ISBN) 978-5-9907570-9-7) в количестве как минимум 40 тысяч экземпляров (тираж от 05.05.2016 в количестве 10 тысяч экземпляров и тираж от 05.06.2017 в количестве 30 тысяч экземпляров, а также любые иные обнаруженные действующим правообладателем тиражи).

Следовательно, в данном случае, ООО «Издательский дом «Азбукварик» уступило право требования истцу, в том числе к определенному лицу, допустившему нарушение исключительного права правообладателя (правонарушителю) и определенного случая (факта) такого нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце третьем пункта 70 Постановления № 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке. Между тем осуществление государственной регистрации договора уступки должно прежде всего обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав, чтобы исключить неопределенность в правах такого участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты, предусмотренных для участников таких отношений (определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 № 305-ЭС17-14583 и от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15666).

Таким образом, поскольку в дополнительном соглашении к договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 25.06.2020 (пункты 1.1.1 и 1.1.2) определён конкретный перечень лиц и конкретный случай (факт) нарушения права правообладателя, то данное соглашение в указанной части не подлежит государственной регистрации на основании пункта 2 статьи 389, пункта 3 статьи 433 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в Постановлениях № 10 и № 54.

При таких обстоятельствах довод издательства том, что у общества «Букстар» отсутствует право на предъявление требований о выплате компенсации, не соответствует вышеприведенным нормам права и разъяснениям судов высший инстанции.

В подтверждение факта нарушения исключительного права истца на товарный знак в материалы дела представлены фотографии книги «Смешарики: Азбукварик с 3D картинками», сублицензионный договор № 10-12/15УМ-К от 10.12.2015 с ООО «Умная маша», а также приложенный к нему издательский план от 10.12.2015, товарный чек № 21477008 от 20.01.2020 контрольной закупки спорной продукции, распечатки интернет-страниц сайта www.bookcapital.ru, распечатки интернет-страниц сайтов, содержащих сведения о продаже спорных книг, распечатки страниц магазинов мобильных приложений, декларация о соответствии продукции, письмо издательства от 30.01.2020.

Из содержания представленного в материалы дела сублицензионного договора № 10- 12/15УМ-К от 10.12.2015 следует, что третье лицо разработало и передало издательству среди прочих права на макеты книги «Смешарики: Азбукварик с 3D картинками» и поручило изготовить соответствующую продукцию, создать компьютерную программу с использованием этих макетов, и распространить продукцию (п. 2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.4.3, 4.4.4 договора). Помимо этого в договоре указано на подготовку документации, необходимой для введения созданной продукции в гражданский оборот для присвоения ISBN, заполнения декларации о соответствии и отчётности о выпускаемой продукции (п. 4.4.7 Договора).

Указанные обстоятельства также были установлены в решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по делу № А56-15531/2021.

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по делу № А56-15531/2021 было оставлено в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2022. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2022 по делу № А56-15531/2021 было отменено.

В рамках дела № А56-15531/2021 установлено, что общество «Букстар», являясь правообладателем товарного знака "АЗБУКВАРИК" по свидетельству Российской Федерации № 406400, обратилось в суд с требованием к обществу «Умная маша» о взыскании компенсации в размере 11 120 000 руб. за незаконное использование товарного знака «АЗБУКВАРИК» № 406400. Издательство было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Так, суд установил, что из представленного сублицензионного договора от 10.12.2015 № 10-12/15УМ-К, заключенного обществом «Умная Маша» с издательством, следует, что общество «Умная Маша» разработало макеты контрафактной продукции, передало права на них издательству и поручило изготовить контрафактную продукцию, создать компьютерную программу с использованием товарного знака, и распространить контрафактную продукцию (п. 2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.4.3, 4.4.4 договора). Суд также установил, что помимо этого в договоре указано на подготовку документации, необходимой для введения контрафактной продукции в гражданский оборот для присвоения ISBN, заполнения декларации о соответствии и отчётности о выпускаемой продукции (п. 4.4.7 договора).

Суд также установил следующие обстоятельства.

Обществом «Букстар» были представлены в материалы дела нотариальный протокол осмотра сайтов www.bookcapital.ru и www.chitai-gorod.ru от 21.01.2020 № 77 АГ 3564150, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншоты), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Из указанных материалов следует, что спорная продукция предлагалась к продаже и была введена в гражданский оборот.

Обществом «Букстар» была приобщена в материалы дела видеозапись и товарный чек № 21477008 от 20.01.2020 контрольной закупки спорной продукции, которая также подтверждает реализацию контрафактной продукции и стоимость такой реализации.

В письме общества «Умная Маша» в адрес общества «Букстар» от 22.02.2021 прямо указано, что общество «Умная Маша» в 2016 году осуществило разработку оригинал-макета книги с персонажами сериала «Смешарики», в названии которой использовалось словесное обозначение «Азбукварик»… в последующем праве на использование оригинал-макета издания были предоставлены издательству на основании сублицензионного договора №10-12/15УМ-К.

Суд в рамках дела № А56-15531/2021, проведя сравнительный анализ товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 406400 с обозначением, использованным обществом «Маша и Медведь», руководствуясь пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198, Руководством по регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, утвержденного приказом ФИПС от 20.01.2020 № 12, пришел к выводу о высокой степени сходства товарного знака № 406400 и обозначения, используемого обществом «Маша и Медведь». Товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 406400, однородны продукции, произведённой и реализуемой обществом «Маша и Медведь».

Суд пришел к выводу о том, действия общества «Умная Маша», связанные с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 406400, является нарушением исключительного права общества «Букстар» на данный товарный знак, в связи с чем признал обоснованным предъявление требования о взыскании компенсации.

При этом суд отклонил доводы ответчика о том, что обозначение «азбукварик» является именем нарицательным и по этой причине не может считаться использованием товарного знака, в силу того, что концепция регистрационной системы товарных знаков подразумевает, что подлежат защите и регистрации только те товарные знаки, которые наделены различительной способностью. В порядке п.1 ст.1483 ГК РФ, регистрирующий орган проверяет, не является ли заявленное обозначение вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или общепринятым термином – именем нарицательным. Довод ответчика о том, что товарный знак истца не используется для обозначения выпускаемой продукции в том виде простого словесного обозначения, в котором данный товарный знак зарегистрирован, отклонен, так как рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Азбукварик», в связи с чем его использование возможно в различных цветовых и стилистических вариациях.

При рассмотрении вопроса о сумме взыскиваемой компенсации суд исходил из следующего.

Обществом «Букстар» в рамках дела № А56-15531/2021 заявлено требование о взыскании компенсации в размере 11 120 000 рублей за нарушение обществом «Умная Маша» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 406400, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Истец обосновал компенсацию ссылкой на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и следующим расчётом: 40 000 * 139 * 2 = 11 120 000, где 40 000 – количество экземпляров контрафактной продукции, а 139 руб. – стоимость реализации единицы контрафактной продукции.

Обществом «Букстар» в материалы дела были представлены копии последних страниц контрафактной продукции каждого тиража, где указано соответствующее количество экземпляров. Макет, произведенный обществом «Умная Маша», был тиражирован в количестве 40 тыс. экземпляров. Указанное также подтверждается письмом ООО «Дом Печати Издательства Книготорговли «КАПИТАЛ» от 30.01.2020.

Суд установил, что общество «Букстар» рассчитало размер компенсации исходя из стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (п.4 ст.1515 ГК РФ).

Суд отметил существенный объём контрафактных материалов и грубость нарушения. Суд указал, что нарушение продолжается длительное время, носит комплексный характер, поскольку выражается в создании макета продукции, распоряжении исключительными правами, оформлении документации с использованием товарного знака и поручении иному лицу произвести и реализовать контрафактную продукцию.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что требования общества «Букстар» к обществу «Умная Маша» подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В силу названной правовой нормы, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2021 по делу № А56-15531/2021, оставленное в силе постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2022, имеет преюдициальное значение при разрешении спора по настоящему делу, в рамках которого истец предъявил исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу судебного решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее, следовательно, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

При этом свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее.

Под обстоятельствами, которые могут быть установленными следует понимать обстоятельства, имеющие правовое значение. Правовое значение обстоятельств выявляется и устанавливается в результате правовой оценки доказательств их существования и смысла. Обстоятельства, существование и правовое значение которых установлено с соблюдением установленного законодательством порядка, в случаях, предусмотренных законом, не нуждаются в повторном доказывании и должны приниматься, как доказанные.

Так в рамках дела № А56-15531/2021 судами установлено, что издательство получило поручение от общества «Умная Маша» в рамках сублицензионного договора № 10-12/15УМ-К от 10.12.2015 изготовить продукцию, создать компьютерную программу с использованием макетов с обозначением «АЗБУКВАРИК», сходного до степени смешения со спорным товарным знаком знака, и распространить контрафактную продукцию (п. 2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.4.3, 4.4.4 Договора). Суд также установил, что помимо этого в договоре указано на подготовку документации, необходимой для введения контрафактной продукции в гражданский оборот для присвоения ISBN, заполнения декларации о соответствии и отчётности о выпускаемой продукции.

Из представленного в материалы настоящего дела сублицензионного договора следует, что общество «Умная Маша» (лицензиат) предоставляет издательству (сублицензиат) лицензию на использование лицензируемой собственности в целях изготовления и распространения лицензионных изданий в пределах территории и лицензионного срока, а сублицензиат обязуется выплачивать лицензиату вознаграждение, предусмотренное договором (пункт 1.1. договора).

При этом в соответствии с условиями договора под лицензионными изданиями понимаются книгопечатня продукция, издаваемая (выпускаемая) сублицензиатом с использованием лицензируемой собственности. Полный перечень книг указывается в издательском плане (приложение № 1 к договору, которое является его неотъемлемой частью).

В издательском плане, приложенном к договору, среди прочих также указана обучающая книга «Азбукварик».

В соответствии с пунктом 4.2 сублицензионного договора лицензиат обязуется оказывать сублицензиату необходимое содействие, если предоставленные по настоящему договору права будут нарушаться или оспариваться третьими лицами (пункт 4.2.1), в случае предъявления претензий со стороны третьих лиц, связанных с использованием лицензируемой собственности, урегулировать такие претензии самостоятельно (пункт 4.2.2), своевременно осуществлять передачу макетов (пункт 4.2.4).

В соответствии с пунктом 4.4 сублицензионного договор сублицензиат обязуется не вносить изменения в лицензируемую собственность без согласия лицензиата (пункт 4.4.3), предоставлять лицензиату контрольные и авторские экземпляры лицензионных изданий при каждом тираже (пункт 4.4.6), в течение срока действия договор, а также в подтверждение его надлежащего исполнения, предоставлять лицензиату отчеты (пункт 4.4.8), указывать на каждом экземпляре лицензионного издания копирайты, согласованные с лицензиатом, и выходные данные (пункт 4.4.9).

Согласно пункту 4.7. стороны пришли к соглашению, что управление маркетинговым бюджетом осуществляется сублицензиатом; сублицензиат обязуется предоставлять лицензиату отчетность об управлении маркетинговым бюджетом.

Как следует из пункта 56 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права.

Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права.

Пункт 56 Постановления № 10 об одной экономической цели касается случаев, когда ответчик использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации несколькими последовательно осуществленными способами.

Таким образом, указанные положения об одной экономической цели служат инструментом для недопущения мультипликации компенсации с целью предотвращения несоразмерности ответственности допущенному нарушению и его последствиям.

Для признания наличия одной экономической цели в действиях ответчика необходимо установить, что он последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальных прав, при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения для правообладателя (не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя)

Использование объекта интеллектуальных прав несколькими последовательными способами несколькими лицами само по себе не исключает возможность применения пункта 56 Постановления № 10, если такие лица доказали, что действовали совместно (например, в силу их аффилированности, договоров между ними).

Приведенные выше, а также другие условия договора № 10-12/15УМ-К от 10.12.2015, указанные фактические обстоятельства, свидетельствуют о том, что издательство и общество «Умная Маша» действовали совместно в едином экономическом интересе, поскольку их действия были охвачены единым умыслом (единством целей) по созданию и реализации одной партии (партий) контрафактных товаров, в связи с чем их действия должны расцениваться как единое правонарушение. Доказательств продолжения совершения ответчиком и третьим лицом противоправных действий после привлечения третьего лица к ответственности, истцом не представлено.

При этом суд обращает внимание на то, что все действия (способы) по использованию спорного обозначения, на которые ссылался истец, были осуществлены с одной целью – извлечение прибыли от изготовления и реализации конкретного тиража книгопечатной продукции.

Общество «Букстар» в рамках дела № А56-15531/2021 в обоснование подтверждения факта нарушения его исключительного права на товарный знак обществом «Умная Маша» ссылалось на представленные копии последних страниц контрафактной продукции каждого тиража, где указано соответствующее количество экземпляров, письмо издательства от 30.01.2020.

На те же сведения истец ссылается в поданном в рамках настоящего дела исковом заявлении в обоснование подтверждения факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, а также расчета компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров.

В пункте 71 постановления № 10 разъяснено, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. 

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части. 

Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда. 

При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что действия, связанные с созданием и изданием спорных книг, теми способами, которые указал истец, а также последующая реализация этих книг тиражом 40 000 экземпляров, охватывались единством целей правонарушителей и должны расцениваться как единое правонарушение.

При этом имущественная сфера истца восстановлена в полном объеме путем взыскания с общества «Умная Маша» компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак в размере двукратной стоимости этих книг. В связи с этим суд полагает, что дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации, расчет которой произведён истом с учетом той же самой продукции, не обеспечивает восстановления нарушенных прав истца.

В указанной связи исковые требования удовлетворению не подлежат.

Довод ответчика о наличии в действиях истца злоупотребления правом отклоняются судом. Обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а само злоупотребление должно носить достаточно очевидный характер, что по обстоятельствам настоящего дела не усматривается. 

На основании п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Нарушение ответчиком прав истца на товарный знак началось 10.12.2015 (дата заключения сублицезионного договора между ответчиком и третьим лицом), однако о нарушении истцу стало известно в январе 2020 года, о чём правообладатель направил претензию ответчику, а с исковым заявлением истец обратился в суд 19.02.2021. 

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Таким образом, излишне уплаченная обществом «Букстар» государственная пошлина в размере 42 478 руб. подлежит возврату заявителю из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Возвратить ООО "Букстар" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 42 478 руб., уплаченную платежным поручением от 16.02.2021 № 168.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

 

Судья                                                                                                              М.А. Миронова