ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-8797/2021

Дело № А40-115403/20

г. Москва

08 апреля 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 08 апреля 2021 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова, 

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО Градостроительный институт пространственного моделирования и развития "Гипрогор Проект" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 декабря 2020 года по делу № А40-115403/20, принятое по исковому заявлению Открытого акционерного общества "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" (ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития "Гипрогор Проект" (ОГРН 

<

***>) о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование 

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 19.06.2020

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 22.03.2021

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и развития "Гипрогор Проект" в котором с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ просит, запретить использовать в своей деятельности, в том числе в сети Интернет и на сайтах https://giprogorproekt.ru/, https://giprogor-proekt.ru/, обозначения «Гипрогор», «Giprogor», сходные до степени смешения с товарным знаком № 437239, в отношении однородных товаров и услуг по 37 и 45 классам МКТУ; запретить осуществлять деятельность в области строительства, архитектуры, инженерно-технического проектирования и градостроительства под фирменным наименованием ООО «Гипрогор Проект»; запретить использование товарного знака № 437239 путём его размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени https://giprogor-proekt.ru/, и в доменном имени https://giprogorproekt.ru/; обязать безвозмездно передать право администрирования доменного имени https://giprogor-proekt.ru/, и доменного имени https://giprogorproekt.ru/ ОАО «Гипрогор» (ОГРН 

<

***>) не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления Решения суда по настоящему делу в законную силу.

Решением от 23 декабря 2020 года по делу № А40-115403/20 Арбитражный суд города Москвы запретил ООО «Гипрогор Проект» использовать в своей деятельности, в том числе в сети Интернет и на сайтах https://giprogorproekt.ru/, https://giprogorproekt.ru/, обозначения «Гипрогор», «Giprogor», сходные до степени смешения с товарным знаком № 437239, в отношении однородных товаров и услуг по 37 и 45 классам МКТУ; запретил ООО «Гипрогор Проект» осуществлять деятельность в области строительства, архитектуры, инженерно-технического проектирования и градостроительства под фирменным наименованием ООО «Гипрогор Проект»; запретил использование товарного знака № 437239 путём его размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени https://giprogor-proekt.ru/, и в доменном имени https://giprogorproekt.ru/; обязал ООО «Гипрогор Проект» безвозмездно передать право администрирования доменного имени https://giprogor-proekt.ru/, и доменного имени https://giprogorproekt.ru/ ОАО «Гипрогор» не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу; а также взыскал с ООО «Гипрогор Проект» в пользу ОАО «Гипрогор» расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ответчика обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда  отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель истца  против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей истца и  ответчика,  суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (далее - ОАО «Гипрогор», истец) является правопреемником ФГУП «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и крупнейшим центром отечественного градостроительства с более чем 90-летней историей.

Основными направлениями деятельности компании являются проектирование генеральных планов городов и поселков, разработка проектной документации и инвестиционных стратегий, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. 

ОАО «Гипрогор» является правообладателем комплекса результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, среди которых: товарный знак № 437239 (заявка № 2010721800, дата приоритета 06.07.2010), зарегистрированный в отношении 37 и 45 классов МКТУ (далее - Товарный знак); фирменное наименование Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (сокращенное наименование - ОАО «Гипрогор») (дата приоритета произвольной части фирменного наименования - 28.12.1993) (далее -Фирменное наименование); Товарный знак № 437239 (заявка № 2010721800, дата приоритета 06.07.2010) представляет из себя комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент - фантазийное слово «ГИПРОГОР», выполненное оригинальным шрифтом, на кириллице с заглавной буквы, и изобразительный элемент - стилизованное изображение слова «ГИПРОГОР».

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении 37 и 45 классов МКТУ: 37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 45 - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

Как указал истец, ответчик неправомерно распространяет информацию, указывающую на опыт организации более чем в 90 лет, используя сведения о проектах, которые сопровождались ОАО «Гипрогор». Так, ООО «Гипрогор Проект» неоднократно размещало недостоверную информацию для подтверждения своего опыта на своем сайте https://giprogor-proekt.ru/. 

Истец полагает, что ООО «Гипрогор Проект», использует в своей хозяйственной деятельности (в том числе путем размещения на официальном сайте компании https://giprogor-proekt.ru/) обозначение сходное до степени смешения с Товарным знаком истца, что является нарушением исключительных прав истца на Товарный знак и Фирменное наименование со стороны ответчика. 

Истец обратился к ответчику с досудебной претензией от 21.05.2020 и направил ее в адрес ответчика, однако ответчик не исполнил заявленные требования, в том числе в части прекращения использования обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком истца, а также в части изменения фирменного наименования, что послужило основанием для обращения истца  с настоящим иском в суд.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1250, 1252, 1477, 1473, 1474 1484, Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Конвенцией по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (в ред. от 02.10.1979), разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197, удовлетворил исковые требования исходя из следующего.

Так суд первой инстанции установил, что ответчиком была предпринята попытка по регистрации товарного знака по заявке № 2019719409 с датой приоритета от 23 апреля 2019 года. Вместе с тем, 09 января 2020 года Роспатентом в адрес ООО «Гипрогор Проект» было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиями законодательства в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным Товарным знаком «Гипрогор» по свидетельству № 437239, правообладателем которого является истец. 

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было вынесено Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719409 от 31 августа 2020 года, согласно которому Роспатентом было отмечено, что заявленное обозначение «Гипрогор» воспроизводит обозначение, используемое ОАО «Гипрогор» (119331, Москва, просп. Вернадского, 29) с 1929 года, для маркировки услуг, однородных заявленным; кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «Гипрогор», зарегистрированным под № 437239, с приоритетом от 06 июля 2010 года (срок действия продлён до 06 июля 2030 года), на имя Открытого акционерного общества «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 42 классов МКТУ. 

Таким образом, Федеральный орган по интеллектуальной собственности (Роспатент) пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения, используемого ответчиком, с Товарным знаком истца, указав, что заявленное ответчиком обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех услуг 35, 36, 42 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Указанное также свидетельствует о том, что используемое ответчиком в своей деятельности обозначение сходно до степени смешения с Товарным знаком истца 

Поскольку в рассматриваемом случае, обозначение, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарными знаками истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов, учитывая наличие достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству №437239, суд первой инстанции признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о запрете ООО «Гипрогор Проект» (ОГРН 

<

***>) использовать в своей деятельности, в том числе в сети Интернет и на сайтах https://giprogorproekt.ru/, https://giprogor-proekt.ru/, обозначения «Гипрогор», «Giprogor», сходные до степени смешения с товарным знаком № 437239, в отношении однородных товаров и услуг по 37 и 45 классам МКТУ, а также требования запретить использование товарного знака № 437239 путём его размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени https://giprogor-proekt.ru/, и в доменном имени https://giprogorproekt.ru/. 

В силу положений пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции принял во внимание, что решением Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2020 года по делу № А40-53677/2020 в удовлетворении требований ООО «Гипрогор Проект» к истцу о защите деловой репутации и взыскании компенсации в размере 500 000 000 рублей было отказано, при этом судом было отмечено, что использование истцом (ООО «Гипрогор Проект») нового фирменного наименования направлено исключительно на введение в заблуждение потенциальных потребителей услуг, а также хозяйствующих субъектов и потенциальных заказчиков, и создает для ООО «Гипрогор Проект» недопустимые конкурентные преимущества в его деятельности, поскольку в большинстве случаев вызывает у потребителей и участников гражданского оборота устойчивую ассоциацию с ОАО «Гипрогор», что предполагает ожидание соответствующего качества и содержания предоставляемых услуг, а также большого опыта выполнения работ в сфере архитектуры и градостроительства... Новое наименование, схожее до степени смешения с наименованием ответчика (ОАО «Гипрогор»), было преднамеренно использовано истцом (ООО «Гипрогор Проект») для выхода на рынок градостроительных работ; помимо этого, имеют место действия по недобросовестной конкуренции. Фактически при проведении закупок ООО «Гипрогор Проект» неправомерно извлекает преимущество из незаконного использования фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ответчика.

Таким образом, в рамках дела № А40-53677/2020 ранее уже был установлен факт использования ответчиком фирменного наименования, сходного до степени смешения с Фирменным наименованием истца.

Также судом  первой инстанции было установлено, что Фирменное наименование ответчика было изменено с ООО СК «СТРОЙПРОГРЕСС» на ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» (ООО «Гипрогор Проект»), согласно сведениям из ЕГРЮЛ - 13.02.2019, в то время как сведения о создании ОАО «Гипрогор» были внесены в ЕГРЮЛ - 19.09.2007 (создание юридического лица путем реорганизации ФГУП «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»), при этом датой приоритета произвольной части фирменного наименования «Гипрогор» является 28.12.1993. Таким образом, фирменное наименование ООО «Гипрогор Проект» было включено в Реестр позднее, чем фирменное наименование истца.

Истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность: основным видом деятельности ОАО «Гипрогор» является деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (код ОКВЭД 71.11.1); основной вид деятельности ООО «Гипрогор Проект» - деятельность в области архитектуры (код ОКВЭД 71.11). Обе компании специализируются на разработке и сопровождении проектов в сфере градостроительства и архитектуры: проектов планировки территорий, проектированию промышленных и гражданских зданий и сооружений и т.д.

Ввиду принадлежности приоритета использования фирменного наименования ОАО «Гипрогор», однородности видов деятельности, осуществляемых компаниями, а также наличия сходства до степени смешения между рассматриваемыми фирменными наименованиями, использование ответчиком фирменного наименования «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» является нарушением исключительного права истца на Фирменное наименование, в связи с чем, суд первой инстанции, счел подлежащими удовлетворению требования истца о запрете ООО «Гипрогор Проект» осуществлять деятельность в области строительства, архитектуры, инженерно-технического проектирования и градостроительства под фирменным наименованием ООО «Гипрогор Проект».

Разрешая требование об обязании ООО «Гипрогор Проект» безвозмездно передать право администрирования доменного имени https://giprogor-proekt.ru/, и доменного имени https://giprogorproekt.ru/ ОАО «Гипрогор» не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, суд первой инстанции исходил из того, поскольку ответчик не запрашивал и не получал согласие Правообладателя на использование Товарного знака и обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком, в доменном имени, следовательно, использование сходного до степени смешения обозначения в Доменном имени является незаконным;  факт открытия Интернет страницы с доменным именем, включающим обозначение идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование, нарушающее исключительное право истца на Товарный знак; при этом, использование доменного имени «giprogor-proekt.ru», а также использование обозначения, тождественного Товарному знаку, на сайте, размещенном под указанным доменным именем, направлено на получение необоснованных преимуществ в конкурентной борьбе; сам факт владения в сети Интернет страницей, в доменном имени которого содержится обозначение, идентичное Товарному знаку, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей услуг, аналогичных тем, для которых Товарный знак используется истом, в связи с чем, пришел к выводу об удовлетворении требований в части обязания ответчика передать истцу права администрирования доменных имен https://giprogor-proekt.ru/ и https://giprogorproekt.ru/ .

Вопреки доводам апелляционной жалобы ответчика, суд первой инстанции правомерно не принял во внимание доводы об отсутствии различительной способности у Товарного знака, поскольку в рамках настоящего дела рассматривается спор о нарушении исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование, а не о недействительности решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с пунктом 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом. При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что заявка на регистрацию товарного знака № 2019719409 и иные заявки на регистрацию товарных знаков сотрудниками ответчика не подавались,  и были поданы неустановленным лицом, в связи с чем, ответчиком было направлено заявление о возбуждении уголовного дела в ОМВД России по Дорогомиловскому району г. Москвы, не могут быть приняты во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку данные обстоятельства не могут повлиять на законность и обоснованность оспариваемого рушения суда первой инстанции, поскольку предметом настоящего дела является вопрос о наличии или отсутствии нарушения исключительных прав на Товарный знак и Фирменное наименование в действиях ответчика. Нарушение исключительных прав на Товарный знак и Фирменное наименование, допущенное ответчиком, выражается не в подаче заявок на регистрацию сходного до степени смешения обозначения, а в фактическом использовании ответчиком обозначений и фирменного наименования, сходных до степени смешения с Товарным знаком и Фирменным наименованием истца, в том числе использовании обозначения ответчиком в сети Интернет и доменном имени. 

Также в апелляционной жалобе ответчик полагает, что судом первой инстанции были допущены нарушения правил о подсудности ввиду отказа в удовлетворении ходатайства ответчика о передаче настоящего дела на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам, что подлежит отклонению исходя из следующего.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

об установлении патентообладателя;

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если Федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Вместе с тем частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" предусмотрено, что рассмотрение дел, связанных с защитой нарушенных исключительных прав и взысканием компенсации за такое нарушение, не относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", дела по спорам о защите интеллектуальных прав, рассматриваемые арбитражными судами, за исключением дел, подсудных Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, подлежат рассмотрению арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве судов первой инстанции с учетом общих правил подсудности дел (статья 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В рамках настоящего дела  исковые требования заявлены о нарушении ответчиком исключительных прав  истца на Товарный знак и Фирменное наименование, таким образом, дело рассмотрено судом первой инстанции с соблюдением правил подсудности.

Выводы суда основаны на имеющихся в деле доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемом судебном акте и которым судом дана оценка в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Иные доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67-68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку. 

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 декабря 2020 года по делу № А40-115403/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судья:  Д.В. Пирожков 

Судьи:  В.Р. Валиев 

 Е.А. Птанская 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.