АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-18796/2018

г. Владивосток

29 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 29 мая 2019 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Чугаевой И.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   акционерного общества "Биоамид" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 05.11.1996)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Ист-Фарм" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 25.02.2014)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

об обязании прекратить осуществлять любые действия по незаконному использованию изобретения, охраняемого принадлежащим истцу патентом РФ № 2229879, включая: изготовление, хранение, предложение к продаже, использование путем размещения рекламной информации в сети Интернет (в том числе, на сайте ответчика), продажу, участие в аукционах и конкурсах, а равно иное введение в гражданский оборот на территории РФ лекарства ответчика, как нарушающего исключительные права истца на изобретение по указанному патенту;

об обязании ответчика подать в Министерство здравоохранения РФ заявление об отмене государственной регистрации лекарства и исключении его из реестра лекарственных средств РФ;

об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика всех находящихся в распоряжении ответчика контрафактных экземпляров (упаковки) лекарства, а также оборудование, устройства и материалы (включая активное вещество «калия и магния аспарагинат» в составе лекарства), используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительного права истца на изобретение посредством любого введения ответчиком в гражданский оборот на территории РФ лекарства;

об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении исключительных прав истца на изобретение (неправомерном использовании изобретения по патенту РФ № 2229879) посредством введения в гражданский оборот на территории РФ лекарства ответчика, в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ, в издании РБК (http:www.rbc.ru;   http:www.rbcdaiiy.ru)   и   на   официальном   сайте   ответчика (eastpharm.ru) с указанием истца как действительного правообладателя прав по указанному патенту на изобретение;

о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 7 868 025 (семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать пять) рублей, 63 (шестьдесят три) копейки за нарушение исключительного права истца на изобретение, исходя из двукратного размера стоимости права использования изобретения истца по п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ согласно представленному в Приложении № 12 к иску расчету;

о взыскании расходов на оплату услуг представителей, оказывающих юридическую помощь (ЦИС Сколково), в совокупном размере 796 500 (семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей;

о взыскании расходов на оплату услуг маркетингового и консалтингового агентств, нотариуса, поскольку все они непосредственно связаны с рассмотрением настоящего дела в арбитражном суде, в совокупном размере 140 520 (сто сорок тысяч пятьсот двадцать) рублей.    

при участии: от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 30.10.2018 сроком на 1 год.

установил:

акционерного общества "Биоамид" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  к обществу с ограниченной ответственностью "Ист-Фарм" об обязании прекратить осуществлять любые действия по незаконному использованию изобретения, охраняемого принадлежащим истцу патентом РФ № 2229879, включая: изготовление, хранение, предложение к продаже, использование путем размещения рекламной информации в сети Интернет (в том числе, на сайте ответчика), продажу, участие в аукционах и конкурсах, а равно иное введение в гражданский оборот на территории РФ лекарства ответчика, как нарушающего исключительные права истца на изобретение по указанному патенту; об обязании ответчика подать в Министерство здравоохранения РФ заявление об отмене государственной регистрации лекарства и исключении его из реестра лекарственных средств РФ; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика всех находящихся в распоряжении ответчика контрафактных экземпляров (упаковки) лекарства, а также оборудование, устройства и материалы (включая активное вещество «калия и магния аспарагинат» в составе лекарства), используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительного права истца на изобретение посредством любого введения ответчиком в гражданский оборот на территории РФ лекарства;

об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении исключительных прав истца на изобретение (неправомерном использовании изобретения по патенту РФ № 2229879) посредством введения в гражданский оборот на территории РФ лекарства ответчика, в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности РФ, в издании РБК (http:www.rbc.ru;   http:www.rbcdaiiy.ru)   и   на   официальном   сайте   ответчика (eastpharm.ru) с указанием истца как действительного правообладателя прав по указанному патенту на изобретение; о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации в размере 7 868 025 (семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать пять) рублей, 63 (шестьдесят три) копейки за нарушение исключительного права истца на изобретение, исходя из двукратного размера стоимости права использования изобретения истца по п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ согласно представленному в Приложении № 12 к иску расчету; о взыскании расходов на оплату услуг представителей, оказывающих юридическую помощь (ЦИС Сколково), в совокупном размере 796 500 (семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей; о взыскании расходов на оплату услуг маркетингового и консалтингового агентств, нотариуса, поскольку все они непосредственно связаны с рассмотрением настоящего дела в арбитражном суде, в совокупном размере 140 520 (сто сорок тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Определением суда от 17.09.2018 на основании ст.51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечено  Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Определением суда от 16.04.2019 на основании ст.51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Истец, третьи лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. В порядке статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в их отсутствие.

Из материалов дела судом установлено, что ООО «Биоамид» является обладателем исключительных прав на лекарственное средство «Аспаркам-L» для регуляции метаболических процессов и способ его получения, охраняемую патентом РФ №2229879, дата приоритета 28.02.2003, срок действия патента до 28.02.2023.

18.02.2013 ООО "Ист-Фарм" зарегистрировало лекарственный препарат под торговым наименованием «Калия и магния аспарагинат» (далее – лекарство) (регистрационный №ЛП-002005), содержащий одноименное активное вещество, осуществляет изготовление, предложение  продаже и продажу и хранение лекарства на территории Российской Федерации.

Истец направил в адрес ответчика претензию №112 от 09.04.2018 с требованием немедленно прекратить осуществлять любые действия по незаконному использованию Изобретения, включая, без ограничений, изготовление, предложение к продаже, продажу, а также хранение для этих целей Лекарства 1 (лекарственный препарат под торговым названием «Калия и магния аспарагинат» (регистрационный №ЛП-002005 от 18.02.2013 (раствор для инфузий)), содержащего одноименное активное вещество) на территории Российской Федерации до истечения срока действия патента Компании на Изобретение, а также выплатить денежную компенсацию за нарушение исключительного права на Изобретение в размере 7 868 025,63 рублей, исходя из цены двукратной стоимости права использования Изобретения, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование Изобретения по лицензии, за вычетом налогов, как это рассчитано по формуле: 2 * 5 % (стоимость правомерного использования) * (87 422 507 рублей (выручка компании ИСТ-ФАРМ согласно Приложению № 3) - 10 % (налог)).

Поскольку претензия оставалась без ответа и исполнения истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив доводы сторон, считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно описанию изобретения по патенту №2229879 Изобретение относится к области фармацевтики и касается лекарственного средства для регуляции метаболических процессов, связанных с дефицитом калия и магния в организме, являющегося источником биодоступных ионов калия и магния. Сущность изобретения заключается в том. что предложенное средство содержит магния ди-(Ь-аспарагинат) - 7-50 мг/мл, калия L-аснарагпнат - 11-50 мг/мл, сорбит или ксилит - 20-50 мг/мл и апирогешгую воду. рН 6.2-7,4. Способ получения средства осуществляется путем растворения в воде для инъекций при нагревании L-аспарагиновой кислоты, окиси магния, гидроокиси калия, сорбита. Полученный раствор с рН 6.2-6.8 подвергают стерилизующей фильтрации, дозированию и стерилизации в автоклаве. Изобретение обеспечивает более высокую биодоступность ионов калия и магния, а также их усваиваемость при снижении нагрузки на выделительную систему организма. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта либо изделия, в которых использованы изобретение или полезная модель, а также совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила в материалы дела справку по состоянию на 15.05.2019, согласно которой Патент №2229879 аннулирован в связи с признанием его недействительным полностью на основании Решения Роспатента от 29.04.2019.

Согласно п.139 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. 

Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

С учетом аннулирования патента №2229879, не могут быть признаны нарушением права истца, со стороны ответчика на изобретение - Лекарственное средство «Апаркам-L».

Таким образом, в связи с установлением судом факта отсутствия у истца исключительных прав на изобретение по патенту №2229879, исковые требования истца не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных со стороны истца ходатайств о назначении судебной экспертизы и об истребовании доказательств в порядке статьи 66 АПК РФ, в связи с чем в удовлетворении данных ходатайств отказано.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины по исковому заявлению относятся на истца.

В связи с неполной уплатой истцом государственной пошлины по заявленным исковым требованиям, государственная пошлина в размере 18 000 рублей подлежат взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Биоамид» отказать.

Взыскать с акционерного общества «Биоамид» в доход федерального бюджета 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей государственной пошлины по иску.

Выдать исполнительный лист.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья      Чугаева И.С.