РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

г.Москва

13.11.2019                                                                     Дело № А40-91391/17-110-853  

Резолютивная часть решения объявлена 25.10.2019

Решение в полном объеме изготовлено 06.11.2019

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску   Carte Blanche Greetings Limited (Unit 3 Chichester Business Park, City Fields, Tangmere, West Sussex, PO20 2FT. UK) к обществу с ограниченной ответственностью "ИДК-МЕДИА" (ОГРН 

<

***>, 125040, 

<

...>, эт. 2, ком. 210) о взыскании 788 098 руб.  компенсации,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  21./32018

от ответчика- ФИО3 по дов.  от  01.12.2019, ФИО4 по дов.  от  01.12.2018, 

УСТАНОВИЛ:

Компания Carte Blanche Greetings Limited обратилась  с иском  к обществу с ограниченной ответственностью "ИДК-МЕДИА"  о взыскании (с учетом принято уменьшения в порядке ст. 49  АПК РФ) 851 250 рублей компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения. 

Решением  от  25.12.2017,  оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного  апелляционного суда  от  02.04.2017,  иск удовлетворен частично- в размере  37 668 руб.

Постановлением СИП от 18.07.2018  указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При  новом рассмотрении истец иск поддержал,  в порядке ст. 49  АПК РФ уменьшил размер требований до 788 098 руб.

Решением  от 26.12.2018 иск удовлетворен частично- в размере73 884 руб.  20  коп.

﻿Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2019 решение суда первой инстанции от 26.12.2018 оставлено без изменения.

Постановлением СИП от 03.06.2019   указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении истец иск поддержал.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, заявил о снижении  компенсации ниже низшего предела. 

  Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства в совокупности, выполнив новые указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам:

Как следует из материалов дела, Компания Carte Blanche Greetings Limited является обладателем исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом. История Ми Ту Ю» («А grey bear with a blue nose. The story of Me to You») - медвежонка «Тэтти Тедди Ми Ту Ю» (« Tatty Teddy Me to You») с серой шерстью, заплатками на голове, животе, задних лапах и спине, голубым носом, близко посаженными черными глазами, серой мордочкой.

Указанное обстоятельство подтверждается аффидевитом автора иллюстраций произведения Стива Морт-Хилла и трудовым договором от 27.11.2000 между ним и истцом с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом.

На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

Признание аффидевита в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу допускается. Аналогичная правовая позиция изложена в Справке Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 № СП-23/29.

Авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю» (год первого опубликования 2003).

В соответствии со статьей 1257 ГК РФ лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Ответчик на правах издателя разместил в детском журнале «Я - модница!» (ISSN 1993-6486) № 4'16 изображение медвежонка, представляющего собой переработку персонажа. Факт размещения изображения подтверждается самим журналом, где в выходных данных ответчик указан как издатель и пояснениями ответчика в рамках дела № А08-7391/2016 и не оспаривается ответчиком.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не вправе использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализация любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Истец не давал согласия на использование персонажа произведения.

Разрешения правообладателя на такое использование персонажа путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, его использование Ответчиком в своей предпринимательской деятельности, в частности, при продаже журнала и изображением спорного персонажа, в предложениях к продаже журнала, осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав Правообладателя.

Так согласно пункту 16 постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Так решением от 15.02.2017 по делу № А08-7391/2016 установлено наличие авторских прав у истца на персонаж, а также нарушение прав истца, при размещении переработанного изображения персонажа в журнале.

Ответчик участвовал в деле № А08-7391/2016 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Ответчик в рамках названного дела представил пояснения от 01.12.2016, в которых подтвердил факт издания журнала и размещения на его страницах спорного изображения, при этом выразил свое несогласие с тем, что размещенное в журнале изображение нарушает прав истца. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что вышеназванные обстоятельства, связанные с фактом издания журнала ответчиком и размещения на его страницах спорного изображения, и имеющие существенное значение были предметом исследования вышеуказанного дела, установлены вступившим в законную силу решением суда и не подлежат доказыванию вновь.  

Учитывая изложенное, ответчиком нарушены исключительные авторские права истца на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом. История Ми Ту Ю» - медвежонка.

В силу п. 7 ст. 1259 ГК РФ, авторские права (включая исключительное) распространяются, в том числе, на персонаж произведении, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора, и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1259 ГК РФ, то есть выражен в какой-либо объективной форме, в том числе в объемно-пространственной форме.

При этом в силу п. 29 Постановления 5/29 в под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица п форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звука- или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме и др.» Также в указанной норме разъясняется, что «охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки».

Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения (а соответственно, персонажа) является, в том числе, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

В данном случае ответчиком были нарушены исключительные авторские права истца на персонаж произведения. Данное нарушение выразилось в использовании произведения (его персонажа) путем предложения к продаже, и реализации товара, представляющего собой переработку персонажа произведения, что дает истцу право, в соответствии со ст. 1252 и 1301 ГК РФ, требовать компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере от 10 тыс. рублей до 5 миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. Указанная мера применяется по выбору обладателя авторских прав вместо возмещения убытков.

В силу п. 43.2 Постановление 5/29, компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Также согласно п. 43.3 данного Постановления, суд не вправе взыскать сумму компенсации ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

В обоснование заявленной ко взысканию суммы компенсации истец указывает следующее.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения, как указывает истец в рассматриваемом случае в сумме 788 098 руб., согласно следующему расчету: 

Фактический тираж журнала -17 359 экземпляров, стоимость одного журнала- 22,7 руб., двойная стоимость  экземпляров составляет  788 098 руб.

Суд, проверив  расчет,  признает его верным. При  этом  довод ответчика  о том,  что сам журнал не является контрафактным,  поскольку произведения занимаю малую  его часть несостоятелен, поскольку  при  незаконном размещении на товаре  результата интеллектуальной собственности влечет контрафактность такого товара.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12, суд не лишен права уменьшить размер предъявленной к взысканию компенсации и при ее расчете исходя из двукратной стоимости товара. При этом суд надзорной инстанции указал, что компенсация, взыскиваемая вместо убытков, является одной мерой гражданско-правовой ответственности, которая лишь рассчитывается разными способами, а также сослался на возможность применения тех критериев, которые заложены в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Такой подход, согласно  позиции кассационной инстанции, применим и к спорам о взыскании компенсации за незаконное использование объектов авторского права. При  этом  необходимо отличать определение судом компенсации по своему усмотрению в установленных законом пределах (то есть снижение по сравнению с заявленной суммой, определенной по усмотрению истца) от снижения размера компенсации, сумма которой четко определена законом.

Исходя из приведенных позиций, и такая компенсация может быть снижена, однако до того, как ее снизить, необходимо определить ту сумму, которая составляет двойную стоимость контрафактных экземпляров, а впоследствии учесть обстоятельства, позволяющие произвести снижение по отношению к рассчитанной по указанному и заложенному в законе правилу сумме.

Из данной правовой позиции следует, что размер компенсации, рассчитанной по правилам абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, не может быть снижен произвольно. Положения ГК РФ устанавливают право истца требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Следовательно, при доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного права истца.

  Ответчик заявил  о снижении размера компенсации, контррасчет и доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обоснование доводов о возможности снижения размера компенсации заявленного истцом.

Ответчиком отгружено распространителям печатной продукции 17.358 экземпляров, на сумму 428.782,12 руб., что подтверждается товарными накладными, письменной информацией аудитора (т. 2, л.д. 5-43).

Произведен возврат нереализованной продукции в количестве 13 766 экземпляров. Выявлен брак на сумму 211,64 руб., что подтверждается товарными накладными, актами об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (т. 2, л.д. 44-130, т. 1, л.д. 140-141).

﻿ Факт нарушения ответчиком прав истца на произведение материалами дела подтвержден, основания для взыскания компенсации, предусмотренной статьей 1515 ГК РФ, имеются. Вместе с тем, не подлежит взысканию компенсация за контрафактный товар, изъятый ответчиком из гражданского оборота в количестве 13 766 экземпляров. Данная правовая позиция согласуются с судебной практикой,  в том числе по делу №А40-6974/17.

Учитывая  изложенные обстоятельства, вероятные убытки истца суд считает подлежащим  удовлетворения иска  частично  в размере 163 122 руб. 20  коп., исходя из следующего расчета

Журнал состоит из 32-х страниц, включая обложку.

Переработанный персонаж изображен на 3-х страницах: № 1 (обложка), № 23 и № 30. 

Стоимость экземпляра журнала составляет 22,7 руб. (факт признан сторонами)

Заявлена компенсация  за 17 359 экземпляров,  изъято из оборота    13 766 экземпляров.

(17 359-13 766)*22,7*2=163 122 руб. 20  коп.   

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению частично. 

Отменяя решение и передавая дело  на новое рассмотрение  суд кассационной инстанции  указал,  что суд первой инстанции  суд не учел, что в рамках дела №А08-7391/16  с производителя спорного товара — журнала «Я – модница!» (ISSN 1993-6486) № 4'16 была взыскана в пользу компании компенсация в заявленной размере — 10 000

рублей, рассчитанная на основании пункта 1 статьи 1301 ГК РФ.

В рамках  дела № А08-7391/2016 иск был  предъявлены к иному лицу (ЗАОР (НП) "РОСПЕЧАТЬ" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",  который являлся  розничным  продавцом,  а не производителем, и понес ответственность в   минимальном размере  за продажу одного журнала.

 Ответчик по настоящему делу  является издателем, который издал 17 359 экземпляров, то есть способ  использование,  характер нарушения иной,  вероятность причинения убытков, их размер, различный.

Как издатель так и продавец могли использовать произведение только с  согласие правообладатель,  а правообладатель при этом вправе был рассчитывать на вознаграждения от каждого лица  в размере,  соответствующему способу использования( издание/производство или розничная продажа).    

При этом   в соответствии с п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" ﻿ требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

То есть ответственность продавца,  размер его ответственность, не исключает ответственность  издателя,  а также на размер  и способ расчета  компенсации  при ответственности иного лица

﻿При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

﻿Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.(п.59 Постановления ).

Истец настаивает на указанном способе расчета,  поскольку  ответчик является издателем  и должен нести ответственность в размере двукратной стоимости контрафактного экземпляра.

﻿Право выбора способа расчета компенсации принадлежит истцу . указанная позиция соответствует судебной практики (в том числе СИП, дело №А43-19887/2017, А51-25126/2017).

﻿По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Ответчик доказательств,  позволяющих установить указанные обстоятельства,  не представил.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.  110, 123, 156, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью "ИДК-МЕДИА"  в пользу Carte Blanche Greetings Limited 163 122 руб. 20  коп. компенсации , 3 883 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить Carte Blanche Greetings Limited(плательщик ООО «Семенов и Певзнер») из федерального бюджета госпошлину в размере 27 676 руб. по п/п № 275 от 18.05.17.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко