Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-97619/18

16 декабря 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 03 декабря 2019 года

Полный текст решения изготовлен 16 декабря 2019 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Неяскиной Е.А.,                        при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело №А41-97619/18 по исковому заявлению ООО "ДЖИДИПРО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СВИТПЭК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о нарушении исключительных прав на промышленный образец, третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ООО «Фабрика Картекс»,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности от 08.07.2019, представителя ответчика ФИО3 по доверенности от 21.02.2019, 

рассмотрев материалы дела, арбитражный суд,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИДИПРО" (далее - истец)  обратилось в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью "СВИТПЭК" (далее - ответчик) с требованиями  в соответствии с принятыми судом уточнениями в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ):

1. Признать незаконными действия ООО "СВИТПЭК" по использованию исключительных имущественных прав на промышленный образец – «Салатник с прозрачной крышкой», патент №102942, по заявке №2016501196 с датой приоритета от 01.04.2015 по предложению к продаже, продаже изделий под наименованием «лоток 400», по рекламированию изделий «контейнеры с пластиковой крышкой» на сайте http://sweetpack.su/, в том числе на странице http://files.solomoto.ru/images/802788/catalog.pdf в разделе «скачать каталог в PDF, с использованием запатентованного промышленного образца ООО "ДЖИДИПРО".

2. Изъять и оборота и уничтожить:

А) Контрафактную продукцию «лоток 400», «лоток 500», «лоток 800» находящуюся по следующим адресам: 

- 142400, 

<

...>;

- 111123, 

<

...>.

Б) Рекламные материалы и изображения (фото) изделий с использованием запатентованного промышленного образца по патенту №102942 (правообладатель ООО "ДЖИДИПРО") под наименованием «контейнеры с пластиковой крышкой» в следующих модификациях:

- «контейнер с пластиковой крышкой 400 мл»;

- «контейнер с пластиковой крышкой 500 мл»;

- «контейнер с пластиковой крышкой 800 мл»; размещенные на сайте http://sweetpack.su/, в том числе на странице http://files.solomoto.ru/images/802788/catalog.pdf в разделе «скачать каталог».

В) Чертежи, орудия производства/ оборудование для вырубки форм – вырубные штанцевальные матрицы/ножи, формовочные комплекты для сборки – пуансоны и направляющие сложения для сборки готовых изделий, находящиеся по адресу: 142400, 

<

...>;

Уничтожение чертежей, орудий производства, контрафактной продукции, рекламных материалов и фотографий, в том числе, расположенные на сайте http://sweetpack.su/, на странице http://files.solomoto.ru/images/802788/catalog.pdf размещенной в разделе «скачать каталог в PDF произвести ща счет ООО "СВИТПЭК".

3. Опубликовать в официальном бюллетене «Промышленные образцы» Федерального органа по интеллектуальной собственности Решение суда о неправомерном использовании ООО "СВИТПЭК" исключительных прав ООО "ДЖИДИПРО" на патент №102942, по заявке №2016501196 с датой приоритета от 01.04.2016 за счет ООО "СВИТПЭК".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ООО «Фабрика Картекс».

Истец заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Ответчик  против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве, пояснениях к нему.

От третьих лиц представлены письменные пояснения и отзывы,  которые приобщены к материалам дела.

 Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд установил следующее. 

Согласно представленных материалов дела ООО «ДЖИДИПРО»   на дату подачи иска являлось правообладателем патента РФ № 102942 на промышленный образец Салатник с прозрачной крышкой, дата подачи заявки: 01.04.2016, дата регистрации: 06.04.2017.

Как указывает истец, в феврале 2018 ему стало известно о нарушении ООО "СВИТПЭК" исключительных прав истца на патент.

17.05.2018 заявитель произвел закупку товара, что подтверждается товарными накладными, платежными поручениями, а также вещественными доказательствами – произведенной продукцией, подтверждающей факт производства контрафактного товара.

Истец указал следующие существенные признаки образца "Салатник с прозрачной крышкой":

- выполнением контейнера из картона и наложением пластиковой прозрачной крышки;

- выполнением в виде усеченной четырехугольной пирамиды, получаемой путем сложения заранее подготовленной картонной заготовки таким образом, что дном контейнера является меньшее основание пирамиды;

- креплением треугольных двухслойных клапанов снаружи контейнера с помощью клея;

- наличием рицовок на дне и треугольных фланцах для более острого формирования сложенных граней;

- наличием в верхней части каждой из четырех боковых граней по периметру отворота наружу, имеющего в центральной части удлинение в виде полукруглого выступа;

- выполнением пластиковой прозрачной крышки четырехгранной формы, при этом нижней части по периметру выполнен плоский горизонтальный четырехугольный участок со скругленными внешними углами, переходящий по радиусам скругления в непродолжительный восходящий участок, переходящий в свою очередь снова во второй плоский горизонтальный четырехугольный участок;

- наличием объемных выступов-замков прямоугольной формы с закругленными краями, направленных внутрь крышки, и расположенных по две на каждой из четырех ее сторон для фиксации крышки;

- колористическое решение характеризуется натуральным золотисто-коричневым цветом крафт-картона;

- наличием полного ламинированного внутреннего слоя;

- возможны нанесение печати на упаковку и исполнение внутреннего минированного слоя как прозрачными, так и цветными пленками.

При этом, истцом при сравнительном анализе установлено, что изделие, реализуемое ответчиком идентично запатентованному промышленному образцу.

Указанные выводы истца также подтверждены заключением патентного поверенного – ФИО4 (рег.№1171) о проведении сопоставительного анализа товаров "Салатники".

Поскольку ответчик от использования интеллектуальной собственности истца получает прибыль, тем самым причиняя убытки истцу и вводит покупателей в заблуждении относительно производителя спорной продукции, ООО "ДЖИДИПРО" обратилось с соответствующими исковыми требованиями в суд.

В ходе рассмотрения дела представителями сторон было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

Определением от 29.09.2019 по делу № А41-97619/18 была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено ФИО5, патентному поверенному РФ per. № 508 (дата регистрации 25.12.1997), евразийский патентный поверенный № 234. 

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1.Установить, позволяет или нет качество представленных на экспертизуизображений определить все существенные признаки изображенных на фотографияхизделий, такие как: форму пластиковой крышки; точную геометрическую формуцентральных выступов боковых отворотов; наличие среза отворотов над угламиконтейнера; определяющие общую форму изделия углы, под которыми расходятся боковыетрапецеидальные стенки контейнера?

Содержит ли изделие, изображенное на фото на стр.2 и стр. 9 Протокола осмотра письменных доказательств от 09.11.2018 существенные признаки запатентованного образца по патенту №102942 «Салатник с прозрачной крышкой»?

Использован ли промышленный образец №102942 в изделии ответчика, представленный для проведения исследования?

В распоряжение эксперта представлены: Сведения о патенте на промышленный образец RU 102942 МКПО 09-03 дата регистрации 06.04.2017 на 1 листе, Протокол осмотра письменных доказательств от 09.11.2018 на 17 листах.

В установленные сроки от эксперта ФИО5 в канцелярию Арбитражного суда Московской области поступило заключение эксперта.  

Согласно заключению судебной экспертизы эксперт пришел к следующим выводам: 

1. Качество представленных на экспертизу изображений позволяет установить все существенные признаки изображенных на фотографиях изделий, такие как: форму пластиковой крышки; точную геометрическую форму центральных выступов боковых поворотов; наличие среза отворотов над углами контейнера; определяющие общую форму изделия углы, под которыми расходятся боковые трапецеидальные стенки контейнера.

2. Изделие, изображенное на фото на стр.2 и на стр.9 Протокола осмотра письменных доказательств от 09.11.2018, содержит существенные признаки запатентованного образца по патенту №102942 «Салатник с прозрачной крышкой».

3. Промышленный образец №102942 использован в изделии ответчика в представленном для проведения исследований.

Истец с выводами эксперта согласился, указав на обоснованность заявленных требований, исковые требования поддержал.

Ответчик в судебном заседании указал, что выводы эксперта не имеют существенного значения при рассмотрении настоящего дела, поскольку экспертиза проводилась исходя из определения существенных признаков запатентованного образца по патенту №102942, в то время как на дату рассмотрения требований  Патент истца №102942 признан недействительным полностью, что является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ООО «Фабрика Картекс» обратилось 07.05.2018 в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации № 102942, мотивированным несоответствием запатентованного промышленного образца условию патентоспособности "новизна" и  "оригинальность".

Решением Роспатента 14.11.2019 возражение ООО «Фабрика Картекс» было удовлетворено, патент Российской Федерации № 102942 признан недействительным полностью.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, либо вступившего в законную силу решения суда.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

В силу пункта 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Таким образом, признание патента недействительным означает признание его отсутствующим с момента выдачи.

Согласно пункту 139 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара,  действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Недействительный патент не может создавать гражданские права и обязанности   с даты  его выдачи.

Учитывая изложенное, исходя из положений пункта 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец влечет его аннулирование,  правовых оснований для удовлетворения заявленных истцом требований не имеется.

Судебные расходы по государственной пошлине распределяются по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и при отказе в удовлетворении исковых требований относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

СудьяЕ.ФИО6