﻿АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-19713/2020

г. Ярославль

29 декабря 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена  29 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Чистяковой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мякутиной С.В., помощником судьи Стракановой Е.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АВТОРЕМОНТ ЛК" (ИНН  7610039890, ОГРН  1027601129907)

к обществу с ограниченной ответственностью ТПФ "Бастион-Пром" (ИНН  7610089250, ОГРН  1107610004424)

о   взыскании   5000000.00  руб., запрете использования исключительных прав

 

при участии

от истца – Запрудова Н.С. – директор; Сухачев А.Е. – юрист по доверенности от 04.03.2020

от ответчика – Байкалов А.А. – юрист по доверенности от 03.12.2020 (через систему «онлайн-заседание»)

 

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОРЕМОНТ ЛК" обратилось с иском о запрете обществу с ограниченной ответственностью ТПФ "Бастион-Пром" использовать принадлежащие истцу исключительные права на изобретение «Блок спиралей на мобильные заграждения», в том числе при производстве заграждений из колючей проволоки и размещении фотографий таких заграждений; о взыскании компенсации за использование исключительных прав на изобретение в размере 60 0000 руб., а также 13 520 руб. в возмещение расходов на оплату услуг нотариуса, 190 руб. почтовых расходов.

Истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил запретить ответчику использовать принадлежащие истцу исключительные права на изобретение «Блок спиралей на мобильные заграждения», в том числе при производстве заграждений из колючей проволоки и размещении фотографий таких заграждений; о взыскании компенсации за использование исключительных прав на изобретение в размере 5 000 000 руб., а также 13 520 руб. в возмещение расходов на оплату услуг нотариуса, 190 руб. почтовых расходов. Уточнение иска принято судом.

В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали в уточненном размере. Пояснили, что размер компенсации обусловлен недобросовестным поведением ответчика, затягиванием процесса рассмотрения настоящего дела по вине ответчика. Также в подтверждение размера компенсации представили отчет о финансовых результатах за период январь – сентябрь 2021 с пояснением.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал. Заявил о снижении размера компенсации. Пояснил, что ответчик не производит продаж МББ «Призма», не отрицал, что спорные изображения до сих пор размещены на сайте.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд установил.

Истцу на основании договора об отчуждении исключительного права на изобретения № РД0072894 от 22.11.2010 принадлежит исключительное право на изобретение "Блок спиралей для мобильного заграждения" по патенту РФ № 2315159, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности (заявка № 2006120909/03 приоритет 13.06.2026).

Формула изобретения и его описание являются общедоступной информацией и доступны для ознакомления на сайте  http://www.freepatent.ru/patents/2315159

Согласно формуле изобретения блок спиралей представляет собой три спирали из колючей ленты, армированной проволочным сердечником, ориентированные относительно друг друга в форме треугольной призмы, причем все витки соседних спиралей попарно соединены между собой в точках их соприкосновения, равномерно распределенных по окружности витка и расположенных на одной прямой по длине спирали, отличающийся тем, что он снабжен контейнером, состоящим из двух размыкаемых каркасов, на которых жестко закреплены торцевые витки спиралей, при этом на боковых сторонах металлических каркасов расположены замки для формирования транспортного контейнера и фиксации каркасов, имеющих проушины в нижней части для их крепления к земле и на торцевых сторонах для крепления контейнеров между собой.

В сентябре 2020 в ходе осмотра сайта, принадлежащего ответчику, истцом обнаружено изображение мобильного заграждения из колючей проволоки (МББ «Призма»), полностью повторяющего описание изобретения по патенту № 2315159, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 13.09.2020.

Ответчик не отрицает то обстоятельство, что является фактическим владельцев и пользователем сайта.

Согласно данным, содержащимся на сайте, ответчик является изготовителем и предлагает к продаже мобильные заграждения из колючей проволоки, полностью повторяющие описание изобретения по патенту № 2315159, что подтверждается фотографиями, размещенными на сайте ответчика, а также заключением эксперта Батова Владислава Васильевича.

Истец направил ответчику претензию с требованием о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение и выплате компенсации. Поскольку ответчиком данные требования были проигнорированы, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценивая материалы дела, суд считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению частично.

В силу статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьи 4 АПК РФ арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав и законных интересов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданского кодекса Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 этого пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.

Факт принадлежности истцу патента на изобретение №  2315159 подтверждается материалами дела. Решением Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.09.2021 отказано в удовлетворении возражений общества с ограниченной ответственностью ТПФ "Бастион-Пром" на решение о выдаче патента на изобретение № 2315159.

Материалами дела, в том числе заключением эксперта Батова Владислава Васильевича подтверждается размещение на сайте ответчика и предложение к продаже мобильного заграждения из колючей проволоки (МББ «призма»), полностью повторяющего все элементы изобретения истца по патенту № 2315159.

Доводы ответчика относительно отсутствия доказательств идентичности размещенного на сайте изделия и изобретения истца, судом не принимаются. Оспаривая заключение эксперта Батова В.В., ответчик ходатайств о назначении судебной экспертизы по настоящему делу не заявлял, заключений других специалистов, опровергающих выводы Батова В.В., не представил.

Кроме того, эксперт, проводивший исследование, обладает специальными познаниями, оснований подвергать сомнению обоснованность заключения эксперта не имеется, в выводах эксперта отсутствуют противоречия.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

При этом, согласно разъяснениям, приведенным в абзаце первом пункта 61 постановления Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Как указано в абзаце четвертом пункта 62 постановления Пленума N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

Истец просит взыскать 5 000 000 руб. компенсации на основании пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ.

Суд пришел к выводу о снижении размера компенсации в силу следующих обстоятельств.

Заявленный размер компенсации истец обосновывает недобросовестным поведением ответчика, затягиванием процесса рассмотрения настоящего дела по вине ответчика, а также размером своей выручки в сумме 60 000 000 руб. от реализации МББ «Призма» за 9 месяцев 2021 года.

Вместе с тем, согласно отчету о финансовых результатах за указанный период чистая прибыль истца от реализации указанной продукции составила 720 000 руб.

Заявленный размер компенсации не должен служить неосновательным обогащением истца за счет ответчика, но компенсировать возможные убытки правообладателя.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает заявленный истцом размер компенсации чрезмерно завышенным. Суд принимает во внимание также тот факт, что спорная продукция ответчиком не реализовывалась.

Суд полагает соразмерной допущенному нарушению прав истца компенсацию в размере 100 000 рублей.

Также истцом были заявлены исковые требования о запрете ответчику использовать исключительные права на изобретение «Блок спиралей на мобильные заграждения», в том числе при производстве заграждений из колючей проволоки и при размещении фотографий таких заграждений.

По смыслу положений подпунктов 2, 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности может осуществляться путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 57 Постановления № 10 требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Поскольку ответчик в добровольном порядке не удалил со своего сайта информацию о производстве заграждений из колючей проволоки с использованием изобретения истца, исковые требования в данной части подлежат удовлетворению.

Почтовые расходы и расходы на оплату услуг нотариуса документально подтверждены, связаны с рассмотрением настоящего спора, в связи с чем подлежат возмещению ответчиком в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца на уплату государственной пошлины подлежат возмещению за счет ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 1 статьи 177 АПК РФ).

 

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью ТПФ "Бастион-Пром" (ИНН  7610089250, ОГРН  1107610004424) использовать принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью "АВТОРЕМОНТ ЛК" (ИНН 7610039890, ОГРН 1027601129907) исключительные права на изобретение «Блок спиралей на мобильные заграждения», в том числе при производстве заграждений из колючей проволоки и при размещении фотографий таких заграждений.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ТПФ "Бастион-Пром"  (ИНН 7610089250, ОГРН 1107610004424) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АВТОРЕМОНТ ЛК" (ИНН 7610039890, ОГРН 1027601129907) 100 000 руб. компенсации, а также 270, 40 руб. в возмещение расходов на оплату услуг нотариуса, 3, 80 руб. почтовых расходов, 6 960 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АВТОРЕМОНТ ЛК" (ИНН  7610039890, ОГРН  1027601129907) в доход федерального бюджета 38 040 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

Чистякова О.Н.