ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, i№fo@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А70-10096/2020

11 марта 2021 года

город Омск

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 11 марта 2021 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н., 

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-902/2021) общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Эко-плит» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2020 по делу № А70-10096/2020 (судья Бадрызлова М.М.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Эко-плит» (ИНН 7203370360, ОГРН 1167232051909, 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. В.С. Высоцкого, 28, стр. 3) к обществу с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» (ИНН: 7203377051, ОГРН: 1167232059807, 625014, Тюменская область, г. Тюмень, ул. В.С. Высоцкого, 24, стр. 1), Захарову Павлу Игоревичу об обязании запретить использовать товарный знак, удалить обозначения с рекламных материалов, интернет-страниц, запретить использовать доменные имена, изменить фирменное наименование, о взыскании 1 100 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей: 

от общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Эко-плит» –ФИО3 по доверенности от 04.03.2020; 

от общества с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» – ФИО4 по доверенности от 01.09.2020;

от ФИО2 – ФИО4 по доверенности от 10.11.2020 № 89/18-н/72-2020-8-22; 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Экоплит» (далее – истец, ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит», завод) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» (далее – ответчик, ООО «Экоплит плюс», общество) и привлеченному к участию в деле в качестве соответчика – ФИО2 (далее – ФИО2, ответчик-2), в котором просило:

- запретить ООО «Экоплит плюс» использовать товарный знак № 741701 и сходные с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку № 741701; 

- обязать ООО «Экоплит плюс» удалить обозначения «ЭкоПлит плюс», «ecoplitplus», «экоплит-плюс», а также иные обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 741701 с материалов, которыми сопровождается производство и реализация продукции ООО «Экоплит плюс», в том числе с документации, с рекламных материалов, с интернет-страниц; 

- запретить ФИО2 и ООО «Экоплит плюс» использовать доменные имена экоплит-плюс.рф (http://x№----otbfecohdtg9iva.x№--plai/), http://ecoplitplus.ru/ для предложения товаров и информирования потребителей о товарах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 741701; 

- взыскать солидарно с ООО «Экоплит плюс» и ФИО2 в пользу ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 100 000 рублей; 

- запретить ООО «Экоплит плюс» использовать фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» в отношении следующих видов деятельности:

23.31 Производство керамических плит и плиток;

23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве;

46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; 

- взыскать солидарно с ООО «Экоплит плюс» и ФИО2 в пользу ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» судебные расходы: расходы на оплату услуг по договору № 030320/2 об оказании услуг по сопровождению претензионной работы от 03.03.2020 и дополнительными соглашениями к нему от 20.03.2020, от  16.04.2020 в сумме 20 000 руб.; расходы по обеспечению доказательств путем нотариального заверения интернет-страниц в размере 14 860 руб.; расходы на оплату услуг по договору № 040620 об оказании услуг по сопровождению судебной работы от 04.06.2020 в сумме 60 000 руб.; расходы на оплату государственной пошлины за обращение в арбитражный суд в размере 48 000 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2020 по делу № А70-10096/2020 в удовлетворении исковых требований отказано в  полном объеме. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал на то, что словарный элемент «плит» в товарном знаке истца является охраняемым элементом и должен учитываться при сравнении товарного знака истца и используемых ответчиками обозначений. Выводы суда первой инстанции о том, что словесные элементы «Эко», «плит» часто используются в названиях товаров и предприятий, в связи с чем утратили различительную способность, и что использование слов «Эко», «плит» является допустимым, поскольку подпадают под режим регулирования общепринятых терминов, по мнению истца, выходят за рамки полномочий суда, который не должен брать на себя функции Роспатента и Суда по интеллектуальным правам. 

Податель жалобы считает, что суд первой инстанции неправильно воспринимает термин «различительная способность» и безосновательно не принял во внимание доводы истца о высокой степени сходства товарного знака и спорных обозначений по фонетическому критерию. 

Кроме того, податель жалобы считает, что суд первой инстанции, неверно истолковав положения статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пришел к необоснованному выводу о пропуске истцом срока исковой давности, и  не учел, что природа фирменного наименования как материального блага и длящийся характер нарушения исключают применение исковой давности к требованию о запрете использования фирменного наименования.

 ООО «Экоплит плюс» и ФИО2 представлены письменные отзывы на апелляционную жалобу, в которых ответчики не согласились с доводами, изложенными истцом в апелляционной жалобе.

В судебном заседании представитель ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ООО «Экоплит плюс» и ФИО2 возразила на доводы апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменных отзывах, просила оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзывы, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 741701 с датой приоритета 19.04.2019, зарегистрированного в отношении товаров 06, 11, 19 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – товарный знак).

Кроме того, ООО «Завод строительных материалов «Эко-плит» с момента государственной регистрации его как юридического лица, то есть с 26.01.2016 является правообладателем исключительных прав на фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Эко-плит».

Как утверждает истец, ООО «Экоплит плюс» производит и реализует однородные с ответчиком товары (тротуарная плитка, брусчатка, кирпич облицовочный, фасадный камень, бордюры, водостоки, скульптуры) и для индивидуализации своих товаров и юридического лица использует сходные с товарным знаком и фирменным наименованием истца обозначения, что является нарушением исключительных прав истца. 

В частности, ответчик на сайтах экоплйт-плюс.рф, при рекламировании своих товаров и предприятия на сайтах https://2gis.ru/ и https://ya№dex.ru/, при рекламировании товаров и предприятия на вывесках и рекламных баннерах, расположенных на территории г. Тюмень, на документации, в наименовании юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс» использует комбинированное обозначение «ЭкоПлит», словесные обозначения «ЭкоПлит плюс», «ecoplitplus», а также фирменное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Экоплит плюс». 

Как указывает истец, ответчик производит и реализует товары, однородные тем товарам, которые производит и реализует истец, и в отношении которых зарегистрирован товарный знак; истец и ответчик являются прямыми конкурентами, имеют общий круг потребителей, в связи с чем имеется высокая вероятность смешения товарного знака и фирменного наименования истца и обозначений, используемых ответчиком.

Завод, полагая, что данными действиями ООО «Экоплит плюс» нарушило исключительные права истца на спорный товарный знак и фирменное наименование, направило ответчику претензию с требованием о прекращении нарушения прав истца и выплате компенсации.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, исследовав  однородность товаров, реализуемых ответчиком, и товаров истца, для которых зарегистрирован товарный знак истца,  оценив  восприятие всех элементов комбинированного товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиками, признал недоказанным нарушение исключительных прав истца, поскольку используемое ответчиком слово «Эко» является неохраняемым элементом товарного знака, поэтому ответчики вправе использовать указанное слово для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, учитывая, что неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями. Судом первой инстанции установлено, что словесные элементы «Эко» и «плит» используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями. Также судом первой инстанции по ходатайству ответчика применен срок исковой давности в отношении требования о запрете использования фирменного наименования.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ товарный знак как средство индивидуализации товаров, работ, услуг является интеллектуальной собственностью.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с положениями статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1473 ГК РФ фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В силу пункта 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 4 статьи 1474 ГК РФ).

В соответствии подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В пункте 45 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), предусмотрено следующее.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исследуемые признаки изображений установлены в пункте 43 приказа, согласно которому: Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Согласно пункту 44 Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (пункт 42 Правил № 482). При этом признаки, поименованные в пункте 42 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

 Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака само по себе не является использованием этого знака в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован.

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 13 Информационного письма Президиума от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 установлено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги.

 По утверждению истца, ответчик в своей деятельности использует комбинированное обозначение: «ЭкоПлит», а также словесные обозначения «ЭкоПлит плюс», «ecoplitplus» на сайтах, при рекламировании товаров и предприятия ответчиков, на вывесках и рекламных баннерах, на документации представленной истцом (счет, счет-фактура), в наименовании юридического лица.

Вместе с тем при сравнении товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, наименования истца на предмет сходства до степени смешения по семантическому, графическому и фонетическому критериям суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства произвольных частей фирменных наименований истца и ответчиков, а визуализация товарного знака истца не вызывает ассоциаций с использованными ответчиком обозначениями.

 Так, товарный знак истца является комбинированным и включает в себя стилизованное изображение в виде овала голубого цвета с желтой полосой, с включением слов «ООО», «плит», «Эко», «Завод строительных материалов», слова «Эко» и «плит» написаны раздельно, слово «Эко» является акцентным, расположено в центре торгового знака, выделено большими буквами, начальная буква «Э» является большой и выделена белым цветом, все слова выполнены графическим шрифтом определенного цвета, слова расположены в несколько строк, в том числе в диагональном исполнении, при этом, слова «ООО», «Эко», «Завод строительных материалов» не являются охраняемыми элементами торгового знака.

Ответчик использует словесный элемент «плит» совместно (слитно) с другим словом «Эко», словесные обозначения «ЭкоПлит плюс», «ecoplitplus» на сайтах, при рекламировании товаров и предприятия ответчиков, на вывесках и рекламных баннерах, на документации представленной истцом (счет, счет-фактура), в наименовании юридического лица, используются в черно-белом цвете, в одну строку, без каких-либо стилистических, графических или цветовых решений. Кроме того, ответчик использует обозначение на латинице в слитном исполнении, что также не нарушает прав истца на товарный знак.

 Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией ответчика, подержанной судом первой инстанции, о том, что слова «Эко», «плит» (от слова «плита», «плитка») являются описательными, широко распространенными и часто используемыми в наименованиях товаров и предприятий, при характеристике их качеств.

 Использование ответчиком в своих обозначениях слов «Эко», «плит» является допустимым, поскольку подпадает под режим регулирования общепринятых терминов, установленный пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Судом первой инстанции обоснованно учтено, что слово «Эко» не является охраняемым элементом, слово «плит» не занимает в товарном знаке истца доминирующего положения.

При оценке всех элементов сравниваемых обозначений, в том числе изобразительных и словесных, отсутствует сходство до степени смешения между товарным знаком истца и обозначениями, используемыми ответчиком.

Таким образом, используемые ответчиком обозначения нельзя признать сходными до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ № 741701.

В рассматриваемом случае между комбинированным торговым знаком истца и обозначением, используемым ответчиком, имеется сходство по фонетическому признаку, однако слово «Эко» в комбинированном торговом знаке истца является неохраняемым, при этом отсутствует сходство товарного знака и обозначений ответчика по графическому и семантическому критериям, в связи с чем комбинированный товарный знак истца в составе всех словесных и графических изображений в целом и обозначения ответчика не ассоциируются друг с другом.

Кроме того, оценивая степень сходства товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что товарный знак истца по свидетельству РФ № 741701 зарегистрирован на неоднородные товары - классы товаров МКТУ: класс 06 – различные товары и изделия на металлы; класс 11 – мангалы, класс 19 – различные изделия, товары из леса, стекла, бетона, камня, пластика, как декоративные, так и используемые в строительстве, используемые как в личных бытовых целях, так и в производственных целях. 

При этом ответчик не производит, не рекламирует и не осуществляет торговлю товарами классов 06, 11 МКТУ, а производит и реализует только несколько товаров из класса 19 МКТУ. Представленными в материалы дела первичными документами (товарные накладные) подтверждается, что истец не использует товарный знак в отношении конкретных товаров.

Указанное, а также незначительность периода использования товарного знака правообладателем, отсутствие широкой известности и узнаваемости товарного знака среди потребителей свидетельствует о невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности спорных товаров одному изготовителю.

 Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, и отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов.

В целях подтверждения доводов об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и используемых ответчиком обозначений, ООО «Экоплит плюс» было заказано социологическое исследование среди совершеннолетних жителей РФ –потребителей тротуарной плитки, брусчатки, кирпича облицовочного, фасадного камня, бордюров, водостоков, скульптур.

Из представленного в материалы дела заключения № 132-2020 от 03.12.2020, составленного Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН, по результатам социологического опроса, проведенного с 18.11.2020 по 03.12.2020 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей тротуарной плитки, брусчатки, кирпича облицовочного, фасадного камня, бордюров, водостоков, скульптур, следует, что при проведении исследования выборкой были охвачены 178 городских округов и муниципальных районов в 71 регионе Российской Федерации. Всего было опрошено 500 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров, при этом 83% респондентов ответили, что при просмотре комбинированного обозначения «ЭкоПлит плюс» у них не возникло ассоциаций с каким-либо другим конкретным обозначением. Подавляющее большинство потребителей (80%) полагают, что товары под товарным знаком № 741701 «ООО плит Эко» и под комбинированным обозначением «ЭкоПлит плюс» производятся разными компаниями. Кроме того, почти все респонденты (96%) отмечают, что могут однозначно отличить указанные обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

Подавляющее большинство потребителей (83%) полагают, что товары под товарным знаком № 741701 «ООО плит Эко» и под доменным именем «ecoplitplus.ru», написанным латиницей, производятся разными компаниями. Кроме того, почти все респонденты (95%) отмечают, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

Таким образом, полученные данные и установленные по делу фактические обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком № 741701 «ООО плит Эко» и обозначением, используемым ответчиком. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии в рассматриваемом случае факта схожести до степени смешения товарного знака № 741701 и обозначений, используемых ответчиком. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, выводы суда первой инстанции о том, что словесные элементы «Эко», «плит» часто используются в названиях товаров и предприятий, в связи с чем утратили различительную способность, и что использование слов «Эко», «плит» является допустимым, поскольку подпадают под режим регулирования общепринятых терминов, не выходят за рамки полномочий суда, поскольку в рассматриваемом случае суд первой инстанции при оценке сходства фирменных наименований, товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиком, правомерно руководствовался по аналогии Правилами № 482 и учитывал общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на потребителя соответствующих товаров или услуг.

Доводы истца о недобросовестной конкуренции со стороны ответчика, судом апелляционной инстанции не принимается, поскольку указанное обстоятельство не входит в предмет рассмотрения дела о нарушении исключительного права на использование товарного знака и фирменного наименования.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции при оценке обоснованности требования истца о защите исключительного права на фирменное наименование также пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности, с чем истец в апелляционной жалобе не согласился. 

Проанализировав соответствующие доводы апелляционной жалобы, и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции находит обоснованным применение судом первой инстанции срока исковой давности к требованию защите исключительного права на использование фирменного наименования, исходя из следующего. 

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2 статьи 199 ГК РФ, пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее – Постановление № 43)).

Из взаимосвязи указанных норм права следует, что право на фирменное наименование является имущественным правом юридического лица, которое с точки зрения его оборотоспособности ограничено в силу прямого указания закона.

Имущественная природа указанного права в совокупности с прямым запретом, установленным нормой пункта 3 статьи 1227 ГК РФ в отношении применения норм раздела II ГК РФ к интеллектуальным правам, исключает возможность применения в данном случае норм статьи 208 ГК РФ («Требования, на которые исковая давность не распространяется» в части требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304 ГК РФ)).

Таким образом, как обоснованно указал суд первой инстанции, требование о защите исключительного права на фирменное наименование может быть предъявлено в пределах общего трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 ГК РФ.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в абзаце втором пункта 1 Постановления № 43, если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Таким образом, трехлетний срок исковой давности для защиты права на фирменное наименование, с учетом положений статьи 200 ГК РФ и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, в данном случае следует исчислять с момента, когда истец стал считать такое право нарушенным (узнало или должно было узнать о нарушении своего права), а также о том, кто является нарушителем этого права, так как диспозиция нормы пункта 1 статьи 200 ГК РФ определяет не только момент, с которого исчисляется срок исковой давности, но и ряд событий – 1) лицо узнало или должно было узнать 2) о нарушении своего права и 3) о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

При этом сам по себе факт и момент регистрации иного «младшего» юридического лица с фирменным наименованием, тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием «старшего» юридического лица, не являются определяющими для установления совокупности юридических фактов, предусмотренных пунктом 1 статьи 200 ГК РФ. Правовое значение в данном случае имеет тот факт, что юридическому лицу стало известно (или должно было стать известно) именно о нарушении его исключительного права и о том, кто конкретно это право нарушил (о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права).

 В рассматриваемом случае учитывая открытость, публичность использования ответчиком своего фирменного наименования, в том числе на официальном интернет-сайте, о нарушении своего исключительного права на фирменное наименование истец должен был узнать не позднее момента регистрации ответчика в ЕГРЮЛ и начала осуществления им хозяйственной деятельности, то есть с 2016 года, доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено.

 Поскольку истец обратился в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением 22.06.2020, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о пропуске истцом срока исковой давности.

Таким образом, отказав в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. Нормы материального права применены арбитражным судом правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

 Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов «Эко-плит» оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2020 по делу № А70-10096/2020 – без изменения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

Н.Е. Иванова

 Н.А. Шиндлер