АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-11065/2019

г. Белгород

14 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 14 июля 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Воловикова М. А.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "МАГНАТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ОАО "БЕЛВИНО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица: ООО «АЛКОМИР»

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, доверенность от 13.02.2020,

от ответчика: ФИО3, доверенность от 09.01.2020,

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ:

ООО "МАГНАТ" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к ОАО "БЕЛВИНО", в котором просит взыскать с ОАО "БЕЛВИНО" в пользу ООО "МАГНАТ" компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству 423101 в сумме 41 347 152 рублей, взыскать с ОАО "БЕЛВИНО" в пользу ООО "МАГНАТ" расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей.

Определением суда от 09.06.2020 уточненные требования заявителя были приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал по доводам, изложенным письменно с учетом уточнений. Просил взыскать с ОАО "БЕЛВИНО" в пользу ООО "МАГНАТ" компенсацию за незаконное использование именно товарного знака по свидетельству 423101 в сумме 41 347 152 рублей и расходы по госпошлине. 

Представитель ответчика требования не признал, указал на злоупотребление правом со стороны заявителя.

Как следует из материалов дела, ООО "МАГНАТ" в период с 02.11.2018 по 18.06.2019 являлось правообладателем товарного знака по свидетельству № 423101, зарегистрированному 18.11.2010 в отношении товаров и услуг 33 и 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) алкогольные напитки (за исключением пива); водка; продвижение товаров (для третьих лиц), сбор и группирование товаров (для третьих лиц), за исключением их транспортировки, для удобства их изучения и приобретения, в том числе услуги оптовой и розничной торговли, услуги магазинов; реклама, с приоритетом от 11.02.2010. Срок действия регистрации установлен до 11.02.2020. 

Истцом было установлено, что в период его правообладания указанным товарным знаком по свидетельству № 423101 ОАО "БЕЛВИНО" изготовляло и реализовывало алкогольную продукцию с его использованием без заключения лицензионного (сублицензионного) договора, что подтверждается протоколом осмотра письменных доказательств от 29.05.2019.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса).  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.  Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом. 

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса  нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

В соответствии с Постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков. 

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов:  При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.  Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.  

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара. 

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.  Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смещения.  

Истец указывал, что ответчиком используется обозначение, сходное до степени смешения с его товарным знаком 423101 с учетом уточнений. При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении на этикетах алкогольной продукции ответчика сходства до степени смешения суд обозрел оригиналы этикеток, приобщенных к материалам дела, фотокопии продукции и установил, что ответчиком при осуществлении деятельности по производству и реализации алкогольной продукции использовались этикетки с комбинированным изображением, содержащим словесные элементы «Добрый медведь», а также изобразительный элемент в виде медведя. При этом над словом «добрый» расположено изображение в виде следа от медвежьей лапы.

Сравнив товарный знак истца 423101 и обозначение на продукции ответчика, суд приходит выводу о том, что в рассматриваемом случае имеется графическое сходство объектов, однако с учетом расположения спорного обозначения, его размера и конструкции этикетки, размещенной на продукции, выпускаемой ответчиком, наличия сублецинзионных договоров на право использования товарных знаков 434378 и 423325, судом не установлена угроза смешения продукции ответчика с товарным знаком истца  423101.

Суд, исходя из восприятия рядовым покупателем, продукции ответчика, не находит угрозы смешения товарных знаков. Доказательств изготовления товаров и услуг 33 и 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) только с изображением товарного знака 423101 суду не представлено. Товарный знак 423101 не использовался правообладателем.

В данном случае словесные элементы «Добрый медведь», а также изобразительный элемент в виде медведя на этикетках товара ответчика являются доминирующими (сильным), а изображение следа от медвежьей лапы – дополнительным (слабым) и с точки зрения рядового покупателя не может восприниматься отдельно от иных элементов этикетки и ее конструкции в целом. Доказательств обратного, в том числе опросов покупателей, экспертиз, суду не представлено. 

Также суду не представлено доказательств известности и узнаваемости товарного знака 423101 отдельно от иных товарных знаком серии Добрый медведь. А представленные в материалы дела ответчиком доказательства использования спорного товарного знака иными производителями без заключения соответствующих договоров, но имеющих лицензионные (сублицензионные) договора на использование иных товарных знаком серии Добрый медведь указывают на тот факт, что с точки обычного потребителя товарный знак 423101 не мог восприниматься отдельно и применительно к его правообладателю ООО "МАГНАТ".

Поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании, и в данном случае указанный критерий не был подтвержден, суд отказывает в удовлетворении требований истца. 

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (п. 154 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

В целях проверки доводов ответчика о злоупотреблении истцом своим правом, суд в определении от 21.05.2020 предложил представить заявителю пояснения, указать цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования. 

Заявитель указал, что приобретение товарных знаков было мотивировано их высоким инвестиционным потенциалом (возможностью заключения лицензионных договоров на их использование и высокой вероятностью их более выгодной перепродажи, а также различительной способностью товарных знаков «Добрый медведь» (водка, маркированная товарным знаком  «Добрый медведь», по состоянию на 2017 год занимала первое место, а по состоянию на 2018 год – третье место по продажам в РФ). После приобретения прав на товарные знаки истцом предпринимались действия по заключению лицензионных и сублицензионных соглашений в отношении иных товарных знаков № 423325, 434378.

Фактическая не востребованность со стороны лицензиатов ряда товарных знаков, вызванная, в том числе, их использованием рядом производителей без необходимого юридического закрепления, послужила причиной продажи соответствующих активов 18.06.2019.

Таким образом, ООО "МАГНАТ" на короткий промежуток времени с 02.11.2018 по 18.06.2019 являлось правообладателем товарного знака по свидетельству № 423101. За этот период общество не производило и не вводило в гражданский оборот алкогольную продукцию с товарным знаком под номером 423101. Лицензионных и сублицензионных соглашений в отношении товарного знака под номером 423101 и иных не заключало. 

Более того, как следует из материалов дела, на товарный знак № 423101 с момента его регистрации лицензионные и сублицензионные соглашения с его правообладателями вообще никем не заключались. Доказательств обратного суду не представлено.

Довод заявителя о высоком инвестиционном потенциале, в том числе товарного знака  по свидетельству № 423101, доказательствами не подтвержден. Наличие в открытом доступе информации о правообладателе, на которую ссылается заявитель, не исключало проверку заявителем заключения лицензионных и сублицензионных соглашений на указанный товарный знак. В материалы дела не представлено доказательств обращения к заявителю о заключении указанных договоров со стороны третьих лиц и предложений к третьим лица, производителям товаров и услуг 33 и 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) со стороны истца.

Как следует из материалов дела, ООО "МАГНАТ" с 02.11.2018 по 18.06.2019 также являлось правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 173061,258572, 361874, 413889, 426223, 434377, 471006, 434378 и 423325 на основании договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 01.08.2018. Доказательств заключения лицензионных и сублицензионных договоров на данные товарные знаки, изготовления продукции и оказания услуг ООО "МАГНАТ" с использованием указанных товарных знаков суду не представлено. 

Между тем ОАО "БЕЛВИНО" впервые начало производство водки «Добрый медведь» в 2016 года по лицензионному договору от 23.03.2016 № 02/03, заключенному с  ООО «Дивинус» на товарные знаки, в том числе № 434378, 423325.

Между  ОАО "БЕЛВИНО" и ООО «Алкомир» был заключен сублицензионный договор от 28.04.2018 № АЛ-5/2018 на товарные знаки № 434378 и 423325 для производства водки «Добрый медведь». Основанием для заключения договора явился лицензионный договор от 15.11.2017 № АМ-1/2017, заключенный ООО «ИнтелПро» с ООО «Алкомир» на передачу прав на товарные знаки в сублицензию со сроком действия до 15.11.2022.

Ответчик пояснил, что при заключении сублицензионного договора сторонами согласовывался макет продукции с изображением товарных знаков, представленный в материалы дела, оригинал обозревался в судебном заседании. При этом истец полагал недоказанным факт согласования в отсутствие указания на макете указания на приложение к договору. Заявлений о фальсификации доказательств суду не поступало.

Суд полагает, что факт согласования макета в данном случае не имеет существенного значения с учетом выводов суда об отсутствии смешения обозначений.

В свою очередь факт злоупотребления правом без наличия доказательств введения товара в оборот, но при наличии данных о его регистрации в целях дальнейшего получения судебных компенсаций является очевидным. Указанные действия, по мнению суда, свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны заявителя.

Суд приходит  к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, признав такое нарушение самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований  о защите исключительных прав на спорный товарный знак. 

Кроме того,  судом также установлено, что истец не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот продукции с использованием спорного товарного знака. Между тем товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным  на охрану результата производства.  Соответственно,  суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из  фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).  

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. 

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации  нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях,  суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем,  должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. 

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение и последующих взысканий компенсаций, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано. 

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Кодекса, суд пришел к выводу, что действия заявителя свидетельствуют о злоупотреблении правом. 

Иные доводы лиц, участвующих в деле и представленные доказательства, в том числе о дизайне и внешнем виде алкогольной продукции иных заводов, не влияют на выводы суда первой инстанции.

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные  в материалы дела доказательства, руководствуясь общим восприятием сравниваемых обозначений, учитывая всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость  и запоминаемость товара ответчика, суд приходит к выводу об отсутствии угрозы смешения обозначения ответчика  с товарным знаком истца, о злоупотреблении правом со стороны заявителя, в связи с чем заявленные обществом требования оставляет без удовлетворения. 

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

С учетом изложенного, государственная пошлина относится на истца по делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных ООО "МАГНАТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) требований отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Воловикова М. А.