Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Пермь

«14»  октября 2022 года 

  Дело № А50-14162/2022

 

Резолютивная часть решения объявлена 10  октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 14  октября 2022 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи  Кульбаковой Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмелевой Н.В., рассмотрел в открытом судебном заседании с применением системы веб-конференции дело по иску акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (127410, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Прикамский  завод лакокрасочных материалов» (614090, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей 00 копеек,

при участии:

от истца через систему Онлайн-заседание – ФИО1, доверенность от 21.05.2022, паспорт, диплом;

от ответчика – ФИО2, доверенность от 11.08.2022, паспорт, копия диплома,

У С Т А Н О В И Л:

истец акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии –Атомстрой» обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Пермский завод лакокрасочных материалов»  о взыскании компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» в размере 500 000 рублей 00 копеек.

Представитель истца принял участие в судебном заседании путем использования системы Онлайн-заседание, на исковых требованиях настаивал в полном объеме, указал, что действительно информация с сайта была удалена после получения претензии, размер вознаграждения лицензиатами уплачивался в зависимости от реализации продукции, в 2021 и 2022 году возможно не было реализации.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования  признал, просил снизить размер компенсации до 10 000 рублей, указал, что информация на сайте была размещена ошибочно, убрали ее сразу после получения претензии от истца, спорное обозначение было указано в описании, а не в названии, что не являлось рекламой продаваемой продукции, производства у компании нет.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ был зарегистрирован следующий товарный знак: сведения о регистрации, которого имеются на сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (http://www1.fips.ru), который принадлежит акционерному обществу «НИКИМТ – Атомстрой» на основании свидетельства о регистрации товарного знака:

- № 439290 («ЭПОФЕНИПЛЕН»), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.06.2011 года. 

Обращаясь с настоящим иском в суд, истец указал на нарушение ответчиками исключительных прав на товарный знак № 439290, выразившееся в размещении товарного знака на страницах сети Интернет в отношении однородных товаров, а именно на странице ответчика в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:  http://pzlm.ru/catalog/email/emal-ep-5285 в разделе «продукция» размещена информация о продукции: Эмаль ЭП-5285 «ЭПОФЕНИПЛЕН», содержащая указание на товарный знак  в отсутствие каких-либо правовых оснований для производства и реализации продукции с товарным знаком.

Также из искового заявления и пояснений представителя истца следует, что использование товарного знака ответчиком установлено 14.03.2022, что подтверждается скриншотами страниц сети Интернет от 14.03.2022, согласно которым на странице сайта Прикамского завода лакокрасочных материалов в разделе «Продукция» - «Эмали» -  предлагается к продаже Эмаль ЭП-5285, в описании которой указано, что в состав входит Эпофениплен (л.д. 21).

Представителем ответчика обстоятельства размещения спорного товарного знака на сайте ответчика в судебном заседании и письменном отзыве не оспаривались.

Истцом 16.03.2022 в адрес ответчика направлена претензия для досудебного урегулирования спора (л.д. 14-20).

Из пояснений представителей сторон в судебном заседании следует, что наименование товарного знака № 439290 («ЭПОФЕНИПЛЕН») удалено ответчиком сразу после получения указанной претензии (протокол с/з от 10.10.2022).

Таким образом, суду представлены допустимые и относимые доказательства  использования ответчиком в предложении о продаже товара спорного товарного знака. Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются (ст.   65 АПК РФ).

Принадлежность истцу спорного товарного знака установлена судом, подтверждена документально и не оспаривается ответчиком.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование спорного товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Права на использование товарного знака истец  ответчику  не передавал, в связи с чем, действия ответчика нарушают исключительные права истца на средство индивидуализации товара и на результат интеллектуальной деятельности.

Поскольку ответчиком из предъявленных в претензии требований было удовлетворено только одно – прекращено использование товарного знака, компенсация за незаконное использование товарного знака не выплачена, истец обратился с заявленными требованиями в арбитражный суд.

В силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Общество при обращении в суд с иском по настоящему делу избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании вышеуказанной нормы - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Разъяснения, приведенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", предусматривают возможность взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере, равном однократной стоимости права использования спорного объекта интеллектуальной собственности, в том числе, в случае единичного правонарушения, подлежащей определению судом с учетом установленных им фактических обстоятельств дела.

Истцом в обоснование размера компенсации представлен лицензионный договор № 80999-12 от 15.12.2012 о предоставлении права использования товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» по свидетельству Российской Федерации N 439290, заключенного с закрытым акционерным обществом «ПКФ Спектр» (далее – лицензионный договор), отчеты об использовании товарного знака с 2013 года по 2019 год.

Из пояснений представителя истца следует, что отчеты за период 2020-2022 годов, непосредственно предшествовавший выявленному правонарушению, не представлены, так как возможно не было продаж с использованием товарного знака лицензиатом.

Проанализировав содержание указанного договора, размер выплаченного вознаграждения лицензиатом за семь лет с 2013 по 2019 годы – 2 668 979,48 рублей, суд установил, что право на использование названного товарного знака составляет 381 282,77 рублей в год. 

Из пояснений представителя ответчика и письменного отзыва следует, что информация с использованием спорного товарного знака размещена на сайте ответчика при заполнении каталога в сентябре 2021 года.

Доказательств размещения ответчиком спорного товарного знака на сайте ответчика ранее указанной даты (сентябрь 2021 года) истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказано.

Суд обращает внимание сторон на то, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной указанной в лицензионном договоре стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. При таких обстоятельствах частичное удовлетворение требований является результатом не снижения размера компенсации, а определения ее размера исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам конкретного дела.

Доводы ответчика о чрезмерности заявленной ко взысканию компенсации и необходимости ее снижения до 10 000 рублей со ссылкой на то, что компания не занимается производством лакокрасочных материалов, не принимаются судом, поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности указано производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик (ОКВЭД 20.30). 

При этом судом принимаются во внимание доводы ответчика о том, что исключительное право истца нарушено однократно. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства рассматриваемого дела, объем представленных сторонами доказательств, суд исходит из того, что присуждение истцу компенсации за незаконное использование товарного знака № 439290 в размере 200 000 рублей 00 копеек по факту использования товарного знака продолжительностью 6 месяцев, исполнение требований правообладателя о прекращении использования спорного товарного знака ответчиком сразу после направления претензии, отсутствие данных об использовании и размере использования товарного знака лицензиатами в период двух лет, непосредственно предшествовавших совершению нарушения, отсутствие доказательств наступления негативных последствий, повлекших убытки для истца, принимая во внимание способ (указание в составе продукции) и объем незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, отсутствие размещения рекламы ответчиком со спорным товарным знаком, является необходимой и достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

С учетом вышеизложенного, исковые требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав подлежат  удовлетворению частично в размере 200 000 рублей.

Согласно пункту 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

От суммы исковых требований 500 000 рублей подлежит уплате государственная пошлина в размере 13 000 рублей 00 копеек.

При обращении с исковым заявлением истцом оплачена государственная пошлина в размере 13 000 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением № 15421 от 19.05.2022.

В силу статьи 110 АПК РФ с учетом принятого решения по делу расходы по оплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (40%), и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 5 200 рублей 00 копеек. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прикамский  завод лакокрасочных материалов» (614090, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии –Атомстрой» (127410, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование зарегистрированного товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» в размере 200 000 рублей 00 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 5 200 рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

СудьяЕ.В. Кульбакова