АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-631/2021

г. Чебоксары

20 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.05.2021.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Яхатиной С.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО2, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,

к индивидуальному предпринимателю ФИО3,   424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

о понуждении к исполнению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак,

третьи лица: ОАО "Уржумский спиртоводочный завод", (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>).

при участии:

от истца – ФИО4 по доверенности от 28.02.2021,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском к  индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее - ответчик) о понуждении к исполнению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, обязав ответчика осуществить государственную регистрацию отчуждения исключительного права на товарный знак № 373772 по договору от 05.09.2019 в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в силу.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств в рамках договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 373772. Так, в обоснование своих доводов истец указал, что после исполнения истцом своих обязательств по спорному договору 28.01.2020 Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила истцу уведомление об отказе в удовлетворении заявления об отзыве заявления, в котором было указано, что 03.12.2019 к ним поступило заявление об отзыве заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак № 373772 по договору, подписанное от имени правообладателя ФИО3 и от имени приобретателя ФИО2 А,В. В вышеуказанном уведомлении также было указано, что подпись ФИО2 на заявлении об отзыве заявления отличается от подписи, поставленной в ранее представленных документах. 16.07.2020 Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила истцу уведомление об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный: знак по договору в связи с представлением взаимоисключающих и противоречащих друг другу документов об отчуждении исключительного права на один и тот же товарный знак в пользу разных лиц.

В заседании суда представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, представил суду отзыв на возражения ответчика, в которых пояснил следующее. В рамках рассмотрения спора по делу № А38-2274/2020 ответчик пояснял, что 15.08.2019 направил ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" оферту на заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 373772, но подписанный экземпляр договора не получил даже после направлении запросов о его предоставлении. Заинтересованность ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" в заключении договора была проявлена только в октябре 2019 года. Таким образом, в период с 15.08.2019 по октябрь 2019 года какого-либо акцепта от ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" ответчику не поступало. Одновременно сообщил, что истцу денежные средства по платежному поручению № 101 от 29.05.2020 не поступали, что подтверждается выпиской с расчетного счета Заявителя (имеется в материалах дела). Соответственно, ответчик после заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 373772 с истцом и получения вознаграждения за отчуждение исключительного права на словесный товарный знак "Огни Марий Эл" не вправе заявлять об одностороннем расторжении (отказе) от вышеуказанного договора, т.к. нет оснований для такого расторжения.

Ответчик и третьи лица, надлежаще извещенные о времени и месте судебного заседания, явку полномочных представителей не обеспечили. Суд в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие  их представителей. 

Ранее ответчик в отзыве от 04.03.2021 исковые требования не признал, указав, что 15.08.2019 между истцом и открытым акционерным обществом "Уржумский спиртоводочный завод" заключен договор о передаче исключительного права в отношении спорного товарного знака. Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 30.09.2020 по делу №А38-2274/2020, вступившим в законную силу, установлено, что товарный знак фактически используется при производстве алкогольной продукции ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" на основании лицензионного договора, заключенного им с обладателем исключительного права на товарный знак № 373772, ООО "Ново-Фокинский ликёроводочный завод". ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" продолжает производить продукцию с использованием товарного знака № 373772. В целях приобретения всех прав на товарный знак, ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" подписало с ИП ФИО3 договор. Плата за приобретенное право внесена 15.11.2019 по платежному поручению № 004744. Тем самым у акционерного общества возникло право на использование товарного знака. Так как плата за приобретенное право по заключенному с ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" договору, поступила ответчику только 15.11.2019, ИП ФИО3 вернул ИП ФИО2 полученное вознаграждение в размере 10000 рублей в связи с невозможностью отчуждения исключительного права на товарный знак в пользу истца. Кроме того, истец в своем иске не указал, каким образом заявленные требования приведут к восстановлению нарушенного права и законных интересов.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в письменных пояснениях от 10.03.2021 № 30-379/4, пояснила, что Роспатентом 16.07.2020 было принято решение в форме уведомления об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 373772по результатам рассмотрения поступившего ответа от ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" и возражения ИП ФИО2 Указанное решение от 16.07.2020 обосновано тем, что на регистрацию в Роспатент представлено два взаимоисключающих комплекта документов (№ 2019Д23530 и № 2019Д31047) по регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 373772 на имя разных лиц. Таким образом, из представленных документов не представлялось возможным установить намерение ИП ФИО3 в регистрации конкретного договора об отчуждении исключительного права на принадлежащий ему товарный знак. Рассмотрение данного искового требования Роспатент оставил на усмотрение суда.

ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" в письменных пояснениях от 05.04.2021 возражал относительно удовлетворения исковых требований, поскольку исключительное право на товарный знак "ОГНИ МАРИЙ ЭЛ" по Свидетельству №373772 были переданы ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" 15.08.2019, что ранее даты договора, на который ссылается истец, обосновывая свои требования. Указанный истцом договор от 05.09.2019 не может быть положен в основу данного иска, так как на дату заключения данного договора все исключительные права на спорный товар знак ответчиком были переданы ранее.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Марий Эл от 30.09.2020 по делу №А38-2274/2020, рассмотренному по иску ФИО2  к индивидуальному предпринимателю ФИО3 и открытому акционерному обществу "Уржумский спиртоводочный завод" о признании недействительным заключенного ответчиками договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 373772 от 15.08.2019 и о применении последствий недействительности сделки путем обязания Роспатента внести в Государственный реестр сведения об аннулировании записей, касающихся заявки на регистрацию отчуждения исключительных прав на товарный знак № 373772 по договору от 15.08.2019,  в иске отказано,  установлено следующее.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373772 был заключен между предпринимателем ФИО3 и обществом "Уржумский СВЗ" 15.08.2019. Плата по договору была перечислена обществом "Уржумский СВЗ" предпринимателю ФИО3 на основании платежного поручения от 15.11.2019 N 004744.

Наряду с этим 05.09.2019 между предпринимателем ФИО3 и предпринимателем ФИО2 был заключен аналогичный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373772. Плата по договору была перечислена предпринимателем ФИО2 предпринимателю ФИО3 на основании платежного поручения от 03.10.2019 N 11.

Принимая во внимание то обстоятельство, что на момент заключения договора от 15.08.2019 между предпринимателем ФИО3 и обществом "Уржумский СВЗ" государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373772 в рамках договорных отношений между предпринимателем ФИО3 и предпринимателем ФИО2 не состоялась, суд пришел к выводу о том, что у правообладателя соответствующего средства индивидуализации имелись правомочия на заключение такого договора.

При этом, заключение правообладателем договора об отчуждении исключительного права в отношении одного и того же товарного знака с несколькими приобретателями само по себе не влечет недействительность одного из этих договоров. Разрешение вопроса о действительности сделки связано с установлением наличия или отсутствия пороков ее формы, содержания и (или) воли ее сторон на момент совершения юридически значимых действий, влекущих возникновение соответствующих гражданских прав и обязанностей, то есть на момент заключения сделки.

Суд пришел к выводу о недоказанности приведенных истцом в обоснование своих требований обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у предпринимателя ФИО3 правомочия по распоряжению исключительным правом на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373772. При этом суд исходит из отсутствия доказательств, подтверждающих факт перехода исключительного права на указанное средство индивидуализации на основании заключенного между предпринимателем ФИО2 и предпринимателем ФИО3 договора от 05.09.2019.

В абзаце 7 пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации.

Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

В свою очередь, в соответствии с пунктом 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что на момент заключения спорного договора у предпринимателя ФИО3 отсутствовало исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373772.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 22.04.2021 по указанному делу отметил, что, вопреки доводу кассационной жалобы истца, в материалах дела имеется копия платежного поручения от 29.05.2020 N 101, подтверждающая факт перечисления предпринимателем ФИО5 ошибочно уплаченных денежных средств в размере 10 000 рублей на счет предпринимателя ФИО2 

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что данное обстоятельство не имеет юридического значения для разрешения вопроса о действительности заключенного между предпринимателем ФИО3 и обществом "Уржумский СВЗ" договора от 15.08.2019 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373772. Как усматривается из принятого по настоящему делу решения, по результатам оценки обоснованности заявленных исковых требований суд первой инстанции констатировал, что применительно к рассматриваемому случаю предприниматель ФИО2 вправе требовать от правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373772 возмещения убытков за неисполнение договора от 05.09.2019.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

16.09.2019 ФИО2 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности подано заявление о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак №373772.

03.12.2019  Федеральной службой по интеллектуальной собственности истцу направлено уведомление о необходимости представления документов и поступлении документов на регистрацию договора от 15.08.2019, заключенного   между ФИО3 и ОАО "Уржумский спиртоводочный завод".

16.07.2020 Федеральная служба по интеллектуальной собственности направила истцу уведомление об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору в связи с представлением взаимоисключающих и противоречащих друг другу документов  об отчуждении исключительного права на один и тот же товарный знак в пользу разных лиц.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца  с иском об обязании осуществить государственную регистрацию договора об отчуждении исключительных прав от 05.09.2019 на товарный знак №373772. 

В соответствии со статьей 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Согласно статье 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права).

Согласно статье 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации.

Осуществление государственной регистрации договора возможно уполномоченным органом. Для этого стороны представляют в орган соответствующие документы. 

Статьей 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права (пункт 1).

В соответствии со статьей 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В связи с тем, что ФИО3 ранее заключения договора от 05.09.2019 с истцом заключил договор от 15.08.2019 об отчуждении исключительного права на товарный знак № 373772 с ОАО "Уржумский спиртоводочный завод", документы о государственной регистрации которого находятся в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, суд не находит оснований для удовлетворения иска.

В рассматриваемом случае истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права. 

Расходы по оплате государственной пошлины суд в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на  истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

С.Ю. Яхатина