Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-130679/2018

06 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  06 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТИКА" (адрес:  Россия 191119, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/12Н;  ОГРН:  

<

***>)

ответчики: 1- Индивидуальный предприниматель ФИО2 (адрес:  Россия 197136, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д.88, кв.27, ОГРНИП: 

<

***>) 

2- Баранова-Лотош Ирина Юрьевна (адрес:  Россия 197136, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С. д.88, кв.27; Россия 105122, г.Москва, ул.Никитинская, д.31, корп.1, кв.178; Россия 198328, Санкт-Петербург, пр.Кузнецова, 25-1-112)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГТАЙМ" (адрес:  Россия 443045, г САМАРА, САМАРСКАЯ обл, ул АВРОРЫ 181; Россия 443013, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>)

о защите исключительного права на товарный знак

при участии

- от истца: представитель ФИО4 (дов. от 27.11.2019г.)

- от ответчиков: 1- представитель ФИО5 (дов. от 20.07.2020г.)

2- не явился (извещен)

- от третьего лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНТИКА» (далее–истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее–ответчик), с участием в деле в качестве третьего лица Общества с ограниченной ответственностью «Регтайм», и просило запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ No 498306 от 23.10.2013 г., признать регистрацию доменного имени ipanemawaxbar.ru нарушением прав на товарный знак по свидетельству РФ No498306 от 23.10.2013 г.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2019 г., оставленным без изменения Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2019г., в иске ООО «АВАНТИКА» отказано. 

Суды посчитали, что используемое ответчиком обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 г. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2019 г. и Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2019 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Суд кассационной инстанции указал, что не может признать указанный вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца основанным на правильном применении норм материального права, исследовании всех необходимых доказательств и установлении всех имеющих значение обстоятельств. 

Суд кассационной инстанции отметил, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии полностью совпадающего словесного элемента «WAXBAR», используемого обозначения и словесного элемента спорного товарного знака.

Кроме того, суды в обжалуемых судебных актах не исследовали степень однородности товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки истца и товаров, для реализации которых ответчик использует спорное обозначение. Между тем, данное обстоятельство имеет значение для разрешения вопроса о вероятности смешения обозначений. 

При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров/услуг, для которых использовалось обозначение ответчика товарам/услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, судом первой инстанции не устанавливалась, что может повлиять на выводы суда о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, что в свою очередь может повлечь противоположные выводы относительно наличия в действиях ответчика факта нарушения исключительных прав истца.

Кроме того, суд кассационной инстанции полагает довод заявителя кассационной жалобы относительно необоснованного отказа в удовлетворении ходатайства о привлечении администратора домена http://ipanemawaxbar.ru – ФИО3 к участию в деле в качестве соответчика, обоснованным.

При новом рассмотрении настоящего дела Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Определением от 27.01.2020 г. привлек ФИО3 к участию в деле в качестве соответчика. 

Истец на исковых требованиях настаивал, представил суду Письменные пояснения с учетом судебных актов вышестоящих инстанций. 

Ответчик против исковых требований возражал по мотивом, изложенным в Возражениях на исковое заявление. 

Заслушав присутствующих представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Истец является правообладателем товарного знака   по свидетельству РФ № 498306 от 23.10.2013 г. с датой приоритета от 22.08.2012 г. (далее – Товарный знак).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические, а также услуг 44 класса МКТУ, в частности: салоны красоты.

Истцом было выявлено нарушение его исключительных прав на Товарный знак. 

В Санкт-Петербурге по адресу наб. Адмиралтейского канала, дом 2, Остров Новая Голландия, 3 этаж организован салон красоты ipanema WAX BAR.

При этом, при осуществлении данной хозяйственной деятельности, ответчиком, в целях индивидуализации предприятия, используется обозначение  «ipanema WAXBAR», которое, по мнению истца, сходно до степени смешения со словесным элементом «WAXABAR», являющимся охраняемым элементом зарегистрированного товарного знака по свидетельству РФ № 498306 от 23.10.2013 г. с датой приоритета от 22.08.2012 г.   

Обозначение «ipanema WAXBAR» используется на вывесках и информационных стендах предприятия, в рекламных листовках, находящихся на предприятии в свободном доступе, на визитных карточках, раздающихся на предприятии, в доменном имени http://ipanemawaxbar.ru, на Интернет сайте с данным доменным именем и на реализуемом на предприятии товаре Ингибитор крем-гель после депиляции. 

Указанное подтверждается проведенной фото фиксацией, результатами контрольной закупки с получением товара, а также Товарного чека ИП ФИО2 от 20.07.2018 г., Товарного чека ИП ФИО2 от 21.07.2018 г., Протоколом осмотра доказательств от 07.09.2018 г. 78 А Б 5638306, составленным нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга.  

В соответствие с методологическим подходом, зафиксированным в п. 7.1.2.1(а) Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, основным признаком звукового сходства является тождество звучания обозначений. В рассматриваемом случае, само произнесение словесных элементов  «WAXBAR» и «WAXABAR», с совершенной очевидностью показывает, что они звучат одинаково. 

Согласно п. 7.1.2.1 (а) Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: - наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; - близость звуков, составляющих обозначения; - расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; - наличие совпадающих слогов и их расположение; - число слогов в обозначениях; - место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; - близость состава гласных; - близость состава согласных; - характер совпадающих частей обозначений; - ударение. 

Визуальный анализ обозначений «WAXBAR» и «WAXABAR» путем их прочтения, безусловно показывает все вышеперечисленные признаки сходства, отличие заключается только в наличии буквы А в обозначении товарного знака, однако, учитывая местоположение данной буквы между полностью совпадающими слогами не позволяет сделать вывод об отсутствии сходства. 

Наличие в обозначении ответчика элемента ipanema, не позволяет говорить об отсутствии сходства обозначений.

В соответствие в методологическим подходом, зафиксированным в п. 7.1.2.1 Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, «общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части». Вместе с тем, «при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица».

Анализ используемого ответчиком обозначения «ipanema WAXBAR» очевидно свидетельствует о том, что данное обозначение относится к числу  состоящих из двух  слов, (слово «ipanema» и слово «WAXBAR») не связанных друг с другом по смыслу и грамматически. 

При этом, комбинация слов, образующих данное обозначение (слово «ipanema» и слово «WAXBAR»), включает охраняемый словесный товарный знак другого лица.

В связи с этим, руководствуясь сложившейся практикой и методологическим подходом, зафиксированным в п. 7.1.2.1 Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, анализ обозначения «ipanema WAXBAR», которое состоит из слова «ipanema» и слова «WAXBAR» не связанных друг с другом по смыслу и грамматически,  приводит к выводу о его сходстве до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку включает независимый словесный элемент «WAXBAR», сходный с охраняемым словесным товарным знаком «WAXABAR».

Само по себе нахождение словесного элемента ipanema в начале словосочетания, никак не предопределяет, что данный элемент является сильным, т.е., что именно на него падает логическое ударение. 

Следует также особо отметить, что само графическое исполнение спорного обозначения «ipanema WAXBAR» построено таким образом, что внимание потребителя призван задерживать именно словесный элемент «WAXBAR». Если обратиться к фотографиям вывесок предприятия визитным корточкам, прейскуранту предприятия и к маркировке товаров, видно, что первое слово «ipanema» выполнено буквами,  которые в несколько раз мельче, чем буквы, которыми выполнено второе слово  «WAXBAR», расстояние между буквами, которыми выполнено первое слово «ipanema» значительно меньше, чем расстояние между буквами которыми выполнено второе слово  «WAXBAR», шрифт, которым выполнено первое слово «ipanema» значительно бледнее, чем шрифт, которым выполнено второе слово  «WAXBAR». Слово «WAXBAR» специально выполнено крупными буквами, жирным шрифтом, с большим расстоянием между буквами, именно на данном слове специально акцентируется внимание лица, читающего обозначение. 

Применительно к рассматриваемой ситуации, в п. 7.1.2.1(б) Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 специально отмечено, что при анализе графического исполнения словесного обозначения основными анализируемыми признаками являются именно: - вид шрифта; - графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); - расположение букв по отношению друг к другу; - алфавит, буквами которого написано слово.

Присутствие в обозначении ответчика изобразительного элемента не дает оснований сделать вывод об отсутствии сходства обозначений.

Если обратиться к материалам дела, а именно: к фотографиям вывесок предприятия, фотографиям товаров, маркированных спорным обозначением, информации о доменном имени, видно, что ни на одном из вышеуказанных материальных объектов изобразительная часть, в принципе, не присутствует. 

Некая изобразительная часть имеется на визитной карточке и на прейскуранте предприятия. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что изобразительные элементы, использованные на данных материалах, отличаются друг от друга, соответственно, вышеуказанные изобразительные элементы, никак не могут вызывать у потребителей запоминающиеся ассоциации.

В Постановлении суда кассационной инстанции кассационная коллегия также указала на необходимость применения в рассматриваемой ситуации положений пункта 162 Постановления Президиума ВАС РФ № 10 от 23.04.2019 г., отметив, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 постановления от 23.04.2019 No 10).

Суд кассационной инстанции указал на необходимость исследовать степень однородности товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров, для реализации которых ответчик использует спорное обозначение. В силу указаний кассационного суда, данное обстоятельство имеет значение для разрешения вопроса о вероятности смешения обозначений (стр. 15 Постановления кассационного суда). 

Анализ предоставленных в материалы дела доказательств с полной очевидностью позволяет сделать вывод об однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров и услуг, для реализации которых ответчик использует спорное обозначение.

Принадлежащий истцу товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические, а также услуг 44 класса МКТУ, в частности: массаж; салоны красоты.

В материалы дела были представлены доказательства реализации ответчиком товара Ингибитор крем-гель после депиляции, Лосьен от вросших волос, маркированного обозначением «ipanema WAXBAR». 

Указанное подтверждается результатами контрольной закупки с получением товара, а также Товарного чека ИП ФИО2 от 20.07.2018 г., Товарного чека ИП ФИО2 от 21.07.2018 г. 

Данный товар является однородным перечисленным в свидетельстве на товарный знак товарам 03 класса МКТУ, в частности: кремы для кожи; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические. 

В рассматриваемой ситуации можно сделать очевидный вывод о полной идентичности товаров, и, соответственно, об отсутствии низкой степени однородности товаров. 

Анализ представленных в материалы дела доказательств в виде вывески предприятия, рекламных материалов, Протокола осмотра доказательств от 07.09.2018 г. 78 А Б 5638306 в виде Интернет сайта с доменным именем http://ipanemawaxbar.ru показывает, что спорное обозначение используется ответчиком при оказании услуг, которые являются однородными указанным в свидетельстве на товарный знак услугам 44 класса МКТУ: массаж; салоны красоты.

В рассматриваемой ситуации можно сделать очевидный вывод о полной идентичности услуг и, соответственно, об отсутствии низкой степени однородности услуг.

Таким образом, проводимое в соответствие с указаниями кассационного суда исследование степени однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров и услуг, для реализации и оказания которых ответчик использует спорное обозначение, прямо показывает идентичность товаров и услуг, которая существенно влияет на вероятность смешения обозначений.

Доводы ответчика о том, что на имя ответчика зарегистрирован товарный знак, а также о наличии в товарном знаке истца неохраняемого элемента, не имеет юридического значения для разрешения настоящего спора и противоречат материалам дела, поскольку, из представленного ответчиком свидетельства о регистрации № 725132 от 22.08.2018 г.  усматривается, что словесные элементы  WAX BAR являются неохраняемыми, тогда как в принадлежащем истцу товарном знаке по свидетельству РФ № 498306 от 23.10.2013 г. словесному элементу предоставлена правовая охрана. 

Довод ответчика об отсутствии сходства до степени смешения не принимается судом ввиду отсутствия обоснования обратного с учетом выводов, сделанных судом кассационной инстанции. 

Довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, ни на чем не основан, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства предъявления иска не с целью защиты нарушенного права, а с целью причинения вреда. 

Довод ответчика о том, что требование истца о привлечении в качестве соответчика владельца доменного имени заявлено с нарушением норм процессуального права, прямо противоречит выводам, сделанным судом кассационной инстанции. 

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ,  на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно частям 1, 2, статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о реализации товаров и  об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в бланках, в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации, на документации, связанной с введением товаров и услуг в гражданский оборот.

В соответствие с абз. 3 части 1 статьи 1229 ГК РФ, другие лица не могут использовать  средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование  средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ. 

Как явствует из части 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствие пунктом 5 части 2 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования вышеуказанного средства индивидуализации в доменном имени. 

Как явствует из статьи 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется путем признания права. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на  средства индивидуализации осуществляется, путем предъявления требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

В связи с тем, что Возражениях ответчика на исковое заявление, а также на судебном заседании 27.07.2020 г. ответчик указал, что после предъявлении иска, в ходе рассмотрения дела в суде, он перестал использовать спорное обозначение, истец уточнил исковые требования с учетом указанных обстоятельств и просил суд: 

признать использование ИП ФИО2 

вывески

визитных карточек   

прейскуранта          

доменного имени ipanemawaxbar.ru, 

страницы Интернет сайта ipanemawaxbar.ru при оказании услуг по депиляции, массажу, косметологии и иных однородных услуг, а также реализацию ИП ФИО2 товара Ингибитор крем-гель после депиляции, нарушением исключительных прав ООО «Авантика» на товарный знак в связи со сходством вышеуказанных объектов до степени смешения с принадлежащим ООО «Авантика» товарным знаком по свидетельству РФ № 498306 от 23.10.2013 г.

Указанное требование соответствует способам правовой защиты нарушенного права, предусмотренным статьей 12 и пунктом 1 части 1 статьи 1252 ГК РФ. 

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине, на основании ст.110 АПК РФ, на ответчиков.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Признать использование ИП ФИО2 

вывески

визитных карточек   

прейскуранта          

доменного имени ipanemawaxbar.ru, 

страницы Интернет сайта ipanemawaxbar.ru при оказании услуг по депиляции, массажу, косметологии и иных однородных услуг, а также реализацию ИП ФИО2 товара Ингибитор крем-гель после депиляции, нарушением исключительных прав ООО «Авантика» на товарный знак в связи со сходством вышеуказанных объектов до степени смешения с принадлежащим ООО «Авантика» товарным знаком по свидетельству РФ № 498306 от 23.10.2013 г.

2. Признать регистрацию доменного имени ipanemawaxbar.ru  нарушением прав на товарный знак по свидетельству РФ № 498306 от 23.10.2013 г.

3. Взыскать с ИП ФИО2 судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 6 000  руб.

4. Взыскать с ИП ФИО2 и ФИО6 И.Ю солидарно судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 6 000  руб.

5. Взыскать с ИП ФИО2 и ФИО6 И.Ю солидарно судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу заявления об обеспечении иска в размере 3 000 руб.

6. Выдать ООО «АВАНТИКА» справку о возврате из Федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 000 руб. 

7. Взыскать с ИП ФИО2 и ФИО6 И.Ю солидарно судебные издержки по оплате услуг нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга по составлению Протокола осмотра доказательств от 07.09.2018 г. 78 А Б 5638306 в размере 11 100 руб.

8. Взыскать с ИП ФИО2 судебные издержки по осуществлению контрольной закупки на основании Товарного чека ИП ФИО2 от 20.07.2018 г., Товарного чека ИП ФИО2 от 21.07.2018 г. в размере 1 600 руб.

9. В части требования о взыскании 300 000руб. производство по делу – прекратить.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.