Арбитражный суд Воронежской области

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                                  Дело № А14-265/2020

« 11 » июня 2020 г.

 

Резолютивная часть решения оглашена 4 июня 2020 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,                           

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Янтарь», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «7 утра», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

об обязании прекратить использовать изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 494910 и № 493350, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет изделия, на упаковке которых размещены спорные изображения, о взыскании 5000000 руб. компенсации,

при участии в заседании:

от истца – ФИО2, адвокат, по доверенности от 13.12.2019,

от ответчика – ФИО3, патентный поверенный, по доверенности от 21.05.2020, 

ФИО4, представитель, по доверенности от 21.05.2020,

Руководствуясь статьями 9, 65, 110, 112, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

установил:

акционерное общество «Янтарь» (далее – истец, АО «Янтарь») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «7 утра» (далее – ответчик, ООО «7 утра») об обязании ответчика прекратить незаконное использование изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за № 494910 и № 493350; об обязании ответчика за свой счет изъять из оборота контрафактные товары, на упаковке которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 494910, принадлежащим АО «Янтарь» и уничтожить за собственный счет упаковки товаров, на которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 493350, принадлежащим АО «Янтарь», в том числе убрать любое изображение товарного знака с официального сайта ООО «7 утрата» в сети Интернет; о взыскании с ответчика в пользу истца 5000000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 494910и № 493350, а также о взыскании 48000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных под № 494910 и № 493350, а также изготавливает и реализует пищевой продукт плавленый с молочным жиром и заменителем молочного жира «Янтарный лидер». Основной индивидуализирующей особенностью этикетки колбасного сыра «Янтарный лидер» является комбинация товарных знаков № 493350 и № 494910.

Ответчик, по утверждению истца, также производит молочную продукцию, в частности реализует продукт плавленый с сыром колбасный копченый 45% «Янтарный край» в форме батона, используя сходные до степени смешения товарные знаки, размещая их на упаковках вышеуказанного производимого им товара.

При этом, как указал истец, ответчик является правообладателем товарных знаков № 429742 и № 628466.

Определением суда от 04.02.2020 принято исковое заявление АО «Янтарь», возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 03.03.2020.

Представитель ответчика в судебном заседании 03.03.2020 заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства на иную дату в связи с тем, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда Воронежской области находится дело № А14-1418/2020 по заявлению об обжаловании Решения УФАС по делу № 036/01/14.6-309/2019 о нарушении антимонопольного законодательства и предписания УФАС № 036/01/14.6-309/2019 о прекращении недобросовестной конкуренции.

Определением суда от 03.03.2020 судебное разбирательство было отложено на 30.03.2020 для представления дополнительных доказательств.

Определением суда от 30.03.2020 судебное разбирательство по делу откладывалось на 01.06.2020.

В представленном суду письменном отзыве на иск ответчик полагал заявленные истцом требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

- исковые требования ошибочно основаны на сравнении упаковки колбасного сыра «Янтарный лидер», произведенного АО «Янтарь», с упаковкой колбасного сыра «Край Янтарный», производства ООО «7 утра», в отношении сходства которых представлен опрос мнения Фонда ВЦИОМ и АНО «Левада-центр»;

- решение Воронежского УФАС от 27.12.2019 по делу № 036/01/14.6-309/2019 о признании действий ООО «7 утра», выразившихся во введении в гражданский оборот товара «Край Янтарный» в упаковке, имитирующей упаковку товара «Янтарный лидер», актом недобросовестной конкуренции, основано на том, что в упаковках товаров используются сходные доминирующие индивидуализирующие элементы, а именно: тождественная цветовая гамма, тождественная форма упаковки, сходное композиционное расположение элементов дизайна упаковки;

- в решении Воронежского УФАС от 27.12.2019 по делу № 036/01/14.6-309/2019 также указано, что установление сходства до степени смешения между товарными знаками №№ 493350, 494910 (АО «Янтарь») и товарными знаками №№ 628466 и 429742 (ООО «7 утра») не является предметом рассмотрения настоящего дела;

- таким образом, по мнению ответчика, решение Воронежского УФАС от 27.12.2019 по делу № 036/01/14.6-309/2019 принято на основании установления сходства упаковок товаров, а не товарных знаков, в связи с чем, не имеет отношения к настоящему делу и не может быть положено в основу решения суда о нарушении исключительных прав на товарные знаки;

- для установления факта нарушения исключительных прав в первую очередь необходимо доказать, что товарные знаки истца используются ответчиком в неизменном виде, либо то, что используемое ответчиком обозначение сходном с ними до степени смешения;

- исходя из проведенного ответчиком сравнения товарных знаков истца и используемого ответчиком обозначения, следует, что они не тождественны и не являются сходными до степени смешения;

- кроме того, следует отметить, что до даты регистрации товарных знаков истца и после нее, Роспатентом было зарегистрировано большое количество товарных знаков, выполненных в форме круга с пересекающей его лентой и надписью на ней, а также знаков, содержащих волнистые линии, для молочных продуктов, в частности для сыров.

В судебном заседании 01.06.2020 представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании 01.06.2020 возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв с 01.06.2020 до 04.06.2020 по ходатайству представителя истца для представления дополнительных доказательств.

В судебном заседании 04.06.2020 представитель истца поддержал представленное по системе «Мой арбитр» ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы с целью установления сходства изображения, размещаемого на продукции ООО «7 утра» с товарными знаками № 494910 и № 493350, принадлежащим АО «Янтарь». На разрешение эксперта истец просил поставить вопросы:

- может ли быть признано сходным до степени смешения изображение, размещаемое на продукции ООО «7 утра» с товарными знаками № 494910 и № 493350, принадлежащими АО «Янтарь»;

- за счет каких элементов изображения, размещаемого на продукции ООО «7 утра» достигается его сходство с товарными знаками № 494910 и № 493350, принадлежащим АО «Янтарь».

Проведение судебной экспертизы истец просил поручить ООО ЮК «Кривцов и партнеры», представил доказательства внесения в депозит арбитражного суда денежных средств в счет оплаты за проведение судебной экспертизы.

Представитель ответчика в судебном заседании 04.06.2020 возражал против удовлетворения исковых требований и назначения по делу судебной экспертизы, указывая, что в соответствии с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

На основании статей 64, 65, 66, 67, 75, 82, 159 АПК РФ судом было отказано в удовлетворении ходатайства истца о назначении по делу судебной экспертизы по заявленным вопросам в связи с тем, что разрешение заявленных истцом вопросов не требует специальных познаний и, соответственно, основания для назначения по делу судебной экспертизы, отсутствуют.

Из материалов дела усматривается, что истец является правообладателем товарного знака № 494910, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.08.2013, дата приоритета – 24.07.2012, дата истечения срока действия товарного знака – 24.07.2022. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 – жиры пищевые; продукты молочные; сыры; и 35 – услуги магазинов оптовой и розничной продажи товаров. Товарный знак     № 494910 представляет собой графический элемент в виде красной ленты и половинки сыра в форме полукруга желтого цвета.

Кроме того, истец является правообладателем товарного знака № 493350, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 07.06.2013, дата приоритета – 24.07.2012, дата истечения срока действия товарного знака – 24.07.2022. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 – жиры пищевые; продукты молочные; сыры; и 35 – услуги магазинов оптовой и розничной продажи товаров. Товарный знак № 494910 представляет собой графический элемент в виде двух волн красного и синего цвета, зеркально отображенных сверху вниз.

Из материалов дела также следует, что ответчик является правообладателем товарного знака № 628466, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.09.2017, дата приоритета – 08.07.2016, дата истечения срока действия товарного знака – 08.07.2026. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - альгинаты для кулинарных целей; белки для кулинарных целей; бобы консервированные; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; грибы консервированные; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; лецитин для кулинарных целей; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло какао пищевое; масло сливочное; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи обработанные; пектины для кулинарных целей; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; солонина; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; 35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц [в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров]; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. Товарный знак № 628466 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Край ЯНТАРНЫЙ», где слово «Край» красного цвета размещено в верхней части овала, контур которого выполнен в красном цвете, слово «ЯНТАРНЫЙ» красного цвета расположено на ленте синего цвета, изображенной вдоль овала по центру; справа от овала изображена окружность красного цвета со словами «Край Янтарный», в верхней части которой находятся волнистые линии красного и синего цветов; в верхней и нижней части товарного знака содержатся стилизованные изображения в виде двух волн красного и синего цвета.

Кроме того, ответчик является правообладателем товарного знака № 429742, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.02.2011, дата приоритета – 28.12.2009, дата истечения срока действия товарного знака – 28.12.2029. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29 класса МКТУ – крем сливочный; маргарин; масло сливочное; продукты молочные; сыры; ферменты сычужные. Товарный знак № 429742 представляет собой словесное обозначение «ЯНТАРНЫЙ КРАЙ».

Истцом в материалы дела также представлены:

- фотоизображения производимого ответчиком товара, этикетки данного товара;

- копия авторского договора заказ № 01/АЗ от 24.04.2001, заключенного между АОЗТ «Янтарь» (заказчик) и ЗАО «К.Проект» (исполнитель), по условиям которого, исполнитель обязался в соответствии с заданиями заказчика создать дизайн-проекты на пищевые упаковки для продукции заказчика, выполненные на основе и с использованием в качестве базовых, дизайн-рисунков, авторские имущественные исключительные права на которые принадлежат заказчику на основании Авторского договора № 01/А от 19.04.2001 и авторского договора № 02/А от 19.04.2001 и передать заказчику авторские имущественные исключительные права на выполненные дизайн-проекты (в том числе дизайн-проект упаковки для сыра плавленого колбасного копченого «Янтарный»);

- копия авторского договора заказ № 12-1/02-03/07 от 12.02.2007, заключенного между АОЗТ «Янтарь» (заказчик) и ЗАО «К.Проект» (исполнитель), по условиям которого, исполнитель обязался оформить серию дизайн-проектов на пищевые упаковки для продукции согласно заданиям заказчика и передать заказчику исключительные авторские права на использование дизайн-проектов в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а заказчик обязуется уплачивать исполнителю вознаграждение (в том числе плавленый сырный продукт (копченый) «Янтарный лидер»);

- копия опроса Фонда ВЦИОМ о сходстве/различии упаковок плавленого (колбасного) сыра Лидер Янтарный (производство АО «Янтарь») и Край Янтарный (производства «Воронежросагро»), а также возможности введения потребителей в заблуждение относительно их производителей;

- копия отчета по исследованию возможности введения в заблуждение потребителей относительно производителя сыра, а также сходства упаковок, выполненного Аналитическим центром «Левада-центр»;

- копия заключения Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Объединение корпоративных юристов» о наличии копирования или имитации между товарами, являющимися предметом рассмотрения по делу № 036/01/14.6-309/2019, возбужденному Воронежским УФАС России по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- копия заключения об обстоятельствах дела № 036/01/14.6-309/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, в котором отражено, что АО «Янтарь» производит и реализует колбасный сыр «Янтарный лидер», ООО «7 утра» производит и реализует колбасный сыр «Янтарный край»; указанные продукты являются взаимозаменяемыми товарами, поскольку сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении; для правильного рассмотрения дела № 036/01/14.6-309/2019 необходимо, в том числе, установить факт наличия сходства до степени смешения между упаковками колбасных сыров «Янтарный лидер» и «Янтарный край»; при этом, установление сходства до степени смешения между товарными знаками №№ 493350, 494910 (товарные знаки АО «Янтарь») и товарными знаками №№ 628466, 429742 (товарные знаки ООО «7 утра») не являются предметом рассмотрения настоящего дела; таким образом, признание факта сходства до степени смешения между упаковками колбасных сыров «Янтарный лидер» и «Янтарный край» не означает автоматического признания сходства до степени смешения вышеуказанных товарных знаков;

- копии ответов торговых организаций о дате начала реализации спорной продукции АО «Янтарь»;

- копия справки о количестве продаж продукта плавленого колбасного копченого «Янтарный лидер» № 335 от 02.03.2020;

- копия экспертного заключения, подготовленного ООО ЮК «Кривцов и партнеры» на основании определения Арбитражного суда Воронежской области от 18.05.2020 по делу № А14-1418/2020.

В указанном экспертном заключении содержатся следующие выводы:

- этикетки продукта плавленого сыра «Янтарный лидер» производства АО «Янтарь» и «Янтарный край», производства ООО «7 утра» являются сходными до степени смешения. Сходство достигается за счет следующих признаков, содержащихся в обоих представленных на исследование объектах: сходная цветовая гамма, использованная во внешнем виде изделий, расположение крупной надписи «Янтарный» на фоне стилизованной ленты, расположение слова, семантически связанного со словом «Янтарный» над стилизованной лентой, исполнением основного элемента при помощи близких геометрических фигур – овала и полуовала, использование в дополнительном элементе изобразительного элемента в виде двух волнообразных полос;

- элементы, определяющие сходство этикеток продукта плавленого с сыром «Янтарный лидер» производства АО «Янтарь» и «Янтарный край», производства ООО «7 утра» являются частью зарегистрированного товарного знака № 628466;

- достижение различия в этикетках продукта плавленого с сыром «Янтарный лидер» производства АО «Янтарь» и «Янтарный край», производства ООО «7 утра» возможно путем изменения упаковки ООО «7 утра» с одновременным изменением используемого на этикетке товарного знака № 628466.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком при производстве и реализации продукта плавленого с сыром колбасный копченый 45% «Янтарный край» обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, арбитражный суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе, способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака согласно статье 1252 ГК РФ осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право владельца товарного знака. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу изложенного, для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров/услуг, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами/услугами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Кроме того, в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пунктам 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Право истца на товарные знаки № 494910 и № 493350 подтверждено представленными в материалы дела копиями информации Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

Товарный знак № 494910 представляет собой изобразительное обозначение в виде красной ленты с белым обрамлением и золотой окантовкой и стилизованного изображения кусочка сыра в форме полукруга желтого цвета с красно-желтым обрамлением. Контур обозначения выполнен в золотистом цвете.

Товарный знак № 493350 представляет собой изобразительное обозначение в виде волнистых линий красного и синего цветов, зеркально отраженных по горизонтали.

Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ (жиры пищевые, продукты молочные, сыры).

На этикетке производимого ответчиком товара - продукта плавленого с сыром колбасного копченого «Янтарный край» размещено комбинированное обозначение со словесным элементом «Край Янтарный», где слово «край» красного цвета размещено в верхней части овала, контур которого выполнен в красном цвете, слово «Янтарный» красного цвета расположено на ленте синего цвета, изображенной вдоль овала по центру. Справа и слева от овала изображены окружности красного цвета со словами «Край Янтарный». В верхней части окружности находятся волнистые линии красного и синего цветов.

Проведя сравнительный анализ используемого ответчиком комбинированного обозначения с принадлежащими истцу товарными знаками, зарегистрированными под № 494910 и № 493350, в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, суд приходит к следующим выводам.

В отношении товарного знака № 494910 имеется сходство: 

- внешней формы, выражающееся в наличии в спорном обозначении и в товарном знаке ленты; 

- сочетание цветов и тонов, выражающееся в использовании в спорном обозначении и в товарном знаке красного и белого цветов; 

- смыслового значения, выражающееся в том что, изображение кусочка сыра на товарном знаке истца указывает на вид продукта – сыр, и имеющиеся на спорном обозначении, используемом ответчиком словесные обозначения «колбасный копченый продукт плавленый с сыром» также указывают на вид продукта - сыр;

- вида и характера изображений – оба изображения имеют характер стилизованных.

Кроме того, имеются следующие различия: 

- внешней формы, выражающиеся в различиях формы ленты (в товарном знаке истца лента как бы опоясывает полукруг и края её не видны, а в спорном обозначении видны края ленты), наличии в спорном обозначении основного элемента в виде овала, в то время как в товарном знаке основной элемент выполнен в виде полукруга, имитирующего кусочек сыра, наличии словесных обозначений в используемом ответчиком обозначении, а также в наличии справа и слева от основного элемента спорного обозначения двух окружностей с пересекающими их в верхней части волнистыми линиями красного и синего цветов; 

- в спорном обозначении, используемом ответчиком, окружности красного цвета по отношению к основному элементу – овалу расположены сверху, симметрично по отношению друг к другу, а в товарном знаке истца отсутствуют симметричные элементы; 

- сочетания цветов и тонов, выражающиеся в отсутствии в спорном обозначении желтого и золотистого (золотого) цветов и наличии в спорном обозначении синего цвета, которым выполнена лента, в то время как в товарном знаке истца лента выполнена красным цветом с белой окантовкой и золотистым контуром и отсутствует синий цвет;

- смыслового значения, выражающиеся в том, что при отсутствии в спорном обозначении, используемом ответчиком словесных обозначений «колбасный копченый продукт плавленый с сыром» используемое ответчиком комбинированное обозначение может относиться к любому продукту, не только к сыру.

Таким образом, судом установлено наличие значительных различий сравниваемых обозначений. Кроме того, общее впечатление, производимое сочетанием всех элементов спорного обозначения, используемого ответчиком, позволяет суду сделать вывод об отсутствии тождества и сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком истца № 494910.

В отношении товарного знака № 493350 имеется сходство: 

- внешней формы, выражающееся в наличии в спорном обозначении и в товарном знаке волнистых линий; 

- сочетание цветов и тонов, выражающееся в использовании в спорном обозначении и в товарном знаке красного и синего цветов; 

- вида и характера изображений – оба изображения имеют характер стилизованных.

Кроме того, имеются следующие различия: 

- внешней формы, выражающиеся в том, что в товарном знаке истца волнистые линии (две сверху, две снизу) зеркально отражены по горизонтали, а в спорном обозначении две волнистые линии изображены в верхней части окружностей, расположенных справа и слева от основного элемента (овала), и имеют одну направленность волны, в спорном изображении, как указано выше, помимо волнистых линий имеется ряд других элементов (овал, лента, окружности, словесные элементы);

- в товарном знаке истца две волнистые линии (одна синяя, вторая красная) расположены симметрично (зеркально) по горизонтали по отношению к двум другим волнистым линиям (одна синяя, вторая красная), в спорном обозначении, используемом ответчиком, такая симметричность отсутствует;

- смыслового значения, выражающиеся в том, что товарный знак и используемое ответчиком спорное обозначение не несут никакого смыслового значения при отсутствии в спорном обозначении словесных элементов.

Таким образом, судом установлено наличие значительных различий сравниваемых обозначений. Кроме того, общее впечатление, производимое сочетанием всех элементов спорного обозначения, используемого ответчиком, позволяет суду сделать вывод об отсутствии тождества и сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком истца № 493350.

При этом, следует отметить, что спорное обозначение используется ответчиком путем размещения на этикетке производимого и реализуемого им товара – продукта плавленого с сыром колбасный копченый «Янтарный край». Указанный товар относится к товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца № 494910 и № 493350.

Заявляя о наличии сходства до степени смешения между используемым ответчиком спорным обозначением и товарными знаками № 494910 и № 493350, истец также ссылается на то, что зарегистрированные в качестве товарных знаков № 494910 и № 493350 изобразительные обозначения используются истцом путем их сочетания и размещения на этикетке производимого и реализуемого им товара – колбасного сыра «Янтарный лидер».

При этом, истец также представляет доказательства длительности использования изображений, зарегистрированных в качестве товарных знаков № 494910 и № 493350 (договоры авторского заказа).

Кроме того, истцом в материалы дела представлено исследование Фонда ВЦИОМ, проведенного в отношении упаковок товаров, производимых истцом и ответчиком, а именно: сыров «Янтарный лидер» и «Край Янтарный».

Также истец ссылается на заключение Управления ФАС по Воронежской области об обстоятельствах дела № 036/01/14.6-309/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, в котором Комиссия УФАС согласилась с выводами, изложенными в заключении Ассоциации «НП «ОКЮР», и признала, что упаковки колбасных сыров «Янтарный лидер» и «Янтарный край» сходны до степени смешения.

Вместе с тем, как отражено в указанном заключении Управления ФАС по Воронежской области, признание факта сходства до степени смешения между упаковками колбасных сыров «Янтарный лидер» и «Янтарный край» не означает автоматического признания сходства до степени смешения товарных знаков истца № 493350, 494910 с товарными знаками ответчика № 628466, 429742.

В подтверждение своих доводов истец также представил экспертное заключение, выполненное ООО ЮК «Кривцов и партнеры» на основании определения Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-1418/2020.

Вместе с тем, представленные истцом опрос Фонда ВЦИОМ, заключение УФАС по Воронежской области, заключение судебной экспертизы по делу № А14-1418/2020, иные отчеты и заключения не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии сходства до степени смешения между спорным обозначением, используемым ответчиком, и товарными знаками, принадлежащими истцу (№ 494910 и № 493350), поскольку указанные доказательства касаются сравнения и выводов в отношении этикеток производимых истцом и ответчиком товаров.

Кроме того, следует отметить, что используемое ответчиком спорное обозначение соответствует изображению, зарегистрированному в качестве товарного знака № 628466, правообладателем которого является ООО «7 утра».

В этой связи, в силу положений статьи 1484 ГК РФ ответчик вправе использовать спорное изображение для индивидуализации производимых и реализуемых им товаров соответствующих классов.

Доказательств признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 628466 в материалы дела не представлено.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истцом не доказано наличие тождества или сходства до степени смешения между спорным обозначением, используемым ответчиком, и товарными знаками № 494910 и № 493350, принадлежащими истцу.

Указанный вывод суда сделан также с учетом представленной ответчиком информации об иных товарных знаках, содержащих такие изобразительные элементы как лента, овал, полукруг, волнистые линии, и зарегистрированных за иными правообладателями, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что судом не установлено наличие сходства до степени смешения между сравниваемыми изображениями (обозначение, используемое ответчиком и товарные знаки истца), отсутствует основание для вывода о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки № 494910 и № 493350, и соответственно, для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за такое нарушение.

В этой связи, исходя из заявленных требований и представленных доказательств, в иске следует отказать.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на истца. При обращении в арбитражный суд с настоящим иском истцом была уплачена государственная пошлина в установленных порядке и размере.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела истцом было заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, в счет оплаты за её проведения в депозит арбитражного суда по платежному поручению №1626 от 03.06.2020 были внесены денежные средства в сумме 15000 руб.

Поскольку в удовлетворении ходатайства истца о назначении по делу судебной экспертизы было отказано, внесенные истцом в депозит арбитражного суда денежные средства подлежат возврату.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Возвратить акционерному обществу «Янтарь» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из депозита суда внесенные в счет оплаты за проведение судебной экспертизы денежные средства в сумме 15000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                          Е.Н. Баркова