Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-61767/22

27 февраля 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 27 февраля 2023 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Немковой В.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой А.В. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению АО «НИКИМТ-Атомстрой» (адрес: 127410, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ООО «СПЕЦЭМАЛЬ» (адрес: 142455, Московская обл., г. Электроугли, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

УСТАНОВИЛ:

АО «НИКИМТ-Атомстрой» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд Московской области с иском, уточненным в порядке  ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к ООО «СПЕЦЭМАЛЬ» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН по свидетельству Российской Федерации № 439290, рассчитанной на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в размере 9 754 002,12 руб.

На основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «НПФ Спецэмаль», которое использовало товарный знак ЭПОФЕНИПЛЕН до 23.09.2020 г. на основании лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-1. 

В обоснование заявленных исковых требований истец указывает на то, что ему принадлежит исключительное право на названный товарный знак, однако ответчик без его разрешения предлагал к продаже товар с использованием данного объекта интеллектуальной собственности.

Ответчик в отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения исковых требований, полагая их необоснованными, ссылаясь на статью 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и отмечая, что товары, предлагаемые ответчиком на своем сайте, введены в гражданский оборот правомерно. 

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал. Ответчик против удовлетворения требований возражал. 

Суд, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, доказательства, представленные в материалы дела, в их совокупности и взаимосвязи, пришел к следующим выводам.

Истец является правообладателем товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству № 439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011 г. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https://wwwl.fips.rn/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг: 

01 - вещества химические для изготовления красок.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

Как ссылается истец, при участи  в рамках дела №А40 –30813/22-51-225 ему стало известно, что в 2019-2020 годах ответчик реализовал эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в количестве 17 571,6 кг. на сумму 4 877 001,06 руб., с НДС, в том числе:

- ООО «ОВСК» было реализовано 14 383,8 кг. на сумму 3 811 707 руб., с НДС.

- ООО «ПромКомплект» было реализовано 1 423,8 кг. на сумму 455 944,50 руб., с НДС.

- ООО «ТехАтомСтрой» было реализовано 1 404 кг. на сумму 482 149,80 руб., с НДС.

- АО «СвердНИИхиммаш» было реализовано 360 кг. на сумму 127 199,76 руб., с НДС.

Факт приобретения эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в количестве              17 571,6 кг. на сумму 4 877 001,06 руб., с НДС, у ответчика указанными выше организациями подтверждается представленными истцом копиями писем от 03.06.2022 №81, от 30.05.2022 №45/05, от 27.05.2022 №22/СПб/94, универсальных передаточных документов от 05.07.2019 №1596, от 29.07.2019 №1843, от 09.08.2019 №1993, от 12.08.2019 №2004, от 20.08.2019 №2010, от 15.05.2019 №1082, от 19.08.2020 №2013.

При этом истец не предоставлял ответчику право использования товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» каким-либо образом.

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование спорных результатов интеллектуальной деятельности.

Факт оставления данной претензии без удовлетворения, послужил основанием для обращением истцом в суд. 

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у истца исключительного права на спорный товарный знак подтверждается копией свидетельства, представленного в материалы дела, и ответчиком не оспаривается.

Представленными в материалы дела копиями универсальных передаточных документов подтверждается факт использования ответчиком обозначения «ЭПОФЕНИПЛЕН» при предложении к продаже эмали.

Сравнив товарный знак истца и с обозначением, используемым ответчиками, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Словесный элемент в товарном знаке истца и обозначение, использованное ответчиком, состоят из одного и того же набора букв кириллицы, слогов и звуков, что свидетельствует об их фонетическом тождестве.

Графическое сходство словесных элементов также обусловлено использованием в сравниваемых обозначениях прописных букв кириллицы.

Отсутствие в сравниваемых обозначениях ясной для рядового потребителя семантики (понятного значения слова ««ЭПОФЕНИПЛЕН», а также изобразительного элемента в товарном знаке истца также влечет их сходство, поскольку не позволяет выявить какой-либо смысл (одинаковый или противоположный) заложенных идей.

Учитывая изложенные обстоятельства, фонетическое тождество словесных элементов, графическое и семантическое сходство, суд пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, а следовательно, способности вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

Как указано в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 01-02-го, 40-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца и товар, реализуемый ответчиком, идентичны и однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что действия ответчика при использовании в УПД обозначения «ЭПОФЕНИПЛЕН» являются нарушением исключительного права истца на этот товарный знак.

При этом ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования данного товарного знака, исключительное право на который принадлежат истцу.

Ссылка ответчика на правомерное введение в гражданский оборот соответствующих товаров в и статью 1487 ГК РФ в заявленном в исковом заявлении истцом объеме частично не подтверждается представленными доказательствами.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности, путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос о наличии в действиях ответчика нарушения исключительного права подчиняется общим положениям процессуального законодательства о распределении бремени доказывания.

Поскольку ответчик ссылался на легальное происхождение спорных товаров, их оригинальность, то именно на него возложено бремя доказывания обстоятельств наличия согласия правообладателя на распространение продукции и представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих данный аргумент.

В качестве доказательств исчерпания права на основании ст. 1487 ГК РФ ответчиком представлены копии:

- лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-1, заключенного между Истцом и Третьим лицом; 

- договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12, заключенного между ответчиком и третьим лицом;

- договора поставки от 12.01.2015 г. № 12/01/15-1, заключенного между ответчиком и третьим лицом; 

- товарных накладных от 01.02.2019 г. № 20101, от 24.04.2019 г. № 42401, от 09.08.2019 г. № 80901, от 12.08.2019 г. № 81201, от 20.08.2019 г. № 82001 к договору поставки от 12.01.2015 г. №12/01/15-1;

- актов оказанных услуг от 01.02.2019 г. № 18, от 11.03.2019 г. № 42, от 15.05.2019 г. № 84, от 05.07.2019 г. № 120, от 29.07.2019 г. № 136, от 09.08.2019 г. № 145, от 12.08.2019 г. №146, от 18.08.2020 г. № 18/08-4 (по утверждению ответчика к договору на переработку давальческого сырья №12 от 12.01.2015); 

- паспортов качества на эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, выданных третьим лицом; 

- письма третьего лица от 19.08.2022 г. №б/н.

Суд, проанализировав положения договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12, приходит к выводу, что по своей правовой природе указанный договор является договором подряда (глава 37 ГК РФ), в котором ответчик является заказчиком (Давалец), третье лицо – подрядчиком (Переработчик).

В силу п. 1.1. договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12 третье лицо по заданию ответчика обязуется выполнить работу и передать ответчику готовую продукцию, которую последний обязуется принять и оплатить выполненную работу (услуги переработки).

В соответствии с п. 1.3. договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12 работы выполняются третьим лицом из сырья, переданного ответчиком. При этом согласно п. 1.4. право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежит ответчику.

Суд пришел к выводу, что договор на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 №12, акты оказанных услуг, не являются надлежащими доказательствами обстоятельств исчерпания права на товарный знак ЭПОФЕНИПЛЕН в силу ст. 1487 ГК РФ в связи со следующим.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из содержания данной нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и предложение к продаже товара, демонстрация его на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим (п. 10 «Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016)).

В силу положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ под использованием товарного знака понимается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Суд по интеллектуальным правам в п. 1 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г.                         № СП-23/21) указал, что ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя – это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 38 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный, и др. 

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака. 

Одним из случаев признания использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использования, не оформленным договором, Суд по интеллектуальным правам выделяет договор подряда и договор возмездного оказания услуг (п. 2 Справки). По договору подряда, предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 №С01-855/2014 по делу №СИП-198/2014).

Аналогичная правовая позиция отражена в аб. 5 п. 156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: изготовление, хранение, перевозка товара третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.

Суд обращает особое внимание, что в указанном Судом по интеллектуальным правам случае, договор подряда заключен между правообладателем, который выступает заказчиком, и другим лицом, которое по поручению правообладателя и в его интересах использует товарный знак.

В случае же ответчика и третьего лица, по заключенному между ними договор на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12 отсутствует воля правообладателя (истца) на предоставление ответчику права использования товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» на результате работ (готовой продукции).

Проанализировав условия лицензионного договора от 07.11.2012 г.                   № 80974-12, суд приходит к выводу, что истец (лицензиар) не давал своего согласия третьему лицу (лицензиат) на заключение сублицензионных договоров (п. 2.6. лицензионного договора). Таким образом, отсутствует воля истца, как правообладателя товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», на передачу ООО «НПФ Спецэмаль» исключительных прав на него третьим лицам.

Согласно п. 2.2. лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-12 третье лицо имело право применять товарный знак на товаре, его упаковке, сопроводительной и деловой документации, а также на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Как следует из буквального толкования положений п. 1 ст. 454 ГК РФ под товаром понимается вещь, которую продавец передает в собственность покупателя за плату.

По договору на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г.                № 12 отсутствует переход права собственности как на давальческое сырье, так и на результат работ (готовая продукция). По смыслу положений ГК РФ о купле-продаже и подряде в данном случае результат работ (готовая продукция) не является товаром ООО «НПФ Спецэмаль».

Кроме того, договором на переработку давальческого сырья                        от 12.01.2015 г. № 12 не предусмотрено какое-либо использование, включая передачу ответчику, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН».

Таким образом, вся изготовленная третьим лицом по договору на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г. и реализованная ответчиком эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН не была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно с согласия истца (правообладателя), что является нарушением исключительных прав истца на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН».

Иные обстоятельства, на которые ссылался ответчик, не имеют юридического значения для разрешения настоящего спора.

Так, в рамках рассмотрения дела № А41-94971/2019 ООО «ОВСК» был предоставлен протокол № 71 от 02.09.2019 г. испытания образцов эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, поставленной ответчиком ООО «ОВСК» по универсальным передаточным документам от 09.08.2019 г. № 1993, от 12.08.2019 г. № 2004, что следует из представленной ответчиком копии искового заявления ООО «ОВСК» от 31.10.2019 г. № 382. На данные УПД ответчиком представлены акты оказанных услуг от 09.08.2019 г. № 145 и от 12.08.2019 г. № 146, которые, как следует из вышеизложенного, не являются надлежащими доказательствами исчерпания права на товарный знак. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что четыре из пяти представленных ответчиком товарных накладных к договору поставки от 12.т 15-1: от 01.02.2019 г. № 20101, от 24.04.2019 г.      № 42401, от 09.08.2019 г. № 80901, от 20.08.2019 г. № 82001, являются надлежащими доказательствами исчерпания права на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН». Судом установлено, что объем эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН по указанным накладным соотносится по объему с универсальными передаточными документами (УПД) и письмами, представленными истцом:

- товарная накладная от 20.08.2019 г. № 82001 с УПД от 20.08.2019 г. № 2110, на сумму 800 167,50 руб., с НДС.;

- товарные накладные от 01.02.2019 г. № 20101, 24.04.2019 г. № 42401, от 09.08.2019 г. № 80901 с информацией, представленной                                           ООО «ПромКомплект», на сумму 142 053,75 руб., с НДС.

Общий объем эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН по товарным накладным от 01.02.2019 г. № 20101, от 24.04.2019 г. № 42401, от 09.08.2019 г. № 80901, от 20.08.2019 г. № 82001, приобретенной ответчиком у третьего лица по договору поставки от 12.01.2015 г. №12/01/15-1, составляет 3 457,8 кг. (на 942 221,25 руб., с НДС).

При указанных обстоятельствах, общий объем эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, в отношении которого ответчиком не представлены надлежащие доказательства законного введения ее в гражданский оборот, составляет 14 113,8 кг. (17 571,6 кг. – 3 457,8 кг.) на сумму 3 934 779,81 руб., с НДС (4 877 001,06 руб. – 942 221,25 руб.).

Как усматривается из содержания искового заявления, размер компенсации за нарушение исключительного права на названный товар знак рассчитан в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то есть в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

         В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

         Как отмечено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 62 постановления от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вместе с тем, в постановлении от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

В данном случае двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 7 869 559,62 руб. (3 934 779,81 руб. х 2).  Основываясь на положениях ст. 1252 и ст. 1515 ГК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарный знак на основании положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – постановление от 24.07.2020 № 40-П).

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 постановления от 24.07.2020 № 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик при рассмотрении дела не представил доказательств многократного превышения компенсацией размера причиненных истцу убытков, при том, что такое превышение должно быть доказано ответчиком, равно как не представил и доказательств того, что правонарушение совершено им впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Судом также отклоняются доводы ответчика о наличии в действиях истца  признаков злоупотребления правом.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Вместе с тем ответчик, заявляя о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил в материалы дела надлежащих и достаточных доказательств, явно указывающих на то, что, истец действовал заведомо недобросовестно, с целью причинить ущерб ответчику и установить препятствия для осуществления ответчиком предпринимательской деятельности.

От ответчика поступило заявление о применении срока исковой давности. При этом ответчик ссылается на то, что, поскольку истец распорядился закупать краску для исполнения договора подряда от 06.11.2018 года, заключенного между истцом и ООО «ОВСК», что подтверждается исковым заявлением ООО «ОВСК» к ответчику (дело №А41-94971/19), то срок исковой давности начинает течь с 06.11.2018 года.   

Довод истца о применении срока исковой давности судом исследован,  признан необоснованным, поскольку сами по себе доводы ответчика в указанной части носят предположительный характер и документально не подтверждены, в связи с чем у суда отсутствуют правовые основания для вывода об осведомленности с названной даты истца о нарушении своего исключительного права путем размещения ответчиком товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот в заявленном в исковом заявлении объеме спорного товара. 

         При изложенных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению частично.

В силу части 1 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (ч. 3 ст. 8 АПК РФ).

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

При этом в силу части 2 названной статьи лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу положений частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно предъявлять встречные иски (статья 132 Кодекса), заявлять возражения. Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно положениям, предусмотренным частью 2 статьи 9, частью 3 статьи 65 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга и обязаны раскрыть доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, заблаговременно, до начала судебного разбирательства, учитывая при этом, что они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими соответствующих процессуальных действий.

При этом в силу части 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Лицо, участвующее в деле, несет негативные последствия как активной реализации процессуальных прав со злонамеренной целью, так и пассивного процессуального поведения, заключающегося в незаявлении тех или иных доводов, что лишает процессуального оппонента возможности своевременно и эффективно возражать против них, а суду первой инстанции не позволяет проверить их обоснованность.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлениях от 14.02.2002 N 4-П, от 16.07.2004 N 15-П, от 30.11.2012 N 29-П неоднократно отмечал, что материально-правовой природой субъективных прав, подлежащих судебной защите, обусловлено диспозитивное начало гражданского судопроизводства; диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спора, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом, а принцип диспозитивности в совокупности с другими принципами судебного процесса, в том числе равенством всех перед законом и судом, состязательностью и равноправием сторон, выражают цели правосудия по гражданским делам, прежде всего конституционную цель защиты прав и свобод человека и гражданина (статья 2; статья 17, часть 1; статья 18 Конституции Российской Федерации).

В разъяснение нормы части 1 статьи 9 АПК РФ Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012 No12505/11 указал, что нежелание должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Исходя из принципа состязательности, подразумевающего, в числе прочего, обязанность раскрывать доказательства, а также сообщать суду и другим сторонам информацию, имеющую значение для разрешения спора, нежелание стороны опровергать позицию процессуального оппонента должно быть истолковано против нее (статья 9, часть 3 статьи 65, часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757(2,3))

Таким образом, истец, обращаясь в суд, обязан доказать факт нарушения принадлежащему ему исключительного права на товарный знак.

Представленные ответчиком документы сами по себе не подтверждают, что предлагаемые к продаже ответчиком товары были введены в гражданский оборот самим правообладателем либо с его согласия, поскольку ответчиком не представлены документы, позволяющие отследить всю цепочку их поставки в указанных объемах от правообладателя.

Учитывая изложенные обстоятельства, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, требования АО «НИКИМТ-Атомстрой» к ООО «СПЕЦЭМАЛЬ» подлежат удовлетворению частично: с ООО «СПЕЦЭМАЛЬ» подлежит взысканию компенсация за нарушение исключительных прав АО «НИКИМТ-Атомстрой» на товарный знак «ЭПОФЕНИПЛЕН» в размере 7 869 559,62 руб.

От суммы исковых требований 975 4002,12 руб. подлежит уплате государственная пошлина в размере 71 770 руб. При обращении с исковым заявлением (при уточнении требований) Истцом оплачена государственная пошлина (в том числе путем зачета) в размере 71 770 руб., что подтверждается платежными поручениями от 01.07.2021 г. №24353, от 04.08.2022 г. №24725, от 29.07.2021 №27573, от 04.08.2022 №24723, справкой Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-176583/22-7-1354 о возврате государственной пошлины. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2007 № 117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации» расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в размере  57 904,26 руб.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковое заявление АО «НИКИМТ-Атомстрой» удовлетворить частично: взыскать с ООО «Спецэмаль» в пользу АО «НИКИМТ-Атомстрой» компенсацию за незаконное использование зарегистрированного товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» в размере 7 869 559,62 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 57 904,26 руб. 

Возвратить АО «НИКИМТ-Атомстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 631,90 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от 04.08.2022 №24723. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения. 

 

 

Судья                                                                             В.А. Немкова