АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 599-457;

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

  

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-1681/2016

26 июня 2017 года

г.Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 21.06.2017

Полный текст решения изготовлен 26.06.2017

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Дорошиной А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  Компании Раутарукки Ойй (регистрационный номер предприятия 0113276-1), Хельсинки Финляндия

к обществу с ограниченной ответственностью "Производственному объединению "Металлист" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 249037, 

<

...>,

обществу с ограниченной ответственностью "Гранд Лайн-Центру" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 249100, 

<

...>,

о запрете производить, предлагать к продаже, продавать товары, нарушающие исключительное право заявителя на полезную модель №153838; об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожать товары, нарушающие исключительное право заявителя на полезную модель №153838;о взыскании денежной компенсации в размере 5 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

до перерыва:

от заявителя- ФИО2 - представителя по доверенности от 22.10.2015;

от ответчика -(общества с ограниченной ответственностью "Производственного объединения "Металлист") представителя ФИО3 по доверенности от 01.06.2016

от ответчика -(общества с ограниченной ответственностью "Гранд Лайн-Центра") - представителя ФИО3 по доверенности от 12.07.2016,

после перерыва:

от заявителя - представителей ФИО2, ФИО4 по доверенности от 22.10.2015,

от ответчика (общества с ограниченной ответственностью "Производственного объединения "Металлист") представителя ФИО3 по доверенности от 01.06.2016

от ответчика (общества с ограниченной ответственностью "Гранд Лайн-Центра") - представителя ФИО3 по доверенности от 12.07.2016,

У С Т А Н О В И Л:

Компания Раутарукки Ойй обратилась в Арбитражный суд Калужской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Производственному объединению "Металлист", обществу с ограниченной ответственностью "Гранд Лайн-Центру" о запрете производить, предлагать к продаже, продавать товары, нарушающие исключительное право заявителя на полезную модель №153838; об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожать товары, нарушающие исключительное право заявителя на полезную модель №153838; о взыскании денежной компенсации с общества с ограниченной ответственностью "Производственного объединения "Металлист" в размере 3500000 рублей, с общества с ограниченной ответственностью "Гранд Лайн-Центра" - в размере 1500000 рублей, а всего 5000000 рублей. (л.д. 31 т.1).

В ходе рассмотрения настоящего дела заявитель в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменил первоначальные требования в части взыскания денежной компенсации и просил  взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственного объединения "Металлист" денежную компенсацию в размере 4500000 рублей,   с общества с ограниченной ответственностью "Гранд Лайн-Центра" - в размере  500000 рублей, а всего 5000000 рублей. (л.д. 148-150 т.6).

По ходатайству заявителя по настоящему делу определением суда от 12.09.2016 года была назначена пантентоведческая экспертиза, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу было приостановлено. (л.д.138 и 144-145 т.4).

После проведения экспертизы определением от 13.02.2017 года производство по настоящему делу было возобновлено. (л.д.96-97 т.5).

16.06.2017 года в судебном заседании был объявлен перерыв до 15 часов 21.06.2017 года, после чего судебное заседание было продолжено.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали свои требования с учетом изменения от 06.06.2017 года и пояснили, что материалами дела и проведенной экспертизой подтверждается факт производства и продажи ответчиками товара, нарушающего исключительное право заявителя на полезную модель № 153838 - профильный лист и конструкция стыка между профильными листами, защищенную патентом на полезную модель с приоритетом  от 01.10.2010 года, со сроком действия патента - до 04.05.2021 года.  

Представитель ответчиков в судебном заседании и письменных отзывах требования заявителя не признал, мотивировав это тем, что заявитель не доказал факт изготовления и продажи ответчиками товаров, нарушающих исключительное право заявителя на полезную модель №153838.  

Изучив материалы дела и выслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующее:

Компания Раутарукки Ойй является обладателем исключительного права в отношении полезной модели по патенту Российской Федерации № 153838 "Профильный лист и конструкция стыка между профильными листами", включающем в себя следующий независимый пункт формулы полезной модели:

Профильный лист (1), формирующий плоскость (9) крыши, содержащий продольное профилирование (4), проходящее в направлении первого и второго боковых краев (2, 3), содержащее волны (12), и одно или более поперечных профилирований (7), проходящих в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), с определенным конструктивным исполнением, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, отличающийся тем, что продольное профилирование (4) профильного листа на втором боковом крае (3) в боковом направлении (Г) профильного листа оканчивается, по существу, полной волной (12), а на первом боковом крае (2) - по существу, усеченной волной (13) для формирования стыка (15), проходящего в направлении (L) боковых краев профильных листов, при этом форма поперечного профилирования (7), проходящего в направлении верхнего и нижнего краев (5, 6), является волнообразной, если смотреть на плоскость (9) крыши сверху, для обеспечения поддержки между соседним профильными листами в направлении конька крыши. (л.д.41-55 т.1).

Указанный патент был выдан 8 июля 2015 года вместо ранее действовавшего патента Российской Федерации № 115801 на основании Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29 мая 2015 года о признании патента № 115801 недействительным частично и о выдаче нового патента с уточненной формулой.   

Срок действия исключительного права на полезную модель составляет, в соответствии с положением п. 1 ст. 1363 ГК РФ, десять лет с даты подачи первоначальной заявки (в данном случае, с даты подачи заявки по патенту № 115801). Таким образом, патент является действующим с 04 мая 2011 года до 04 мая 2021 года.

Согласно абзаца 2 п. 3 ст. 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В абзаце 3 п. 3 ст. 1358 ГК РФ указано, что при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса, при этом п. 2 ст. 1354 ГК РФ устанавливает, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Заявитель считает, что ответчики по настоящему делу производят всевозможную продукцию, включая металлочерепицу различных серий. В металлочерепице серии Country (Кантри) (далее - Продукт), производимой и продаваемой ответчиками, по мнению патентообладателя, используется каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 153838.

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ,  ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, являются способами использования полезной модели.

 Заявителем по настоящему делу проведена закупка товара у  ООО ПО "Металлист". Согласно счета на оплату № 00019193,   передаче и оплате подлежал товар металлочерепица кантри GL 0,5 Safari Twincolor Pink стоимостью 594 рубля.

Указанный товар оплачен 29 февраля 2015 года, что подтверждается кассовым   чеком и квитанцией к ПКО № МЕУО-000393.     

03.03.2015 года товар на основании  заказа № 00019193 был отгружен ООО ПО "Металлист" перевозчику   и доставлен покупателю, о чем   выдан товарный чек ( л.д.134-140 т.1).

   В транспортной накладной   в разделе 6 «Прием груза» указано, что адресом места погрузки является деревня Верховье Жуковского района Калужской области. Помещение по данному адресу арендует по договору аренды недвижимого имущества у ООО "Омега" общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Металлист". (л.д.16-18 т.6). По этому же адресу осуществляется продажа товара под товарным знаком Grand Line. Правообладателем данного товарного знака является ООО ПО "Металлист"(л.д.3-6 т.2).

Закупка проведена по заказу представителя заявителя, о закупке представлен независимый отчет с фотографиями.( л.д.141-153 т.1).  

Кроме того, в счете на товар указано, что покупатель может проверить состояние своего заказа   на веб-сайте grandline.ru, а именно на странице http://www.grandline.ru/services/status-zakaza/. 

Заявитель по делу, произведя соответствующие действия,   получил сведения о том, что заказ, указанный в счете, отгрузочном листе, товарном чеке, квитанции на оплату, доставлен покупателю. Соответствующие обстоятельства подтверждены протоколом осмотра доказательств, удостоверенным в порядке ст.ст. 102, 103 Основ законодательства о нотариате. (л.д.62-133 т.1). 

Таким образом, доказано, что общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Металлист" ведет деятельность через веб-сайт grandline.ru.  

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ.

По ходатайству заявителя по делу была назначена патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ФИО5 из ООО "Центра патентных судебных экспертиз", о чем 12.09.2016 года вынесено определение суда.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы: 1) содержит ли лист металлочерепицы под названием Country (Кантри) каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели по патенту РФ №153838.

2) используется ли в изделии ООО "Производственное объединение "Металлист" все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ №92973 или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Эксперт в своем заключении от 27.12.2016 года пришел к следующему выводу:

1. Лист металлочерепицы под названием Country (Кантри) содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели по патенту № 153838.

2. В изделии ООО "Производственного объединения "Металлист" не используются все существенные признаки промышленного образца по патенту РФ № 92973.

Совокупность  признаков изделия ООО "Производственного объединения "Металлист" производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец № 92973. (л.д.15 т.5).

18.05.2017 года по ходатайству ООО ПО "Металлист" в судебном заседании был опрошен эксперт ФИО5, которая дела в том числе и письменные пояснения. (л.д.161-162 т.6).

Согласно третьему абзацу п. 3 ст. 1358 ГК РФ, при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулы изобретения или, соответственно, полезной модели, и для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи соответствующего объекта. 

При проведении исследования изделия экспертом было установлено полное тождество выполнения формы поперечного профилирования листа, предоставленного для исследования с признаком формулы полезной модели. 

Кроме того, решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14 июня 2017 года № 2014500296/49 (92973) с приложением заключения коллегии признан никогда не существовавшим. (л.д.186-198 т.6).

В соответствии с п. 54 Постановления Пленума ВС РФ № 5, ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Из вышеизложенного следует, что ООО ПО "Металлист" использовало полезную модель заявителя по делу без его согласия и без законных оснований. Ответственность за такие действия установлена   ст.ст. 1252, 1406, 1406.1 ГК РФ.

Среди мер ответственности, установленных п. 1 ст. 1252 ГК РФ, указаны требования   о пресечении действий, нарушающих право, к лицу, совершающему такие действия;   о возмещении убытков, к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование).   

Правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

В соответствии с п.4 ст. 1252 ГК РФ, в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

Согласно ст. 1406.1 ГК  РФ  патентообладатель  вправе  потребовать  вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. (Данная статья действует с 01.01.2015 года).

Таким образом, применимыми к ООО "ПО "Металлист" являются следующие меры ответственности:

1) запрет на производство, предложение к продаже, продажу товара, нарушающего исключительное право заявителя на полезную модель;

2) выплата денежной компенсации;

3) изъятие из оборота и уничтожение всех товаров, нарушающих исключительное право заявителя на полезную модель.

Согласно п. 43.3 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 29 от 26 марта 2009 года, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из вышеизложенных фактов, суд считает, что характер допущенного нарушения является грубым. ООО "ПО "Металлист" производил  и продолжает производить товар, предлагает его к продаже, продает, что подтверждается  имеющимися в материалах дела доказательствами.  

 Так, согласно данным протокола осмотра сайта, произведенного в период подготовки претензии, продукция ООО "ПО "Металлист" распространялась в 78 регионах РФ и странах СНГ.   В последнем протоколе осмотра сайта указывается уже на все 83 региона РФ и зарубежные страны . 

Срок незаконного использования является длительным. Претензия заявителя ООО "ПО"Металлист"   была направлена   в 2013 и 2014 годах. Вместе с тем, ООО "ПО"Металлист"  не прекратило нарушения.

Правонарушение  ООО "ПО"Металлист"   является длящимся и подлежит ответственности на основании ст. 1406.1 ГК РФ. 

Под длящимся правонарушением понимается правонарушение, которое характеризуется  непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения. 

В определении Конституционного суда РФ № 1539-0 от 02.07.2015       указано, что  вопрос придания обратной силы закону, изменяющему обязательства юридически равных участников гражданского правоотношения, требует дифференцированного подхода, обеспечивающего сбалансированность и справедливость соответствующего правового регулирования, не допускающего ущемления уже гарантированных прав и законных интересов одной стороны и умаления возможностей их защиты в пользу другой.

В связи с изложенным,  суд считает обоснованными требования заявителя о взыскании с ООО "ПО "Металлист" денежной компенсации в размере 4500000 рублей,  о запрете производить, предлагать к продаже, продавать товары, нарушающие исключительное право заявителя на полезную модель №153838; об обязании ООО "ПО "Металлист" изъять из оборота и уничтожить товары, нарушающие исключительное право заявителя на полезную модель №153838.

Суд не находит оснований для удовлетворения требований заявителя в отношении ООО "Гранд Лайн-Центра", так как им  не доказан факт  производства и продажи данным обществом товара, в котором используется каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 153838. 

Согласно ст.101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче иска за  заявителя ООО "Пепеляев Групп" уплачена государственная пошлина в сумме 80500 рублей согласно платежных поручений от 24.03.2016 года № 672 на сумму 54000 рублей и № 772 от 04.04.2016 года на сумму 26500 рублей (л.д.40 т.1 и л.д.24 т.3).

Между тем, заявителю исходя из его требований необходимо было уплатить госпошлину в сумме 72000 рублей ( 48000 рублей за взыскание денежной компенсации в сумме 5000000 рублей и 24000 рублей за четыре иных требований из расчета 6000 рублей за каждое согласно п.4 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Излишне уплаченная заявителем государственная пошлина в сумме 8500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета  на основании п.1 части 1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Госпошлина в сумме 55200 рублей подлежит взысканию с ООО "ПО"Металлист" в пользу заявителя по настоящему делу пропорционально удовлетворенным требованиям.

Кроме того, с ООО "ПО"Металлист" в пользу заявителя подлежат взысканию расходы на оплату эксперта в сумме 35000 рублей, оплаченные за  заявителя  ООО "Пепеляев Групп" платежными поручениями от 05.08.2016 года № 2201 в сумме 25000 рублей и от 07.09.2016 года № 2492 в сумме 10000 рублей. (л.д.148 т.3 и л.д.127 т.4).

Арбитражный суд Калужской области, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Производственному объединению "Металлист", находящемуся в 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, производить, предлагать к продаже, продавать товары, нарушающие исключительное право компании Раутарукки Ойй на полезную модель №153838.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Металлист" изъять из оборота и уничтожить товары, изготовленные с использованием полезной модели №153838.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Производственного объединения "Металлист" в пользу компании Раутарукки Ойй, Суолакивенкату 1, ФИ-00810, Хельсинки, Финляндия компенсацию в сумме 4 500 000 руб., расходы по госпошлине в сумме 55 200 руб., расходы по проведению экспертизы в сумме 35 000 руб., в остальной части требований отказать.

Возвратить компании Раутарукки Ойй из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме 8 500 руб. согласно платежного поручения №772 от 04.04.2016. Оплата произведена обществом с ограниченной ответственностью "Пепеляев Групп".

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия путём подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья                                                                                      А.В. Дорошина