Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-85219/2021

01 июня 2022 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  29 апреля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  01 июня 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Кожемякиной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Авангард Сити»

к ответчикам: 1. ООО «ТМ-СИТИ», 2. Зимину Егору Павловичу  

о взыскании 400 000 руб. компенсации и о запрете использования товарного знака

при участии

- от истца: представитель не явился, извещен;

- от ответчика: 1. представитель ФИО2 по доверенности  от 06.03.2022; 2. представитель не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Сити" обратился в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ТМ-СИТИ"; Зимину Егору Павловичу с требованием о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Тм-Сити" и  Зимину Егору Павловичу использовать в хозяйственной деятельности сходное до степени смешения с товарным знаком общества с ограниченной ответственностью "Авангард Сити" по свидетельствам регистрации № 295592,  свидетельство регистрации № 337943 обозначение «Электросити», а также о взыскании 400 000 руб. компенсации.

Определением суда от 23.09.2021 иск оставлен без движения, Определением суда от 25.10.2021 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее   АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд (по ходатайству истца (ответчика) пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства (по правилам административного судопроизводства), предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ, а именно: имеется требование о вынесении запрета на использование сходного до степени смешения товарного знака  № 295592 и обозначения № 337943 «Электросити», рассмотрение которого представляется возможным лишь в судебном заседании с вызовом сторон.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ считает необходимым перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (по правилам административного судопроизводства).

В судебном заседании от 16.03.2022 установлено, что для участия в судебном заседании со стороны ответчика – 1 явились два представителя по доверенности, которые пояснили, что не осведомлены о наличии у ответчика – 1 иных представителей,  кроме них.

Представителем ФИО2 представлен отзыв на заявление.

Представителями ответчика – 1 заявлено ходатайство об отложении судебного заседания в целях уточнения полномочий представителей стороны.

Судебное заседание отложено по ходатайству ответчика – 1.

Судебное заседание 29.04.2022 проводилось по ходатайству истца в режиме веб-конференции в порядке статьи 153.2 АПК РФ, в 10-10 час. представитель истца на связь не вышел.

Ответчик 1, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился, каких-либо ходатайств не заявил.

На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей истца и ответчика 2.

Ответчик 1 - поддержал свою правовую позицию, представил Заключение специалиста № 9843-Юр от 10.03.2022, которое было приобщено к материалам дела.

Изучив материалы дела, заслушав доводы сторон в ходе судебного рзбирательства, суд установил следующее.

Истец в тексте искового заявления указал, что Общество с ограниченной ответственностью «Авангард сити» является правообладателем товарных знаков «Электросити» (свидетельство о регистрации № 295592, срок действия продлен до 27.09.2024 г, свидетельство о регистрации № 337943, срок действия продлен до 06.06.2026 г), класс МКТУ и перечень товаров и услуг соответствует номерам 07, 09, 11, 37, 35 (со значением можно ознакомиться на официальном сайте ФИПС).

В декабре 2020 года Истцом был выявлен факт незаконного использования Ответчиком указанного выше товарного знака в виде наименования и коммерческого обозначения «Электросити» в продвижении товаров (электросвет техническая продукция), в том числе магазинов в сети интернет.

Реализация продвигаемых товаров осуществляется в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>.

По мнению Истца, незаконное использование товарного знака «Электросити» (далее - ТЗ) выражается, в частности, в:

1. демонстрации и продвижении электросветтехнической продукции на сайте компании Ответчика 1 с наименованием Электротехническая Компания ЭлектроСити (https://electrocity.pro);

2. публикации в социальных сетях В Контакте, рекламных текстов, демонстрирующих и продвигающих товары (электросвет техническая продукция), а также размещением на страницах вышеперечисленных социальных сетей ссылки на сайт  www.electrocity.pro.

Реализация продвигаемых Ответчиком 2 товаров осуществляется путем администрирования домена https://electrocity.pro., что подтверждается :

Факт незаконного использования на сайте https://electrocity.pro/, а также в социальных сетях ВКонтакте, подтверждается данными независимого сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org), где на даты 13.10.2017, 19.03.2019 года сохранены страницы всех вышеперечисленных интернет-ресурсов.

Возможность использования данных сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org) для подтверждения имеющих юридическое значение фактов признается судебной практикой: Постановление СИП от 01.02.2017 по делу № А40-206553/2015, Решение СИП от 25.02.2016 по делу № СИП-612/2015 и иные.

16 декабря 2020 года и 02 июня 2021 в адрес Ответчиков были направлены претензии со следующими требованиями:

1.Удалить с сайта https://electrocity.pro/ информацию в отношении товарного знака «Электросити»;

2.Прекратить использование домена electricity.pro в своей деятельности;

3.Выплатить правообладателю ТЗ - ООО «Авангард сити» компенсацию за нарушение исключительного права на фирменное наименование и товарный знак в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей по прилагаемым реквизитам. Данные требования Ответчиками были проигнорированы и не выполнены.

Претензия была получена лишь одним из ответчиков - Зиминым Е.П., что подтверждается сведениями с сайта Почта России, который так же является одним из учредителей ООО «ТМ-Сити», однако ответа на претензию не последовало.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1539 Гражданского кодекса РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным. 

Учитывая, что обозначение не обладает достаточными различительными признаками и схожи с товарным знаком ООО «Авангард сити» до степени смешения, более того вводит в заблуждение потребителей относительно продавца соответствующих товаров, такое использование не допускается.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между средствами индивидуализации Истца (товарный знак) и используемых Ответчиком обозначениях в интернете Истец руководствовался пунктами 41 - 44 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарного знака, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и прилагаемым к ней документам и их форм...» утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года № 482 и Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденному Приказом Роспатента от 24.07.2018 г. № 128 (далее - Руководство по осуществлению административных процедур и действий), которые могут быть использованы при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

Как разъясняется в пункте 7.1.2.4. Руководства по осуществлению административных процедур и действий, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

По мнению Истца, сходство до степени смешения между средствами индивидуализации Истца и используемых Ответчиками обозначений «Электросити» очевидно.

Истец и Ответчик 1 реализуют одинаковую продукцию: электроприборы и другую электротехническую продукцию. 

Таким образом, распространяемые Ответчиком 1 (используя обозначение «электросити») товары являются однородными товарами по отношению к товарам Истца, в отношении которых зарегистрировано исключительное право.

Согласно статьи 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1223), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - ФЗ «О рекламе») недобросовестная и недостоверная реклама не допускаются. Недостоверная реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения. Недобросовестной признается реклама, которая является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории РФ, в том числе: незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием хозяйствующего субъекта-конкурента, в том числе в сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Факт правонарушения зафиксирован Правообладателем в установленном действующим законодательством порядке и описан выше.

01 ноября 2018 года между ООО «Авангард сити» (Истец, лицензиар) и ИП ФИО3 (лицензиат) был заключен лицензионный договор № 1/18 о предоставлении права на использование товарного знака «Электросити» (свидетельство № 337943). Стоимость права использования товарного знака Истца, в соответствии с лицензионным договором, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Указанная сумма является разумной и обоснованной.

На основании указанного лицензионного договора № 1/1 8 от 01 ноября 2018 года, (дата и номер государственной регистрации предоставления права использования товарного знака: 16 января 2019 года № РД0283044), статей 1229, 1223, 1252, 1484  и части 2 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, Истец, оценив размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 200 000 рублей (двукратный размер стоимости права использования товарного знака), обратился в суд к ответчикам с настоящим иском.

Ответчик 1, возражая против удовлетворения исковых требований, в отзыве на иск указал, что считает предъявленные истцом требования незаконными и необоснованными, поскольку:

- ответчик 1 не использовал  товарные знаки истца;

- отсутствует однородность товаров и услуг;

- между обозначениями истца и ответчика отсутствует сходство;

- использование общепринятых неохраняемых терминов в доменном имени не образует состава правонарушения;

- действия истца  имеют признаки недобросовестного осуществления гражданских прав по смыслу статьи 10 ГК РФ.

Ответчик 2, возражая против удовлетворения исковых требований, в отзыве на иск указал, что является Администратором домена http://electrocity.pro. На данном домене расположен сайт «ЭЛЕКТРОСИТИ».

Ответчик 2 считает, что предъявленный иск нарушает его права как предпринимателя и как автора, разместившего на своем домене сайт под названием «ЭЛЕКТРОСИТИ».

В тоже время на сайте домена http://clectrocitv.pro., который имеет название «ЭЛЕКТРОСИТИ», производится реклама продукции и нигде нет названия и реквизитов ООО «ТМ-СИТИ», к которому также предъявлен иск.

Также на этом сайте нет ничего, чтобы как-то или чем-то напоминало товарный знак «АВАНГАРД СИТИ».

Сайт «ЭЛЕКТРОСИТИ» не рекламирует и не вводит в гражданский оборот однородные товары, упаковка которых имела бы аналогичное название «ЭЛЕКТРОСИТИ», а также аналогичное цветовое решение и изображение.

Предъявление иска к сайту Ответчика 2 «ЭЛЕКТРОСИТИ» является злоупотреблением права со стороны ООО «АВАНГАРД СИТИ» и не ставит целью развитие конкуренции и выпуска разновидности товаров и услуг на рынок, а ставит целью получение компенсации за ранее зарегистрированный  товарный знак.

Администратор Зимин Егор Павлович предоставил для использования сайт «ЭЛЕКТРОСИТИ», понимая, что в товарном знаке ООО «АВАНГАРД СИТИ» имеется только один охраняемый элемент «СИТИ», а слово «ЭЛЕКТРО» не охраняется.

Сайт «ЭЛЕКТРОСИТИ» совсем не похож по степени смешения с товарным знаком ООО «АВАНГАРД СИТИ», а только в нем узнается слово «СИТИ», которое применяется всеми повсеместно и повседневно.

Словосочетание «ЭЛЕКТРОСИТИ» на сайте, обрамленное в другом цвете, виде и сильно отличается от товарного знака ООО «АВАНГАРД СИТИ», поэтому Ответчик 2 указывает, что он, как администратор домена, вправе разместить на своем домене сайт с таким названием и оформлением; а также  вправе использовать указанные слова в том виде, в котором они предоставлены в материалы дела для индивидуализации предпринимательской деятельности.

В рассматриваемом случае имеется отсутствие сходства до степени смешения двух словесных обозначений. Применяемое словосочетание «ЭЛЕКТРОСИТИ» в отношении одинакового вида деятельности, с точки зрения их графического и визуального сходства.

Наличие в товарном знаке ООО «АВАНГАРД СИТИ» слово «СИТИ» не является доминирующим элементом и сильно отличается в названии сайта «ЭЛЕКТРОСИТИ».

Словесные элементы «ЭЛЕКТРО» и «СИТИ» используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми словами.

Использование слово «ЭЛЕКТРО» и слово «СИТИ» в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, поскольку слово «ЭЛЕКТРО» в комбинированном товарном знаке не обладает признаком охраноспособности.

ООО «АВАНГАРД СИТИ» необоснованно указывает, что сайт «ЭЛЕКТРОСИТИ» незаконно использует сходства до степени смешения двух словесных обозначений, но это указание не основано на нормах права, поскольку неохраняемый элемент в товарном знаке не может являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

Ответчик 2 полагает, что рассматривая товарный знак ООО «АВАНГАРД СИТИ» и сайт «ЭЛЕКТРОСИТИ», видно невооруженным глазом, что отсутствует какое-либо сходство до степени смешения между ними.

Следовательно, использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Название сайта «ЭЛЕКТРОСИТИ» в обрамлении и по написанию и товарный знак «ЭЛЕКТРО СИТИ» без охраняемого элемента «ЭЛЕКТРО» это два противопоставленных по графическому написанию и признаку товарных знаков, что говорит о наличии визуальных различий сравниваемого товарного знака и сайта «ЭЛЕКТРОСИТИ» обозначений, обусловленных наличием отличительного изобразительного элемента сайта, а также различного написания и стилистики, словесных элементов товарного знака и сайта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом.

В соответствии со статьей 1233 ГК РФ Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из пункта 2 названной статьи использование товарного знака является в частности его размещение: 

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет.

Пунктом 3 указанной статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака. 

В соответствии с частью 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 АПК РФ, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены  определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья  68 АПК РФ).

Оценив доводы сторон в совокупности с представленными документами и доказательствами, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, ввиду недоказанности факта нарушения ответчиками 1 и 2  исключительных прав истца на товарный знак "Авангард Сити" по свидетельствам регистрации № 295592 и № 337943, учитывая следующее.

Исходя из вышеперечисленных норм права, истец в данном случае при решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, должен доказать:

- во-первых, наличие сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком,

- во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 482 (далее - Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов, их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения;

- графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

- смысловое сходство определяется на оснований подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В данном случае, Истец является правообладателем товарных знаков «Электросити» (свидетельство о регистрации № 295592, срок действия продлен до 27.09.2024 г, свидетельство о регистрации № 337943, срок действия продлен до 06.06.2026 г), класс МКТУ и перечень товаров и услуг соответствует номерам 07, 09, 11, 37, 35.

В свою очередь, ответчик 1 - Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу как Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-СИТИ» 13 февраля 2017 года.

В соответствии с подпунктом 4.1. пункта 4. статьи 9 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ - «Регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом».

Следовательно, ООО «ТМ-СИТИ» было зарегистрировано со своим названием в соответствии с действующим законодательством, которое не ограничивает никого в названии своего Общества.

В материалы дела предоставлен Лицензионный Договор за № 1/18 от 01.11.2018г. о предоставлении прав на использование Товарного знака, заключенный между ООО «АВАНГАРД СИТИ», как «Лицензиар», и Индивидуальным предпринимателем ФИО3, как «Лицензиатом».

В соответствии с пунктом 1.1. Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора право на использование Товарного знака «ЭЛЕКТРО СИТИ».

При этом, суд считает, что указанный Товарный знак имеет обиходное наименование, учитывая, что слово «Электро» на слуху и часто используется в обиходе, также как и слово «Сити», обозначающее город.

Исходя из практики и обычаев делового оборота, в Российской Федерации словосочетание со словом «Сити» носит массовый характер.

Как следует из материалов дела, регистрации произведено слово «СИТИ» в написании простым шрифтом и неохраняемым элементом является слово «ЭЛЕКТРО».

В то же время на сайте ООО «ТМ-СИТИ» - http://electrocity.pro, который имеет название «ЭЛЕКТРОСИТИ», производится реклама не продукции ООО «ТМ-СИТИ» и не под этим названием, а ООО «ТМ-СИТИ» является продавцом продукции третьих лиц, производителей и их товар обозначается их торговой маркой.

ООО «ТМ-СИТИ» не производило и не вводило в гражданский оборот однородные товары, упаковка которых имела бы аналогичное название «ЭЛЕКТРО СИТИ», а также аналогичное цветовое решение и изображение.

В материалы дела не предоставлена никакая продукция, которая выпускается Лицензиатом под маркой товарного знака «ЭЛЕКТРО СИТИ», чтобы иметь возможность сделать сравнительный анализ выпускаемой продукции Лицензиатом (упаковка, этикетка и т.д.) и продукции, реализуемой со своего сайта ООО «ТМ-СИТИ».

Предъявление иска к ООО «ТМ-СИТИ» является злоупотреблением своего права со стороны ООО «АВАНГАРД СИТИ» и не ставит целью развитие конкуренции и выпуска разновидности товаров и услуг на рынок, а ставит своей целью получение компенсации за ранее зарегистрированный товарный знак.

Не является нарушением прав Лицензиата на товарный знак, если произошло использование товарного знака, не сходного с ним до степени смешения.

Кроме этого, как следует из предоставленных материалы дела ответчиком 1 документов и доказательств, продукция, продаваемая через сайт «ТМ-СИТИ» не носит маркировку «Электро Сити», а носит маркировку производителей продукции, которая реализуется через сайт ООО «ТМ-СИТИ».

ООО «АВАНГАРД СИТИ» указывает, что ООО «ТМ-СИТИ» использует слово «СИТИ» на своем сайте «ЭЛЕКТРОСИТИ», исходя из того, что его Товарный знак состоит из двух слов «ЭЛЕКТРО» и «СИТИ», из которых слово «ЭЛЕКТРО» не охраняемо.

ООО «АВАНГАРД СИТИ» не учитывает общее впечатление, которое производит обозначение на сайте ООО «ТМ-СИТИ» слово «ЭЛЕКТРОСИТИ» и его товарный знак «ЭЛЕКТРОСИТИ» (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Использование ООО «ТМ-СИТИ» неохраняемых элементов товарного знака «ЭЛЕКТРО СИТИ», а также части охраняемого знака не может быть признано нарушением прав правообладателя товарного знака.

ООО «АВАНГАРД СИТИ», являющееся обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение "ЭЛЕКТРО СИТИ», просит запретить ООО «ТМ-СИТИ» и Зимину Егору Павловичу использовать в хозяйственной деятельности сходное по степени смешения с товарным знаком ООО «АВАНГАРД СИТИ» «ЭЛЕКТРО СИТИ», не учитывая, что в товарном знаке имеется только один охраняемый элемент «СИТИ», а слово «ЭЛЕКТРО» не охраняется.

Словосочетание «ЭЛЕКТРОСИТИ» ООО «ТМ - СИТИ» может использовать, так как словосочетание «ЭЛЕКТРОСИТИ» обрамленное в другом цвете, виде и сильно отличается от товарного знака ООО «АВАНГАРД СИТИ», и поэтому ООО «ТМ-СИТИ» вправе использовать указанные слова для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.

В данном случае имеется отсутствие сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемое ООО «ТМ-СИТИ» словосочетание «ЭЛЕКТРОСИТИ» в отношении одинакового вида деятельности, с точки зрения их графического и визуального сходства.

Таким образом, суд пришел к выводу, что товарные знаки истца и используемое ответчиками 1 и 2 комбинированное  обозначение  имеют крайне низкую степень сходства неохраняемых словесных элементов, обозначения не ассоциируются  между собой, производят различное зрительное впечатление, могут формировать  у потребителей продукции при восприятии сравниваемых товарных знаков ассоциации, которые не позволяют потребителю смешать  в обороте продукцию с указанными товарными знаками.

Кроме того, из содержания Заключения специалиста № 9843-Юр от 10.03.2022, оцененного судом в качестве одного из доказательств, представленного стороной ответчика 1 в обоснование своей позиции, следует, что в сравниваемых обозначениях имеется сходство лишь неохраняемых  словесных элементов по составу текста «электро» и «сити», по всем остальным частным признакам (цветовая гамма, состав изображения  - фон, текст, расположение элементов изображения и т.п.) имеются различия.

В связи с чем, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, наличие в товарном знаке слова «СИТИ» не является доминирующим элементом и имеет место разница с тем названием сайта ООО «ТМ-СИТИ» «ЭЛЕКТРОСИТИ», который предоставлен в материалы дела со стороны ООО «ТМ-СИТИ».

Словесные элементы «ЭЛЕКТРО» и «СИТИ» используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями и использование ООО «ТМ-СИТИ» слова «ЭЛЕКТРО» и слово «СИТИ» в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, поскольку слово «ЭЛЕКТРО» в комбинированном товарном знаке не обладают признаком охраноспособности.

ООО «АВАНГАРД СИТИ» необоснованно указывает, что сайт ООО «ТМ-СИТИ» незаконно использует сходства до степени смешения двух словесных обозначений, поскольку неохраняемый элемент в товарном знаке не может являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

Исходя из впечатления, которое производят товарный знак ООО «АВАНГАРД СИТИ» и сайт ООО «ТМ-СИТИ», отсутствует какое-либо сходство до степени смешения между ними и складывается впечатление о наличии разных Поставщиков товаров и услуг.

Следовательно, использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Название сайта «ЭЛЕКТРОСИТИ» в обрамлении и по написанию и товарный знак «ЭЛЕКТРО СИТИ» без охраняемого элемента «ЭЛЕКТРО» это два противопоставленных по графическому написанию и признаку товарных знаков, что говорит о наличии визуальных различий сравниваемого товарного знака и сайта ООО «ТМ-СИТИ» обозначений, обусловленных наличием отличительного изобразительного элемента сайта, а также различного написания и стилистики, словесных элементов товарного знака и сайта.

Нарушение со стороны ООО «ТМ-СИТИ», за которое возлагается ответственность за незаконное использование товарного знака ООО «АВАНГАРД СИТИ» отсутствует.

ООО «ТМ-СИТИ» не выпускает товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, которые могли быть контрафактными.

Зимин Егор Павлович не является пользователем сайта «ЭЛЕКТРОСИТИ», а является администратором сайта, который оформлен на него, как на собственника доменного имени.

Доменные имена регистрируются в интернете и попадают под действие законов, которые регулируют интеллектуальную собственность.

Следовательно,  администратор сайта не может нести ответственность за незаконное использование товарного знака ООО «АВАНГАРД СИТИ».

При изложенных обстоятельствах, суд считает, что истец не доказал факт нарушения ответчиками исключительных прав истца, в связи с чем, исковые требования удовлетворению не подлежат.

В связи с отказом в удовлетворении иска и в  соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Кожемякина Е.В.