АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-7055/2024

г. Новосибирск

30 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения суда вынесена 16 сентября 2024 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Надежкиной О.Б,, при ведении протокола судебного заседания секретарем Гукасян Л.В., рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>), г. Санкт-Петербург

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск;  

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №359303 в размере 92 857 рублей, стоимости вещественного доказательства в размере 149 рублей, почтовых расходов в размере 120 рублей, стоимости выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №359303 в размере 92 857 рублей, стоимости вещественного доказательства в размере 149 рублей, почтовых расходов в размере 120 рублей, стоимости выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей. 

Определением от 14 марта 2024 года исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного  производства.

В связи с наличием обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощённого производства, суд определением от 19 июня 2024 года перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Ответчик, уведомлен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, представил письменным отзыв, согласно которому проси снизить размер компенсации до 1 043 рублей 34 копеек.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело по существу рассмотрено в отсутствии истца и ответчика, извещенных о  времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Рассмотрев материалы искового заявления, проверив в порядке ст. 71 АПК РФ обстоятельства дела, арбитражный суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения иска в части, при этом суд исходит из следующего.

ИП ФИО1 является обладателем исключительных прав на товарный знак №359303 «KAIZER», что подтверждено свидетельством на товарный знак, зарегистрированным 08.09.2008, срок действия исключительного права продлен до 19.10.2025.

03.11.2022   в торговой точке по адресу: 

<

...> Семейный континент, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже товаров и реализации от имени Ип ФИО2 товара, обладающего техническими признаками контрафактности.

Кроме того, 05.11.2022   в торговой точке по адресу: 

<

...> Семейный Континент, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже товаров и реализации от имени Ип ФИО2 товара, обладающего техническими признаками контрафактности.

Факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО2 подтверждается кассовыми чеками от 03.11.2022 и 05.11.2022, спорными товарами, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12-14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ).

Ссылаясь на то, что разрешение на использование указанного объекта интеллектуальной собственности путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, истец пришел к выводу о нарушении его исключительного права действием ответчика по продаже спорного товара.

Истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия, оставление которой без удовлетворения явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Истцом был избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229  ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно части 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 3 пункта 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В силу вышеизложенных норм юридически значимыми обстоятельствами для разрешения настоящего спора является установление принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, указанные в иске, факт предложения к продаже и реализации ответчиком спорного товара с признаками контрафактности, а также подтверждение ответчиком легальности происхождения спорного товара.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждено, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак N 359303, ответчиком данный факт не оспорен.

В соответствии с частью 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Факт реализации ответчиком спорного товара подтверждается товарными чеками, содержащими дату продажи, ИНН ответчика,  а также представленной истцом видеозаписью, на которой зафиксирован процесс покупки товара и выдачи чеков (приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств).

Ответчик достоверность отраженных в видеозаписи сведений не опроверг, возражений относительно представленных доказательств не заявил.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что совокупность имеющихся в деле доказательств надлежащим образом подтверждает факт реализации спорного товара ответчиком.

Из пункта 162 Постановления N 10 следует, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Исследовав реализованный ответчиком товар, суд на основании представленных в материалы дела доказательств, пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения товарного знака истца с изображениями на реализованном ответчиком товаре.

Доказательств предоставления истцом ответчику прав на использование каким-либо способом спорного товарного знака, последним в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о незаконном использовании ответчиком спорного товарного знака истца.

В соответствии со статьями 1252, 1515 ГК РФ, обладатели исключительных прав на товарные знаки вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 в рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера нарушения либо 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Указанная мера применяется по выбору обладателя прав на товарные знаки вместо возмещения убытков.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления N 10.

Согласно разъяснению, данному в пункте 61 постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При этом, по смыслу положений пункта 61 постановления Пленума N 10, не требуется определение объема использования прав на объект интеллектуальной собственности между сравниваемым договором, подтверждающим стоимость права использования и объемом нарушения исключительного права на объект интеллектуальной собственности.

Установленный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, который суд не вправе снижать по своей инициативе.

Из материалов дела следует, что в обоснование заявленной суммы компенсации истец представил лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021, по условиям которого истец (лицензиар) предоставляет ООО Торговый дом КЬЮТ-КЬЮТ право использовать товарный знак N 359303 в отношении товаров и услуг по семи классам МКТУ путем его размещения четырьмя способами.

В силу пунктов 2.1., 2.4. лицензионного договора от 06.04.2021 за использование товарного знака подлежит уплате разовый паушальный платеж - 1 000 000 руб., и последующие ежемесячные платежи в форме роялти в размере 300 000 руб.

Указанный лицензионный договор является действующим, заключен в соответствии с требованиями закона. Во исполнение пункта 2 статьи 1235 ГК РФ указанный договор зарегистрирован в установленном порядке.

Лицензионный договор от 06.04.2021 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, следовательно, его условия могут быть использованы при определении размера компенсации, учитывая, что он действовал в период, когда истцом было установлено нарушение его исключительных прав на спорный товарный знак ответчиком.

Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 06.04.2021, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303 истцом рассчитан следующим образом: (1 300 000 руб. / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ/ 4 способа применения) x 2 = 92 857 руб.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратного размера стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Из материалов дела не следует, что ответчиком представлены какие-либо иные лицензионные договоры, заключения оценщика или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом ответчиком приведен иной расчет компенсации, составляющий 1 043 руб. 34 коп. = 92 857/ 89 субъектов РФ.

Между тем, представленный лицензионный договор не предусматривает какие-либо ограничения и условия использования спорного товарного знака в субъектах Сибирского Федерального округа Российской Федерации. Поэтому, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, установления правовой охраны товарному знаку на территории всей Российской Федерации, производить расчет суммы компенсации, исходя из деления на действие договоров в пределах одного федерального округа Российской Федерации, является необоснованным.

Суд также принимает во внимание сложившуюся правоприменительную практику, указывающую на невозможность деления вознаграждения по лицензионному договору на количество субъектов Российской Федерации при расчете суммы компенсации (Постановления Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2024 по делу N А12-20833/2023, от 28.12.2023 по делу N А13-2897/2023, от 16.10.2023 по делу N А36-11038/2022).

Указанную практику суд полагает возможным учесть и в настоящем случае.

Вместе с тем, определяя размер компенсации суд учитывает следующие обстоятельства.

В рассматриваемом случае подлежат сравнению условия представленного лицензионного договора и обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, срок действия договора, объем предоставленного права (пункт 1.2 - в отношении 7 классов МКТУ, пункт 1.3 - 4 способа применения товарного знака).

В целях определения цены, которая применяется при сравнимых обстоятельствах, с учетом условий лицензионного договора, суд принимает во внимание, что факторы, которые неизбежно оказали влияние при определении суммы вознаграждения по лицензионному договору, отличаются от обстоятельств использования спорного обозначения ответчиком.

Судом принято во внимание, что правоотношения с лицензиатом по лицензионному договору носят длящийся характер (до 19.10.2025).

Обстоятельства использования спорного товарного знака ответчиком существенно отличались от факторов, которые оказали влияние на определение суммы вознаграждения по лицензионному договору. Кроме того, размер предъявленной к взысканию компенсации, исчисленной по избранному истцом правилу, многократно превышает стоимость товара (стоимость реализованных контрафактных товаров составляет 70 руб. (пинцет) и 79 руб. (маникюрный инструмент)).

Таким образом, оценивая имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, исходя из того, что материалами дела доказаны только два факта реализации контрафактного товара, в отношении 1 класса МКТУ и 1 способа применения,   суд определяет размер компенсации исходя из суммы вознаграждения по лицензионному договору в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 от 06.04.2021 за один месяц в двукратном размере - 21 428,57 руб. ((300 000 руб. / 7 классов МКТУ / 4 способа применения x 1 мес.) x 2).

При этом разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 1 000 000 руб. при расчете суд не принимает во внимание и потому, что лицензионным договором от 06.04.2021 не предусмотрен срок, за который выплачивается данное вознаграждение, а также в материалы дела не представлены доказательства выплаты ООО Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ указанного вознаграждения в полном объеме в порядке, установленном пунктом 2.3 лицензионного договора от 06.04.2021 (представлен ряд платежных поручений на оплату роялти ежемесячно (по 300 000 руб.) в порядке пункта 2.4.).

Суд учитывает также, что взыскание компенсации является средством восстановления прав, а не обогащения правообладателя, в связи с чем определение компенсации исходя из приведенного апелляционным судом расчета направлено именно на восстановление прав правообладателя.

На основании изложенного, суд  признает правомерным размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца в размере 21 428,57 руб., в остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика стоимости вещественного доказательства в размере 149 рублей, почтовых расходов в размере 120 рублей, стоимости выписки из ЕГРИП в размере 200 рублей

 

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 АПК РФ).

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Заявленные судебные расходы подлежат удовлетворению пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, за исключение 200 рублей (стоимость выписки из ЕГРИП) как документально неподтвержденных.

Руководствуясь ст. 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>)  в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  (ИНН: 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 359303 в размере 21 428,57 руб., стоимость товара в размере 34,27 руб., почтовые расходы в размере 16,2 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 854 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1  (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение иска в размере 860 руб..

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

Судья                                                                                         О.Б. Надежкина