﻿ 

 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-11192/2021-ГК

г. Пермь

28 октября 2021 года

Дело № А71-16691/2020

 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 октября 2021 года.

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Бородулиной М. В.,

судей                                 Гребенкиной Н. А., Назаровой В. Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Коржевой В. А.,

при участии:

от истца, общества с ограниченной ответственностью «Фототех» - Васильевой О. В. по доверенности от 09.12.2020,

от ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Стратегия» - Фоменко Ю. А. по доверенности от 09.07.2021, Шевякова В. В. (директор, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт),

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Стратегия»,

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики 

от 29 июня 2021 года,

принятое судьей Морозовой Н. М.,

по делу № А71-16691/2020  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Фототех» (ОГРН 1027700451558, ИНН 7736193379)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия» (ОГРН 1091832003174, ИНН 1832075899)

о взыскании компенсации за незаконное использование фирменного наименования и словесного обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком №205384, №210825,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Фототех» (далее – ООО «Фототех», истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия» (далее – ООО «Стратегия», ответчик) о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование фирменного наименования и словесного обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком №205384, №210825 (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ; уточнения наименования ответчика).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.07.2021 (резолютивная часть от 23.07.2021) с ООО «Стратегия» в пользу ООО «Фототех» взыскано 5 000 000 руб. компенсации, а также 100 000 руб. судебных издержек, 48 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Ответчик с решением суда не согласен, обратившись с апелляционной жалобой, просит его отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. В обоснование жалобы апеллянт указывает следующее.

Принятие уточненных исковых требований судом является незаконным, поскольку в отношении них истцом не был соблюден претензионный порядок, являющийся обязательным в силу п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ.

Принятие судом первой инстанции изменения исковых требований было осуществлено с грубым нарушением действующего процессуального законодательства. По мнению ответчика, рассмотрению подлежат изначально заявленные исковые требования до их уточнения, в удовлетворении которых следует отказать в связи с отсутствием факта нарушения в настоящее время (п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Фирменное наименование и обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца ответчик использовал на законных основаниях, что подтверждается заверенной копией документа от 2013 года, подписанного Галашиным Анатолием Евгеньевичем, являвшимся в период с 2013 по 2014 год генеральным директором и участником истца с долей в уставном капитале  59%, и Шевяковым Владимиром Валерьевичем – генеральным директором ответчика.

Опровергая выводы суда относительно названного доказательства, апеллянт отмечает, что согласно сложившейся судебной практике, положения действующего законодательства не ограничивают правообладателя в возможности распоряжаться своим исключительным правом путем представления другому лицу простого согласия на использование товарного знака без государственной регистрации предоставления права на его использование (п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Полагает, что разрешение правообладателя на использование товарных знаков может быть предоставлено не только в форме лицензионного договора. Аналогичный подход содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам.

С целью подтверждения подлинности согласия на использование товарных знаков, ответчик в суде первой инстанции ходатайствовал о вызове в качестве свидетеля Галашина А. Е., являвшегося генеральным директором истца в 2013-2014 году, однако в удовлетворении соответствующего ходатайства судом было отказано, по мнению ответчика, необоснованно.

Поскольку представленные ответчиком доказательства, подтверждающие использование товарных знаков по воле правообладателя, которую выразил генеральный директор, опровергнуты истцом не были, об их фальсификации не заявлялось, исковые требования удовлетворению не подлежали.

Срок исковой давности по спорному требованию был пропущен истцом, а обращение в суд является злоупотреблением правом, поскольку истец знал о существовании ответчика и одобрял использование им товарных знаков.

По мнению апеллянта, положения ст. 208 ГК РФ, которыми руководствовался суд, отклоняя соответствующий аргумент ответчика, в данном случае неприменимы, так как исключительное право, в защиту которого предъявлен иск, является имущественным правом, а не нематериальным благом.

Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по делу № 018/01/14.6-109/2021 от 21.04.2021 не является преюдициальным для настоящего дела, было оспорено ответчиком (№ А71-6803/2021) и не вступило в законную силу. 

Вывод арбитражного суда первой инстанции о том, что ответчик использовал обозначение «РНОТОТЕСН» в доменном имени phototech-okna.ru начиная с 09.10.2016 не соответствует действительности и сделан судом в связи тем, что суд уклонился от непосредственного исследования доказательств, просто копируя текст решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

По мнению апеллянта, суд первой инстанции, исследуя наличие прав у истца на фирменное наименование и сходство фирменного наименования истца с фирменным наименованием ответчика, вышел за пределы исковых требований о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки № 205384, № 210825, чем нарушил права ответчика.

Примененные судом при проверке сходства товарного знака до степени смешения Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32, признаны утратившими силу; их использование недопустимо и могло привести к принятию незаконного решения.

Размер компенсации, взысканной судом первой инстанции, является чрезмерно завышенным.

Принимая спорное решение, суд не принял во внимание отсутствие в материалах дела доказательств использования доменного имени phototech-okna.ru вообще и тем более его использования на протяжении 4 лет 5 месяцев 10 дней.

Кроме того, суд не учёл, что ответчик добровольно изменил фирменное наименование (до даты направления иска в суд) и заблокировал интернет-сайт, в связи с чем совершённое нарушение не является грубым. Размер взысканной компенсации не соответствует вероятным убыткам истца; взыскание компенсации в максимально возможном размере не соответствует требованиям разумности и справедливости.

В письменном отзыве на жалобу истец опроверг возражения апеллянта, считая решение суда законным и обоснованным, просит в удовлетворении жалобы отказать.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительного документа (заявления от 26.07.2021), вызове свидетеля и приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71-6803/2021.

Заявленное дважды в ходе судебного заседания ходатайство о приостановлении производства по делу рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 159 АПК РФ и отклонено в связи с отсутствием оснований, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ.

Дополнительный документ, представленный ответчиком, в отсутствие доказательств уважительности причин его непредставления в суд первой инстанции (пункт 2 статьи 268 АПК РФ), апелляционным судом во внимание не принимается. 

С учетом содержания материалов дела, существа спорного требования и обстоятельств, подлежащих доказыванию, оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о вызове в судебное заседание свидетеля, апелляционным судом не установлено. В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному делу, не могут подтверждаться свидетельскими показаниями.

Представители ответчика в судебном заседании на доводах жалобы настаивали, просили спорный судебный акт отменить, жалобу – удовлетворить.

Представитель истца высказался против удовлетворения жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, было установлено судом, ООО «ФОТОТЕХ» является обладателем исключительных прав на использование своего фирменного наименования «ФОТОТЕХ», дата регистрации юридического лица 08.07.1999.

 Также ООО «ФОТОТЕХ» является обладателем исключительных прав на использование товарных знаков (знаки обслуживания): 

- № 205384 - состоящий из словесного обозначения «ФОТОТЕХ», на основании свидетельства, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2001, с датой приоритета от 15.03.2000, и продленным сроком действия регистрации по 15.03.2030 года. Свидетельство на товарный знак выдано в отношении «01»; «02»; «06»; «17»; «37»; «39»; «40»; «42» классов по международной классификации товаров и/или услуг; 

- № 210825 - состоящий из словесного обозначения «РНОТОТЕСН», на основании свидетельства, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2002, с датой приоритета от 25.04.2000, и продленным сроком действия регистрации по 25.04.2030. Свидетельство на товарный знак выдано в отношении «01»; «02»; «06»; «17»; «37»; «39»; «40»; «42» классов по международной классификации товаров и/или услуг. 

Согласно тексту искового заявления, товарные знаки, состоящие из словесного обозначения «ФОТОТЕХ»/«РНОТОТЕСН», использованы ответчиком на сайте в сети Интернет http://phototech-okna.ru/. 

Нарушение на сайте в сети Интернет http://phototech-okna.ru/ исключительных прав истца осуществлялось в виде использования сходного до степени смешения словесного обозначения «ФОТОТЕХ» в названии общества с ограниченной ответственностью «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» и словесного обозначения «РНОТОТЕСН» в наименовании доменного имени «phototech-okna.ru». 

В связи с указанными обстоятельствами, истец обращался к ответчику с претензиями (исх. б/н от 27.01.2020, исх. б/н от 07.08.2020, исх. б/н от 02.10.2020), в которых сообщил о нарушении своих исключительных прав в отношении товарного знака (знака обслуживания) № 205384 и его незаконном использовании ответчиком. 

В ответ на претензию истца, ответчик письмом № 69 от 27.03.2020 сообщил о предстоящем осуществлении действий по регистрации смены наименования организации ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» с 06.04.2020. 

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ООО «ФОТОТЕХ» в антимонопольную службу. 

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по делу № 018/01/14.6-109/2021 установлен факт незаконного использования ООО «Стратегия» (смена наименования 02.02.2021) наименования ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» которое является сходным до степени смешения с ООО «ФОТОТЕХ» и товарным знаком по свидетельству № 205384 «ФОТОТЕХ», а также ООО «Стратегия» незаконно использовало в доменном имени phototech-okna.ru товарный знак по свидетельству №210825 «РНОТОТЕСН». 

ООО «Стратегия» было признано нарушившим п. 1 статьи 14.6 ФЗ от 26.07.206 № 135 -ФЗ «О защите конкуренции».

Изложенные обстоятельства, явились истцу основанием для обращения с целью защиты нарушенных прав в арбитражный суд и взыскания 5 000 000 руб. компенсации.

Суд первой инстанции, оценив в совокупности собранные по делу доказательства в порядке, установленном ст. 71 АПК РФ, установив подтвержденный документально факт использования ответчиком, в отсутствие заключенного сторонами лицензионного договора, на протяжении длительного времени, вплоть до обращения общества «ФОТОТЕХ» в суд, фирменного наименования и словесного обозначения сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца №205384, №210825, руководствуясь статьями 1229, 1232, 1233, 1474, 1484, 1477, 1489, 1515, 1552 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), пришел к выводу о справедливости заявленного требования, размер компенсации по которому не является чрезмерным с учетом длительности нарушения, выручки, полученной ответчиком от реализации товаров и услуг с использованием товарных знаков истца.

Признавая указанные выводы суда первой инстанции в полной мере соответствующими совокупности собранных по делу доказательств, имеющихся в материалах дела, апелляционный суд оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы не установил.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (п. 2 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу положений п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности. При этом товарный знак относится к средствам индивидуализации.

В силу ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В пунктах 1, 3 ст. 1484 ГК РФ указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Как следует из пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения между товарными знаками, зарегистрированными в установленном порядке истцом, и используемые ответчиком, разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Использование сходного до степени смешения словесного обозначения «ФОТОТЕХ» в названии общества «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» и словесного обозначения «РНОТОТЕСН» в наименовании доменного имени «phototech-okna.ru», апеллянтом не опровергнуто, вместе с тем, указано на использование товарных знаков на основании соглашения с истцом, а равно на законном основании, не свидетельствующем о нарушении исключительных прав истца.

Утверждение апеллянта о том, что использование ответчиком фирменного наименования и обозначения, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, осуществлялось на законных основаниях, документально не подтверждено. 

Представленная ответчиком в подтверждение утверждения об обратном, расписка от 2013 года, являющаяся копией, подлинность которой установить невозможно, не является лицензионным договором или иным документом, подтверждающим передачу прав по использованию товарных знаков.

Согласно ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, а именно: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации); 3) перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

В соответствии со ст. 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ. 

Пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ закреплено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Как верно отмечено судом первой инстанции, какое-либо партнерское соглашение или иной документ, свидетельствующий о предоставлении ответчику права на законных основаниях использовать товарные знаки, в материалы дела в нарушение требований ст. 65 АПК РФ не представлены. 

При оценке возражений ответчика судом во внимание принято также, следующее.

Из пояснений истца следует, что полная смена учредительного состава ООО «ФОТОТЕХ» и назначение на должность нового генерального директора произошли в 2014 году.

Особых условий, в договорах купли-продажи по отчуждению долей, предусматривающих использование исключительных прав ООО «ФОТОТЕХ» другими организациями, отражено не было. 

Более того, после отчуждения долей в 2014 году, между истцом и ответчиком не было заключено ни одного партнерского соглашения, договора и/или иного документа, устанавливающего правоотношения между спорящими сторонами. 

Обратного ответчиком, утверждающим, что использование им товарных знаков являлось законным, не доказано. 

Ссылка ответчика на то, что между сторонами существовали партнерские отношения, справедливо отклонена судом ввиду того, что приобщенная копия расписки (как доказательство их наличия) не соответствует требованиям, предусмотренным ст. 1232, 1235, 1489, 1490 ГК РФ, ст. 68, ст. 71 АПК РФ, так как не представляется возможным установить ее подлинность ввиду отсутствия оригинала.

Довод апеллянта о необоснованном отклонении судом ходатайства о вызове в суд свидетеля, способного подтвердить партнерские отношения сторон, отклоняется ввиду следующего.

Согласно ч. 1 ст. 56 АПК РФ свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

В соответствии с п. 1 ст. 88 АПК РФ по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе.

Вызов свидетеля является правом, а не обязанностью арбитражного суда, которым он может воспользоваться в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления таких процессуальных действий для правильного разрешения спора.

Учитывая, что показания свидетеля не могут подменять письменные доказательства, суд первой инстанции, отклоняя заявленное ходатайство, исходил из совокупности имеющихся в деле доказательств, доводов и возражений участников процесса. Оснований для вызова для допроса в качестве свидетеля Галашина А. Е. у суда первой инстанции не имелось.

Разрешая требование истца в части размера компенсации и оценивая возражения ответчика, считающего ее размер чрезмерным, суд первой инстанции справедливо исходил из следующего.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 ГК РФ).

В соответствии с п. 1, 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе предъявить требование о пресечении действий, нарушающих прав или создающих угрозу его нарушения, а также о выплате компенсации за нарушение права.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на средства индивидуализации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно п. 62 названного Постановления рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ. По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае, истец в обоснование размера компенсации указал на то, что ООО «Стратегия», с момента государственной регистрации (23.06.2009) имело наименование ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» вплоть до 02.02.2021 - что составляет 11 лет 7 месяцев 10 дней. 

ООО «Стратегия», в период с 12.11.2019 по 08.04.2021 использовало обозначение «РНОТОТЕСН» в доменном имени phototech-okna.ru, что составляет 1 год 4 месяца 27 дней. 

Более того, истцом, в части уточнения действительного использования ответчиком доменного имени phototech-okna.ru, был подан запрос исх. б/н от 22.04.2021 (приобщен к материалам дела), в рамках которого ООО «ФОТОТЕХ» запросило сведения у АО «Региональный Сетевой Информационный центр», как регистратора доменного имени phototechokna.ru. 

Ответом исх. № 2498-С от 27.06.2021 (приобщен), регистратор указал, что АО «РСИЦ» являлось регистратором доменного имени phototech-okna.ru с 09.10.2016 по 12.11.2019. 

Также, АО «РСИЦ» обладает сведениями в части использования вновь зарегистрированного доменного имени phototechokna.ru с даты 12.11.2019 и по настоящее время, так как осуществляет его обслуживание. 

С учетом ответа регистратора доменного имени phototech-okna.ru, принадлежавшего ООО «Стратегия» (о чем также свидетельствует мотивировочная часть решения Удмуртского УФАС) ответчик использовал обозначение «РНОТОТЕСН» в доменном имени phototech-okna.ru начиная с 09.10.2016. 

Соответственно, срок использования ответчиком исключительных прав Истца, в части фирменного наименования составляет – 11 лет 7 месяцев 10 дней, а в части доменного имени – 4 года 5 месяцев 10 дней. 

Ответчиком, за периоды с 2016 по 2020 годы была получена выручка от продаж, в общем размере 295 356 000 руб., что в свою очередь могло поспособствовать недополученному доходу со стороны истца, т.к. часть потребителей, желающих воспользоваться услугой ООО «ФОТОТЕХ», могла обратиться к конкуренту, ввиду схожего словесного обозначения. 

Так, согласно сведениям с сайта по проверке контрагентов СПАРКинтерфакс, ООО «Стратегия» была получена выручка от реализации товаров и услуг, согласно следующим отчетным периодам: 

- 955 000 руб. за 2016 год; 

- 75 957 000 руб. за 2017 год; 

- 97 149 000 руб. за 2018 год; 

- 41 650 000 руб. за 2019 год; 

- 79 645 000 руб. за 2020 год. 

Как следует из материалов дела, какие-либо доказательства в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, в том числе иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, ответчиком не представлены.

Таким образом, основания для снижения размера компенсации за нарушение исключительных прав отсутствуют.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки подтвержден, доказательств обратного в материалы дела не представлено, факт использования ответчиком при осуществлении своей деятельности, в своем фирменном наименовании и доменном имени товарные знаки № 205384 «ФОТОТЕХ», № 210825 «РНОТОТЕСН», правообладателем которых является истец также подтвержден документально, а факт смены наименования и блокировка интернет ресурса произошла только после обращения истца с настоящим иском в суд, неоднократном направлении досудебных претензий, оставшихся без удовлетворения, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что  заявленные требования о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы, положенные ответчиком в основу жалобы, не опровергающие юридически значимых обстоятельств настоящего спора, являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции, которым были проанализированы и обоснованно отклонены по мотивам, изложенным в тексте судебного акта. 

Мнение апеллянта о неправомерном принятии судом заявления об изменении исковых требований является ошибочным. Направив в суд соответствующее заявление, истец реализовал свои процессуальные права, изменения исковых требований обоснованно принято судом. 

Так, согласно п. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований».

Правовая норма п. 1 ст. 49 АПК РФ носит императивный характер, и позволяет субъектам права осуществлять выбор между изменением либо основания, либо предмета исковых требований. Одновременное изменение основания и предмета исковых требований не допускается.

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 № 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" «изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Из понятий предмета и основания иска вытекает, что если требование о признании сделки недействительной заменяется требованием о расторжении договора и приводятся иные основания этого изменения, то имеет место изменение предмета и основания иска».

В связи с произошедшей в ходе судебного разбирательства по настоящему делу сменой наименования ответчика с ООО «Фототех Поволжье» на ООО «Стратегия», а также по причине удаления им доменного имени «photoetch-okna.ru, что свидетельствует о признании обоснованности исковых требований и их добровольном удовлетворении, истец, воспользовавшись своим правом на изменение предмета искового требования, с сохранением изначального его основания, направил в суд соответствующее заявление. 

Как бы то ни было, принятие судом первой инстанции изменения истцом исковых требований осуществлено с учетом необходимости обеспечения эффективности правосудия и соблюдения процессуальной экономии (способствующей также снижению судебных издержек сторон по делу), и не является основанием для отмены принятого судебного акта.  

Утверждение апеллянта о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, опровергнуто представленными в материалы дела претензиями, получение которых ответчиком не оспаривается (исх. б/н от 27.01.2020, исх. б/н от 07.08.2020, исх. б/н от 02.10.2020, т. 1 л.д.33-39).

Отсутствие доказательств соблюдения претензионного порядка по требованию о запрете в использовании товарного знака № 210825, в условиях их значительной схожести с товарным знаком № 205384, выполнения на русском и английском языках, ясности требования истца, направленного на защиту своего исключительного права, содержащегося в направленных претензионных письмах, о несоблюдении им досудебного порядка урегулирования спора применительно к товарному знаку № 210825 не свидетельствует. 

Соответствующий довод жалобы носит формальный характер, о намерении ответчика разрешить спор в досудебном порядке в разумный срок и о наличии основания для оставления иска судом без рассмотрения не свидетельствует. 

Изложенные в мотивировочной части обжалуемого судебного акта выводы суда первой инстанции относительно довода ответчика о пропуске истцом срока исковой давности по спорному требованию, апелляционная коллегия находит верными. Оснований для их переоценки не усматривает.

Решение Удмуртского УФАС № 018/01/14.6-109/2021 от 21.04.2021, принятое во внимание судом, упомянуто в тексте спорного судебного акта наряду с другими доказательствами по делу.

Так, согласно ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).

Вопреки мнению апеллянта, указанное решение антимонопольного органа, обжалуемого ответчиком, не являлось единственным основанием принятия спорного судебного акта, о его преюдициальности суд не высказывался, ссылался лишь на обстоятельства, установленные УФАС в результате проведенной проверки.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32, на которые имеется ссылка в спорном судебном акте, действительно являются недействующими и применению не подлежат.

Вместе с тем, данное обстоятельство не привело к принятию неверного решения и незаконности судебного акта по существу спора. Утверждение апеллянта об обратном, является неверным, основано на предположениях, в связи с чем, подлежит отклонению судом.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе полного и всестороннего исследования доказательств по делу.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку данные доводы не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм права и по существу сводятся к несогласию с оценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом обстоятельств. Оснований для переоценки установленных судом первой инстанции обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств суд апелляционной инстанции не усматривает.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены судебного акта не имеется. Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29 июня 2021 года по делу № А71-16691/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационногопроизводства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

 

Председательствующий

 

М.В. Бородулина 

Судьи

 

Н.А. Гребенкина

 

В.Ю. Назарова