РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-87637/20-110-650

31 июля 2020 года

город Москва

Резолютивная часть решения от 24 июля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 311028012400084) к 1. обществу с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС КОМПЛЕКС НА РУСАКОВСКОЙ" (107140, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РУСАКОВСКАЯ, ДОМ 13, ОГРН: 

<

***>), 2. обществу с ограниченной ответственностью "ХОСПИТЭЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО" (125212, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 2, , ОГРН: 

<

***>)

о взыскании солидарно 50 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №420775, о пресечении незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №420775, в том числе в фирменном наименовании

без проведения судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС КОМПЛЕКС НА РУСАКОВСКОЙ", обществу с ограниченной ответственностью "ХОСПИТЭЛИТИ ГРУПП БОРОДИНО" о взыскании солидарно 50 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №420775, о пресечении незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №420775, в том числе в фирменном наименовании. 

Определением суда от 28 мая 2020 года было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

24 июля 2020 года Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

27 июля 2020 года от истца поступило ходатайство об изготовлении решения в полном объеме.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявленное ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку подано в установленный ст. 229 АПК РФ срок, в связи с чем, суд составляет мотивированное решение.

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основания, изложенным в отзыве. Заявил ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Рассмотрев названное ходатайство ответчика суд не нашел оснований для его удовлетворения ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 227 АПК РФ.

Перечень оснований, при наличии которых суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, установлен частью 5 статьи 227 АПК РФ.

В частности, к таким обстоятельствам относятся: 1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; 4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Суд считает, что основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют, ответчиком не подтверждены, в связи с чем, возражения ответчика против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и его ходатайство о назначении рассмотрения дела по общим правилам, отклонены судом. 

Само по себе заявление о переходе по общим правилам искового производства таким основанием не является, в связи с чем дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Истец является правообладателем товарного знака «БОРОДИНО BORODINO» (далее -Товарный знак) по свидетельству Российской Федерации №420775, зарегистрированного 18.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 31.03.2008, зарегистрированного, в частности, в отношении различных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ.

В силу п.1 ст. 1491 ГК РФ, исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Комплекс На Русаковской» является собственником гостиницы «БОРОДИНО», расположенной по адресу 

<

...>, и совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Хоспитэлити групп Бородино» организуют деятельность (функционирование) этой гостиницы.

Использование обозначения «БОРОДИНО» осуществляется без заключения лицензионного договора на использование Товарного знака, тогда как используемое Ответчиками обозначение является сходным до степени смешения с Товарным знаком.

Вышеуказанный Товарный знак используется лицензиатами для индивидуализации услуг, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак.

В силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации. Также Суд отметил, что, являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ), и о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

Согласно ст. 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно п.2. ст. 1477 ГК РФ, правила Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Из системного толкования пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ и п.2. ст. 1477 ГК РФ следует, что правообладатель знака обслуживания (коими являются исключительные права на товарные знаки) вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, или в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

Как следует из правовой позиции, отраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 сентября 2011 г. N 3602/11, правообладатель товарного знака вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции не только, когда на ней размещен сам товарный знак, но и тогда, когда на ней размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

Истец считает, что Ответчиками были оказаны услуги с использованием обозначения, сходного до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим Истцу, на сумму 1310 млн. рублей за последние три года до даты предъявления претензии. В связи с этим, Истец имеет право на компенсацию в размере 2620 млн. рублей, равной двукратному размеру стоимости оказанных услуг с использованием товарного знака (знака обслуживания) Истца. В тоже время, определение размера исковых требований находится в исключительной компетенции истца, следовательно, Истец вправе заявить требование о взыскании меньшей суммы компенсации.

При этом, в силу п.6.1 ст. 1252 ГК РФ, в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно п.1 ст.323 ГК РФ, при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем между ООО «Хоспитэлити групп Бородино» и ООО «Бизнес комплекс на Русаковской» 12.05.2015 был заключен Договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, с. 5, кадастровый № 77:01:0003034:1501.

Как усматривается из открытого реестра Товарных знаков, размещенного на сайге Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности», Товарный знак за № 420775 состоит из двух словесных элементов:

БОРОДИНО BORODINO

зарегистрированного в отношении различных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МК ТУ.

ООО «БК на Русаковской» не продает товары, не оказывает услуги, не производит работ с использованием данного товарного знака БОРОДИНО BORODINO, доказательств обратного (первичные учетные документы, договоры, рекламные плакаты, фотографии готовой продукции) в материалы дела не представлено. Кроме того, исковое заявление не содержит перечня услуг МКТУ, по которым истец усматривает нарушение использования товарного знака.

В настоящее время обозначение «Бородино» не является товарным знаком, относится к неохраняемым обозначениям.

Так, в качестве доказательств использования ответчиком 1 и ответчиком 2 спорного обозначения истец представил фотографии гостиницы Бородино, при этом фактически не мотивировав в исковом заявлении, каким образом фотографии подтверждают доводы искового заявления.

Так из представленных истцом фотоматериалов невозможно установить точную дату и время осуществления фотосъемки истцом.

Как указали ответчики в своих пояснениях, с 2017 года указанные вывески демонтированы с крыши данного здания по адресу: 

<

...>. Между тем, истец указывает на фотографии, приложенные к иску, как на соответствующие действительности по состоянию на дату подачи иска - май 2020 года.

Более того, как усматривается из фотоматериалов, представленных истцом, на входе в комплекс зданий видны зеленые насаждения, однако и эта информация не соответствует действительности, поскольку зеленые насаждения были вырублены в ходе реализации программы города Москвы по реконструкции ул. Русаковской еще в 2015 году.

На фотоматериалах, представленных истцом, отсутствует визуализация охраняемого законом товарного знака -

БОРОДИНО BORODINO

а напротив, усматривается указание «Бородино гостиница», выполненное иным шрифтом.

Из материалов дела следует, что истцом был выбран способ расчета размера компенсации, предусмотренный пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ что подтверждено истцом в заявлении об уточнении исковых требований от 03.06.2020.

В заявлении об уточнении исковых требований от 03.06.2020 истец указал, что заявляет о частичном изменении способа расчета суммы компенсации следующим образом:

в отношении одной половины (50 %) объема деятельности Ответчиков Истец просит взыскать компенсацию в соответствии с ии.1 и.4 ст. 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения,

в отношении второй половины (50 %) объема деятельности Ответчика Истец просит взыскать компенсацию в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ (с учетом требований п.2. ст. 1477 ГК РФ) в двукратном размере стоимости оказанных Ответчиками услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

Между тем, в силу норм действующего законодательства при заявлении требований о взыскании компенсации (или их изменении) правообладатель вправе выбрать лишь один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, что также разъяснено в п.59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

При  этом истцом не доплачена госпошлина и не представлены доказательства об отсутствии средств.

При таких обстоятельствах заявление об уточнении исковых требований не подлежит удовлетворению как противоречащее закону  и злоупотребление правом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Гак, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Исходя из этого, и с учетом указанных выше разъяснений суда высшей судебной инстанции, при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или услуг, суд должен учитывать стоимость спорного товара или услуги, на которых при вводе в гражданский оборот ответчиками было допущено нарушение исключительных прав истца на его товарный знак, а также установить его общий объем за указанный истцом период времени.

В нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств реализации ответчиками товара (услуг) на сумму 2620 млн. рублей (с использованием спорного обозначения) истцом не представлено, таким образом соответствующий довод истца носит характер предположения истца и документально не подтвержден. Более того, не ясно откуда вообще у истца появилась информация о выручке сразу двух ответчиков при подготовке иска, и какая часть данной выручки была получена с использованием спорного обозначения, в связи с чем не представляется возможным проверить расчет.

Как усматривается из искового заявления, заявления об увеличении исковых требований, а также приложений к ним, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену, а также отсутствует подробный расчет с указанием конкретных временных периодов, а также сумм в отношении каждого ответчика, а не общая сумма в совокупности. Таким образом истцом нарушены требования пункта 7 части 2 статьи 125 АПК РФ, согласно которому в исковом заявлении должны быть указаны расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы.

Истец в тексте искового заявления указывает на то, что имеет право на получение компенсации в размере 2620 млн. руб. (согласно изначально заявленным требованиям), а с учетом уточненных требований -131 млн. на основании пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ, 1310 млн. руб. на основании пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ. Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ «правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака». При расчете суммы компенсации по данному основанию Истец берет в расчет двухкратный размер выручки ответчиков за три года, предшествующих дате предъявления претензии. Согласно сведениям, имеющимся в открытом реестре Товарных знаков, размещенном на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (сведения прилагаются) ИП ФИО1 приобрел исключительные права на товарный знак БОРОДИНО BORODINO на основании договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Бородино» (141006, Московская обл., городской округ Мытищи, 

<

...>) и ФИО1 (450059, 

<

...>). 

В силу п. 2. ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Именно с 22 октября 2019г., т.е. с момента государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак БОРОДИНО BORODINO (дата и номер государственной регистрации 22.10.2019 № РД0313945) ФИО1 стал новым правообладателем товарного знака.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Предусмотренная статьей 1515 ГК РФ компенсация за незаконное использование товарных знаков является по своей сути заменой убытков и тем самым призвана восстановить имущественное положение правообладателя, ликвидировать тс неблагоприятные имущественные последствия, которые наступили вследствие незаконного использования товарного знака. Безусловно, меры защиты прав на объекты интеллектуальной собственности направлены на прекращение нарушений, но наряду с этим, они направлены и на возмещение правообладателю убытков, понесенных им в связи с нарушением.

Таким образом, недопустимо взыскание компенсации за период, когда Истец юридически не обладал исключительными правами (то есть брать в учет период, предшествующий 22 октября 2019 года), поскольку в данный временной промежуток Истец еще не являлся правообладателем товарного знака БОРОДИНО BORODINO, а, следовательно, у него не могли возникнуть какие-либо материальные потери в случае незаконного использования товарного знака.

На основании п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в законе (ст. 1484 ГК РФ).

В силу п.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Ни кто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п.3 ст. 1484).

Из содержания статей 1229, 1233, 1252, 1484, 1515 ГК РФ следует, что реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности. Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 г. № 14503/10, «из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте».

Следовательно, Истец должен доказать, что он пользуется товарным знаком, в защиту которого подан настоящий иск, поскольку запрет на использование чужого товарного знака или сходного с ним обозначения введен законодателем для случаев, когда в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При отсутствии использования Истцом принадлежащего ему товарного знака, то есть в отсутствие на рынке соответствующих товаров и слуг, не может быть и смешения.

Фактически Истец не использует зарегистрированный на его имя товарный знак для индивидуализации товаров, работ и услуг. Доказательств, свидетельствующих об обратном, истцом в материалы дела не представлено.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 123, 169-171,229 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В принятии изменения  размера исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ отказать.

В удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.

В удовлетворении иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению  и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  пятнадцати  дней с даты его принятия,  а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:               А.В. Мищенко