АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-38125/2024

21 октября 2024 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 21 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Соловьевой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Демидюк С.А.

рассмотрев в судебном заседании дело № А60-38125/2024

по иску ФИО1 акционера акционерного общества «Режевской хлебокомбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Режхлеб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

третье лицо: акционерное общество «Режевской хлебокомбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии

от истца: ФИО1, паспорт, ФИО2, доверенность от 10.09.2024, диплом,

от ответчика: ФИО3, доверенность от 29.07.2024, диплом,

от третьего лица: не явились,

установил:

ФИО1 (истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском  к ООО «Режхлеб» (ответчики) о запрете ответчику использовать товарный знак № 771212, правообладателем которого является АО «Режевской хлебокомбинат», при выпуске собственной продукции ответчиком, взыскании в пользу АО «Режевской хлебокомбинат» 1 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 771212.

Определением суда от 22.07.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 13.09.2024.

От ответчика 03.09.2024 поступил отзыв на исковое заявление, который приобщен к материалам дела в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Истцом 12.09.2024 представлено ходатайство об отложении предварительного судебного заседания, содержащее возражения против перехода в основное судебное заседание для рассмотрения дела по существу.

В предварительном судебном заседании представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление; истец явку представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил.

В удовлетворении ходатайства истца об отложении предварительного судебного заседания отказано, поскольку оснований для отложения, предусмотренных статьей 158 АПК РФ, не имеется; при этом суд учитывает, что у истца будет достаточно времени до основного судебного заседания.

Судом поставлен на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Режевской хлебокомбинат» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Представитель ответчика оставил данный вопрос на усмотрение суда.

Определением от 15.09.2024 судебное разбирательство назначено на 15.10.2024; к участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Режевской хлебокомбинат».

Истцом 10.10.2024 представлены возражения на отзыв ответчика на исковое заявление.

От третьего лица 13.10.2024 поступил отзыв на исковое заявление.

В судебном заседании 15.10.2024 истец и его представитель заявленные требования поддержали, представили возражения на отзыв третьего лица,  представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, третье лицо не обеспечило явку представителя.

Вновь поступившие от лиц, участвующих в деле, отзывы приобщены к материалам дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым иском, истец указал следующее.

Акционерное общество «Режевской Хлебокомбинат» (ИНН 

<

***>) является обладателем исключительного права на товарный знак «Реж-Хлеб силён от природы» (номер государственной регистрации 771212), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации прав на товарный знак, выданным  Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, изделия кондитерские мучные и изделия кондитерские сахаристые; шоколад; мороженое, сорбеты и другой пищевой лед; сахар, мед, патока; дрожжи, порошок пекарский; соль, специи, пряности, консервированные травы: уксус, соусы и другие приправы; лед (вода замороженная).

Истец указывает, что на протяжении длительного периода времени, со стороны ответчика, ООО «РежХлеб», имеют место действия, связанные с нарушением исключительных прав на товарный знак, принадлежащий АО «Режевской Хлебокомбинат», акционером которого является истец, что подтверждается прилагаемой Выпиской из реестра акционеров от 07.02.2023.

Факт введения в гражданский оборот продукции ответчиком, ООО «РежХлеб» с использованием товарного знака, принадлежащего АО «Режевской Хлебокомбинат», подтверждается копиями товарных чеков и этикеток продукции с изображением соответствующего товарного знака.

В июне 2024 года истец обратился в адрес руководства АО «Режевской Хлебокомбинат» с просьбой предоставить ему сведения о порядке и основаниях использования товарных знаков АО «Режевской Хлебокомбинат» ответчиком, а в случае отсутствия заключенного и зарегистрированного в уполномоченных органах (Федеральная служба по интеллектуальной собственности ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) Бережковская набережная, дом 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП - 3, 125993) лицензионных соглашений об использовании интеллектуальной собственности АО «Режевской Хлебокомбинат», истец просил прекратить неправомерное использование товарного знака АО «Режевской Хлебокомбинат». Также им была направлена досудебная претензия в адрес ООО «РежХлеб» в порядке статьи 4 АПК РФ.

Однако в ответ на вышеуказанный поступивший запрос-требование акционера о предоставлении информации (документов) об использовании товарного знака общества (от 10.06.2024) АО «Режевской Хлебокомбинат» не предоставило истцу информации о наличии/отсутствии заключенного лицензионного соглашения с ответчиком.

В данной взаимосвязи, истец, являющийся акционером, считает, что единоличный исполнительный орган АО «Режевской Хлебокомбинат», несмотря на имеющуюся субъективную обязанность действовать в интересах возглавляемого им предприятия, действует недобросовестно и защита прав акционеров возможна лишь путем обращения за судебной защитой с настоящим косвенным исков акционера в интересах корпорации.

Истец также отметил, что основным участником (учредителем) ответчика, ООО «Реж Хлеб», является ФИО4 При этом он же является и мажоритарным акционером АО «Режевской Хлебокомбинат», то есть две данные коммерческие организации являются аффилированными, а любые возможные сделки между ними являются сделками с заинтересованностью.

В тоже время в силу положений Устава АО «Режевской Хлебокомбинат» (раздел 16 Устава) решение об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимается в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Однако истцу как акционеру не предоставлялись какие-либо сообщения о наличии взаимоотношений с ООО «Реж Хлеб», тем более в части безвозмездной передачи прав на использование товарного знака акционерного общества и извлечения в этой связи многомиллионной прибыли ответчиком.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив их в порядке статьи 71 АПК РФ, изучив доводы и сторон, выслушав представителей истца, ответчика в судебном заседании, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе:

участвовать в управлении делами корпорации;

получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных корпорации убытков (статья 53.1);

оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации.

Таким образом, от имени общества (путем предъявления «косвенного» иска) акционер вправе заявить только следующие требования:

-возмещения причиненных корпорации убытков;

-о признании недействительными сделок, совершенных с превышением полномочий или в ущерб интересам общества (статья 174 ГК РФ);

-о признании недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые совершены с нарушением установленного порядка их одобрения (пункт 6 статьи 79, пункт 1 статьи 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

-о применении последствий недействительности указанных сделок, а также ничтожных сделок, стороной которых является общество (статья 167 ГК РФ).

Обращаясь, в интересах общества, с данным иском к ООО «РежХлеб», ФИО5 вообще не оспаривает какую-либо сделку, а равно не требует взыскать убытки, причиненные корпорации.

Право на обращение в суд с иском о взыскании компенсации от имени общества за нарушение прав на товарный знак общества — акционерам законом не предоставлено.

У процессуального истца ФИО5 отсутствует право на иск в защиту товарного знака «РЕЖ-ХЛЕБ», поскольку такое право принадлежит — исключительно самому правообладателю (АО «Режевской хлебокомбинат»).

Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав, в том числе исключительных прав, могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом (пункт 2 статьи 1250 ГК РФ ).

Истцом предъявлены требования о защите исключительного права на товарный знак «РЕЖ-ХЛЕБ» путем обязания прекратить использование и взыскания соответствующей компенсации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477, пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может принадлежать только лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Правообладателем товарного знака по свидетельству № 771212 является АО «Режевской хлебокомбинат».

В связи с этим только правообладатель волен принимать решение о защите своего исключительного права на товарный знак, в том числе, выбирать конкретные способы его защиты (статьи 1252, 1515 ГК РФ).

Это соответствует природе исключительного права. Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право. Признание множества исключительных прав на один и тот же товарный знак в пределах одной юрисдикции противоречило бы абсолютной природе исключительного права (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 по делу № СИП-427/2019).

Даже лицензиат, использующий товарный знак на условиях исключительной лицензии, вправе обращаться в суд не за защитой исключительного права на товарный знак, а лишь за защитой своих собственных прав лицензиата (статьи 1254 ГК РФ).

Правообладателем товарного знака «РЕЖ-ХЛЕБ» является АО «Режевской хлебокомбинат», следовательно, только ему принадлежит право на иск в защиту исключительного права на этот товарный знак.

Попытка же процессуального истца ФИО5 в своих целях применить конструкцию косвенного иска для предъявления требований в защиту товарного знака общества — не основана на законе.

Более того, как следует из представленных ответчиком доказательств, ООО «Режхлеб» самостоятельно не использует товарный знак: при производстве продукции силами ООО «РежХлеб» товарный знак использует непосредственно правообладатель - АО «Режевской хлебокомбинат»

Между АО «Режевской хлебокомбинат» и ООО «РежХлеб» заключен договор № 1/2022 на переработку давальческого сырья от 01.11.2022, по условиям которого исполнитель (ООО «РежХлеб») своими силами и средствами обязуется выполнить работы по обработке и переработке давальческого сырья согласно ассортимента, указанного в приложении № 1, в готовую продукцию, указанную в приложении № 2, а заказчик (АО «Режевской хлебокомбинат») обязуется принять готовую продукцию и произвести оплаты за выполненные работы. Давальческое сырье, передаваемое заказчиком на переработку, а также продукция, полученная в результате переработки сырья, являются собственностью заказчика.

Продукцией по данному договору в соответствии с приложением № 2 к нему являются кондитерские изделия, выпускаемые АО «Режевской хлебокомбинат» под товарным знаком «РЕЖ-ХЛЕБ», в том числе, указанные в исковом заявлении печенье сдобное «Творожное», кекс шоколадный «Брауни», пряники заварные «Клюквенные», кекс «Апельсинчик», кекс «Свердловский», кекс «Уфимский».

Производственный цикл указанной продукции выглядит следующим образом:

АО «Режевской хлебокомбинат» на основании накладных на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) передает в распоряжение ООО «Режхлеб» сырье, необходимое для производства продукции: мука, творог, сахар, патока и т. д. 

Помимо этого на основании аналогичных накладных передается готовая самоклеющая этикетка, маркированная товарным знаком «РЕЖ-ХЛЕБ». Этикетки АО «Режевской хлебокомбинат» предварительно заказывает у ООО «Евроальянс», печать этикеток производит, по заказу АО «Режевской хлебокомбинат», типография FENIX.

ООО «Режхлеб», используя полученное от АО «Режевской хлебокомбинат» сырье и этикетки, производит кондитерские изделия и передает их в готовом виде АО «Режевской хлебокомбинат», на основании накладных на передачу готовой продукции (форма № МХ-18).

На ежемесячной основе в рамках договора от 01.11.2022 № 1/2022 АО «Режевской хлебокомбинат» и ООО «Режхлеб» подписывают акты выполненных работ и отчеты о переработанном сырье.

Далее АО «Режевской хлебокомбинат» самостоятельно, от своего имени, передает готовую продукцию, маркированную товарным знаком «РЕЖ-ХЛЕБ», на реализацию в торговые сети, включая ТС «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») и ТС «Кировский» (ООО «Лев»), что подтверждается договором поставки АО «Режевской хлебокомбинат» с ООО Элемент-Трейд, а также товарно-транспортную накладную на поставку продукции ООО «Элемент Трейд», договором поставки АО «Режевской хлебокомбинат» с ООО «Лев», дополнительным соглашением о его продлении, товарно-транспортной накладной № 842701 на поставку продукции ООО «Лев». 

В названных товарно-транспортных накладных указаны, в том числе, и упомянутые в исковом заявлении печенье сдобное «Творожное», кекс шоколадный «Брауни», кекс «Апельсинчик», кекс «Свердловский» и кекс «Уфимский». 

Таким образом, в соответствии с условиями договора от 01.11.2022 № 1/2022 ООО «РежХлеб» выполняет только роль производственного цеха АО «Режевской хлебокомбинат»: принимает от правообладателя сырье и готовые этикетки с товарным знаком «РЕЖ-ХЛЕБ», изготавливает кондитерские изделия с использованием упаковки (этикеток), предоставленных правообладателем, а после передает ему всю изготовленную продукцию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477, статьи 1484 ГК РФ товарный знак является средством индивидуализации товаров, которая может быть осуществлена в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

По смыслу указанных норм права ООО «Режхлеб» не использует товарный знак «РЕЖ-ХЛЕБ» для индивидуализации каких-либо товаров: эти товары индивидуализируются самим АО «Режевской хлебокомбинат», путем предоставления упаковки, маркированной товарным знаком «РЕЖ-ХЛЕБ», и выдачи поручения на изготовление продукции в этой упаковке.

Соответственно, в рассматриваемом случае товарный знак используется самим правообладателем.

Аналогичная позиция была озвучена на Научно-консультативном совете при Суде по интеллектуальным правам, на котором было отмечено, что «когда третье лицо не использует товарный знак от своего имени, хотя и производит маркированную им продукцию (например, завод по договору с правообладателем изготовляет продукцию, маркирует ее товарным знаком правообладателя и поставляет эту продукцию правообладателю же): здесь товарный знак используется скорее не «под контролем правообладателя», а самим правообладателем» (п. 2 (III) Протокола № 12 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (29.06.2015).

Суд также учитывает позицию третьего лица, АО «Режевской хлебокомбинат», являющегося правообладателем спорного товарного знака, из которой следует, что товарный знак № 771212 используется ответчиком при изготовлении продукции самого правообладателя по его поручению; какие-либо нарушения ответчиком его прав на спорный товарный знак отсутствует.

С учетом того, что истцом не доказан факт незаконного использования ООО «РежХлеб» товарного знака, у истца не имеется права на обращение с иском о защите исключительных прав на спорный товарный знак, правовых оснований для удовлетворения иска не имеется.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны. 

Поскольку в удовлетворении иска отказано судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с частью 3 статьи 319 АПК РФ исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

Судья                                                                                                             О.А. Соловьева