ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г.Самара, ул.Аэродромная, 11А, тел.273-36-45, e-mail: info@11aas.arbitr.ru, www.11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

11 февраля 2020 года

гор. Самара

                      Дело № А55-18470/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 04 февраля 2020 года

В полном объеме постановление изготовлено 11 февраля 2020 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Николаевой С.Ю., судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 04 февраля 2020 года в зале № 6 апелляционную жалобу Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» на решение Арбитражного суда Самарской области от 13.11.2019, принятое по делу № А55-18470/2019 (судья Шехмаметьева Е.В.),

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Руф проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Муниципальному бюджетному учреждению искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 857 680 руб. компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, представитель (доверенность от 21.01.2020); 

от ответчика – ФИО3, представитель (доверенность от 11.12.2019).

Установил:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью «Руф проект» обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ответчику - Муниципальному бюджетному учреждению искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония», в котором просило: обязать ответчика прекратить использование словосочетания (обозначения) «КЛАСИКА В ТЕМНОТЕ» при оказании услуг (ведении концертной деятельности); на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот; предложениях об оказании услуг; рекламе, в том числе прекратить использование данного обозначения в любых материалах и документах в сети интернет, в том числе на веб-сайте filarman.ru.; обязать ответчика организовать за его счет публикацию решения суда о допущенных ответчиком правонарушениях (контрафакции) в отношении товарного знака истца с указанием регистрационного номера этого товарного знака и имени действительного обладателя исключительных прав на товарный знак в издании «Деловой Петербург»; взыскать с ответчика компенсацию в размере 617 900 руб. 

До принятия решения по делу от истца поступило письменное заявление об отказе от исковых требований в части обязания ответчика прекратить использование словосочетания (обозначения) «КЛАСИКА В ТЕМНОТЕ» при оказании услуг (ведении 2 концертной деятельности); на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот; предложениях об оказании услуг; рекламе, в том числе прекратить использование данного обозначения в любых материалах и документах в сети Интернет, в том числе на веб-сайте filarman.ru. 

Кроме того, истец уточнил исковые требования в части взыскания денежных средств и просил взыскать с ответчика 2 857 680 руб. компенсации исходя из размера двукратной стоимости реализованных ответчиком услуг, а также просил обязать ответчика организовать за его счет публикацию решения суда о допущенных ответчиком правонарушениях (контрафакции) в отношении товарного знака истца с указанием регистрационного номера этого товарного знака и имени действительного обладателя исключительных прав на товарный знак в издании «Деловой Петербург».

Частичный отказ от исковых требований и уточнение исковых требований принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 13.11.2019 производство по делу в части требования об обязании ответчика прекратить использование словосочетания (обозначения) «КЛАСИКА В ТЕМНОТЕ» при оказании услуг (ведении концертной деятельности); на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот; предложениях об оказании услуг; рекламе, в том числе прекратить использование данного обозначения в любых материалах и документах в сети Интернет, в том числе на веб-сайте filarman.ru прекращено. 

С Муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Руф проект» взыскано 2 525 985 руб. компенсации, а также 32 960 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Заявитель - Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония», не согласившись с решением суда первой инстанции, подал в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и вынести новый судебный акт, отказав в удовлетворении исковых требований.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2019 года рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 04 февраля 2020 года на 12 час. 55 мин.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, настаивая на отмене решения суда первой инстанции.

Представитель истца не согласился с жалобой, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Общество с ограниченной ответственностью «РУФ Проект» является правообладателем исключительного права на товарный знак «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ CLASSICS IN ТНЕ DARC», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 644628. 

Приоритет товарного знака установлен с 14.03.2017. 

Как следует из нотариально заверенного протокола осмотра веб-сайта по адресу: http://filarman.ru., (л.д. 26 - 54), проведенного 19.04.2019 нотариусом города СанктПетербург ФИО4, муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» осуществляло концертную деятельность с использованием вышеуказанного знака товарного обслуживания «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ», имеющую характерную особенность – музыкальные произведения и хореографические номера исполняются без освещения концертного зала. 

Из представленных в материалы дела доказательств следует что, ответчиком 21.09.2017, 27.12.2017, 07.06.2018, 15.12.2018, 14.02.2019, 15.02.2019 были проведены концерты под названием «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ». Из них 4 концерта проведены после выдачи истцу свидетельства на товарный знак (28.02.2018). 

Указанная концертная деятельность ответчика содержит в своем обозначении тождественное с товарным знаком обозначение «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ», права на которое принадлежит истцу. 

Истец при этом не передавал ответчику права на использование вышеуказанного обозначения. 

Таким образом, ответчиком нарушено исключительное право истца на интеллектуальную собственность. 

14.05.2019 в адрес ответчика направлена претензия, содержащая требование о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак, а также о применении мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения ООО «Руф проект» в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования ООО «Руф проект», суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца исключительного права на товарный знак «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ CLASSICS IN ТНЕ DARC», а также факта нарушения этого права действиями ответчика.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, оценив графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство сравниваемых обозначений, пришел кправомерному выводу о том, что размещенное на сайте ответчика комбинированное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Признав подтвержденным факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Исходя из характера нарушения, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд частично удовлетворил требования, снизив размер заявленной истцом компенсации до 2 525 985 руб.

Арбитражный апелляционный суд находит выводы суда первой инстанции соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд первой инстанции, полно и всесторонне исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришел в соответствии с вышеприведенными нормами права к обоснованному выводу о сходстве до степени смешения размещенного на сайте ответчика обозначения с товарным знаком истца, поскольку сравниваемые обозначение «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ» и комбинированный товарный знак истца со словесным элементом «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ CLASSICS IN ТНЕ DARC» являются фонетически и графически сходными, что обусловлено тождеством входящего в их состав словесного элемента «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ», занимающего доминирующее положение в товарном знаке.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о сходстве используемого ответчиком обозначения до степени смешения с товарным знаком истца соответствует фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основан на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу решения.

То обстоятельство, что в оспариваемом решении суд первой инстанции ссылается на положения Приказа Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», утратившего силу, а не на действующие Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основаниями для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, вопреки мнению ответчика, не привело к неправильному разрешению спора, так как указанные нормативные документы устанавливают одинаковые критерии для определения сходства до степени смешения обозначений, используемых для индивидуализации результатов интеллектуальной деятельности - «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом необходимо учитывать, что обозначения является сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же лицу». 

Утверждение ответчика о том, что судом первой инстанции при рассмотрении дела не были запрошены доказательства фактической деятельности истца на территории города Тольятти и Самарской области, не соответствуют материалам дела. Так, при рассмотрении дела был установлено, что истец осуществлял концертную деятельность в Самарской области, к которой относится город Тольятти.

Утверждения ответчика о том, что деятельность истца и ответчика осуществляется в разных регионах, отклоняются арбитражным апелляционным судом. Как следует из материалов дела, истец осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации, а с учетом специфики концертной деятельности у публики, на которую рассчитывают и истец и ответчик при проведении подобного мероприятия в рассматриваемом регионе, возникает заинтересованность в его посещении, также ответчик не учитывает мобильность указанной публики, посетив такое мероприятие в другом регионе, в случае благоприятного впечатления, возникает желание повторно посетить его в своем регионе.

Все доводы, изложенные в апелляционной жалобе, были рассмотрены судом первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, поскольку они сделаны на основе всестороннего, полного и объективного исследования представленных в дело доказательств, соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 13.11.2019, принятое по делу № А55-18470/2019, оставить без изменения, а апелляционную жалобу Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» - без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в суд кассационной инстанции.

Председательствующий                                                                         С.Ю. Николаева 

Судьи                                                                                                        Е.В. Коршикова

                                                                                                                  С.Ш. Романенко