АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А45-833/2018

г. Новосибирск

11 июля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена     4 июля 2018 года.

     Решение изготовлено в полном объеме    11 июля  2018 года.

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Хорошуля Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хохуля Д.Б., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому  заявлению  общества с  ограниченной  ответственностью «Чайковский  завод нестандартного  оборудования «Уникон», г.  Чайковский, 

к обществу с  ограниченной  ответственностью «СКС-Конструкция», г.  Новосибирск, 

обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Дион-Климат», г.  Новосибирск, 

об обязании прекратить использование товарного знака «DION» при производстве и реализации товаров, а также уничтожить (удалить) этот товарный знак с уже произведенного товара, его упаковок и этикеток,

встречному исковому заявлению общества с  ограниченной  ответственностью  «Дион-Климат», г.  Новосибирск, 

к обществу с  ограниченной  ответственностью «Чайковский  завод нестандартного  оборудования «Уникон», г.  Чайковский, 

о  признании действий общества  по  регистрации   товарного  знака  актом недобросовестной  конкуренции  и  злоупотреблением  правом,

при участии представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон» - ФИО1 – доверенность от 23.03.2018, паспорт,

от общества с ограниченной ответственностью «Дион-Климат» - ФИО2 – доверенность №03/18 от 16.04.2018, паспорт, ФИО3 (директор) – протокол №2 общего собрания учредителей общества от 10.10.2016, паспорт,

от общества с ограниченной ответственностью «СКС-Конструкция» - ФИО2 – доверенность от 28.02.2018, паспорт, ФИО4 (директор) – решение единственного участника общества от 06.05.2014, паспорт,

                                                 У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон» (далее – ООО «ЧЗНО «Уникон») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СКС-Конструкция» (далее – ООО «СКС-Конструкция»), обществу с ограниченной ответственностью «Дион-Климат» (далее – ООО «Дион-Климат») об обязании прекратить использование товарного знака  «DION» при производстве и реализации товаров, а также уничтожить (удалить) этот товарный знак с уже произведенного товара, его упаковок и этикеток,

Требования истца нормативно обоснованы статьями 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерным использованием ответчиками указанного товарного знака при производстве и реализации продукции под торговой маркой «DION».

Ответчики отклонили требования истца как необоснованные.

ООО «Дион-Климат» обратилось с встречным иском к ООО «ЧЗНО «Уникон» о признании  действий ООО «ЧЗНО «Уникон» по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации №599707 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.

        Требования ООО «Дион-Климат» по встречному иску обоснованы статьями 1483, 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерной регистрацией ООО «ЧЗНО «Уникон» товарного знака «DION», тогда как указанное обозначение интенсивно использовалось задолго до даты приоритета товарного знака при производстве товаров 11 класса МКТУ, о чем ООО «ЧЗНО «Уникон» было хорошо информировано. При этом «Дион-Климат» полагает, что правовая охрана вышеуказанному товарному знаку предоставлена в нарушение подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта  8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Встречный иск принят судом к совместному рассмотрению с первоначальным иском.

ООО «ЧЗНО «Уникон» отклонило требования ООО «Дион-Климат» по первоначальному иску, ссылаясь на государственную регистрацию товарного знака №599707.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

С учетом специфики настоящего спора и конкретных обстоятельств дела суд считает целесообразным начать с исследования доказательств по встречному иску.

ООО «Дион-Климат» в обоснование заявленных требований  указало, что зарегистрировано в качестве юридического лица 04.03.2013.

Таким образом, ООО «Дион-Климат» принадлежит исключительное право на фирменное наименование, включающее словесный элемент «ДИОН», которое возникло значительно ранее даты приоритета заявки на товарный знак № 2016702225 (29.01.2016).

Обозначение в оспариваемом товарном знаке тождественно части фирменного наименования ООО «ДИОН-КЛИМАТ» в силу фонетического вхождения словесного элемента «DION» в отличительную часть наименования «ДИОН-КЛИМАТ».

С 2013 г. ООО «Дион-Климат» ведет активную деятельность по изготовлению и продвижению сушильного оборудования с использованием своего фирменного наименования.

Обозначение «DION» приобрело широкую известность среди потребителей сушильного оборудования «Дион-Климат».

У компании ООО «Дион-Климат» имеется право на доменное имя (с 21.08.2013 года), с помощью которого функционирует сайт http://dionklimat.ru.

   На основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Вопросы экспертизы заявленных обозначений на их соответствие пункту 3 статьи 1483 ГК РФ раскрываются в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 года № 39 (далее - Рекомендации), согласно которому к обозначениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, «обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение».

Системный анализ норм права, а также практики применения данных 

норм судами свидетельствует о том, что к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, относятся обозначения, которые в сознании потребителя, через ассоциации могут создать представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

      Обозначение «DION» интенсивно использовалось задолго до даты 

приоритета товарного знака № 599707 лицом, подавшим возражение, при производстве товаров 11 класса МКТУ.

  Лицо, подавшее возражение - ООО «Дион-Климат»,  является реальным 

производителем товаров 11 класса МКТУ - «устройства для нагрева, тепловой обработки, сушки, вентиляции» - с 2013 года.         

      ООО «СКС-Конструкция» занимается продвижением продукции, маркированной обозначением «DION», приобретая продукцию ООО «Дион-Климат» для реализации и рекламы по дилерскому договору, заключенному в 2013 году  с ООО «Дион-Климат».

     Вследствие такого продолжительного использования обозначения «DION», производство устройств для нагрева, сушки, вентиляции, тепловой обработки ассоциируется у потребителей именно с производителем ООО «Дион-Климат»  и генеральным дилером ООО «СКС-Конструкция».

       Приобретенная   известность   и   ассоциативная   связь   ООО   «Дион-Климат»   как  реального производителя продукции под маркой «DION» подтверждается следующим:

       1) Объем и длительность использования продукции под маркой «DION».

       Предприятие «Дион-Климат» более 5 лет разрабатывает и производит продукцию марки «DION» для профессионального рынка сушильных шкафов и стоек для обуви.

       С 2013 года  ООО «Дион-Климат» производило и реализовывало все свои товары только под маркой «DION».

       На дату подачи ООО «ЧЗНО «Уникон» заявки на регистрацию товарного знака в производстве ООО «Дион-Климат» находилось более 50 видов сушильного оборудования, которое распространялось через дилеров в города Москву, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Санкт-Петербург, Уфу, Томск, Архангельск, Новосибирск, Абакан и другие города, что подтверждается товарными накладными с реализацией товаров под маркой «DION», датированными с 2013 года на продукцию «сушильные шкафы для одежды и обуви «DION».

       Это позволило сформировать устойчивый ассоциативный ряд в глазах потребителя между качественной продукцией марки «DION» и ее производителем «Дион-Климат», а также генеральным дилером ООО «СКС-Конструкция».

       ООО «Дион-Климат» принимало участие в международных выставках и конференциях.

       Качество производимой и поставляемой ООО «Дион-Климат» продукции подтверждено многочисленными свидетельствами, благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами, представленными в материалы дела.

        Также ООО «Дион-Климат» было получено свидетельство о награждении золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА - 2014».

        По результатам заключения независимой экспертной комиссии наивысшую оценку Конкурса получила продукция «Шкафы сушильные, для специальной одежды и обуви, серии «ДИОН», что подтверждено документально.

       ООО «Дион-Климат» и его генеральный дилер ООО «СКС-Конструкция» продвигают на потребительском рынке продукцию, маркированную обозначением  «ДИОН», что подтверждено договорами с дилерами, оптовыми и розничными покупателями.

       Информация в сети Интернет по факту использования обозначения «ДИОН» отражает информацию о ООО «Дион-Климат»  и его генеральном дилере ООО «СКС-Конструкция».

       Действия ООО «ЧЗНО «Уникон» по подаче заявки на товарный знак следует квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции, поскольку ООО «ЧЗНО «Уникон» до подачи заявки было осведомлено о том, что производителем сушильного оборудования, маркированного обозначением «ДИОН», на протяжении длительного времени с использованием этого обозначения являлось ООО «Дион-Климат», выпуская весь ряд своих товаров     под маркой «DION».

В Протоколе № 2015/99-1 заседания конкурсной комиссии АО 

«Транснефть-Приволга» по открытию доступа к заявкам на участие в закупке 03.09.2015  среди участвующих (по лоту «Поставка шкафов сушильных») значатся и ООО «СКС-Конструкция», и ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «УНИКОН».

24.01.2018  УФАС по Новосибирской области сообщило, что 

Новосибирским УФАС России установлено наличие конкурентных отношений между ООО «Дион-Климат» и ООО «ЧЗНО «Уникон» (а также между ООО «СКС-Конструкция» и ООО «ЧЗНО «Уникон»).

       Дело передано в УФАС по Пермскому краю и там приостановлено до вступления в законную силу решения арбитражного суда по настоящему делу. 

       ООО «Дион-Климат» и ООО «СКС-Конструкция» позиционируют себя заинтересованными лицами в прекращении правовой охраны товарного знака №599707 для товаров 11 класса МКТУ, поскольку занимаются изготовлением и продажей продукции, производимой под маркой «DION», с 2013 года.

       Использование обозначения, ставшего известным через ассоциативную связь у потребителей товаров «DION» компанией «Дион-Климат»   другим лицом вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

      ООО «ЧЗНО «Уникон», специализируясь на производстве сушильного оборудования безусловно осведомлено о товарных знаках и обозначениях «DION», «ДИОН», ДИОН-КЛИМАТ и регистрация товарного знака имела целью получения необоснованного преимущества от использования обозначения, вводя потребителей в заблуждение относительно товара и производителя товара.

      У ООО «ЧЗНО «Уникон» нет правомерных оснований запрещать ООО «Дион-Климат» и ООО «СКС-Конструкция» как работать с обозначением «DION», так и для регистрации обозначения «DION» в качестве  товарного знака.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 №30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Таким образом, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Вышеизложенные обстоятельства подтверждают наличие такой заинтересованности у ООО «Дион-Климат».

Кроме того, судом принимается во внимание, что ООО «Дион-Климат» и ООО «СКС-Конструкция» обратились в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №599707, зарегистрированному на имя ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон».

Информационным письмом Патентного поверенного РФ от 26.06.2018 №28 директору ООО «Дион-Климат» сообщено, что по результатам рассмотрения возражений Коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента 25.06.2018 озвучила решение об удовлетворении возражений и признании правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599707 недействительным в отношении товаров «аппараты и установки сушильные» и однородных товаров. При этом сообщено о том, что решение Коллегии будет направлено в течение двух месяцев с даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на котором оно было принято.

Материалами дела подтверждается широкая известность марки «DION» среди потребителей, а также активность ее использования.

Судом установлено наличие достаточных доказательств в деле, подтверждающих наличие на момент подачи ООО «ЧЗНО «Уникон» заявки на регистрацию обозначения «DION» в качестве товарного знака конкурентных отношений между ООО «ЧЗНО «Уникон» и ООО «Дион-Климат».

Наличие конкурентных отношений, которые являются объектом правонарушения, выражающегося в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительных прав на спорный товарный знак, служит необходимым элементов состава данного правонарушения.

Приведенные обоснования свидетельствуют о наличии конкурентных отношений и, как следствие, состава правонарушения  в действиях ООО «ЧЗНО «Уникон».

Таким образом, ООО «Дион-Климат» в полной мере доказана совокупность обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестной конкуренции между истцом и ответчиком, что является основанием для признания действий ООО «ЧЗНО «Уникон» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №599707 актом недобросовестной конкуренции.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в случае, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

В обоснование рассматриваемого довода ООО «Дион-Климат» указало, что регистрация спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации №599707 ответчиком нарушает права и законные интересы истца в сфере предпринимательской деятельности, поскольку спорный товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением «DION», используемым истцом.

Также ООО «Дион-Климат» обращает внимание на то, что широкая известность, сложившаяся репутация в отношении товаров, выпускаемых с обозначением «DION», повышает вероятность ошибочного восприятия спорного товарного знака как связанного с товарами, производимыми истцом и являющихся однородными товарами.

При этом заявитель указывает, что сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, поскольку имеют идентичное обозначение, определяющее первое зрительное впечатление.

По мнению ООО «Дион-Климат», появление на рынке продукции, маркированной товарным знаком «DION», способствовало получению ответчиком коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции истца.

Также ООО «Дион-Климат» подтвердило документально, что ООО «ЧЗНО «Уникон»  до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака имело информацию о широкой известности продукции, выпускаемой обществом ООО «Дион-Климат» с обозначением «DION».

Таким образом, предоставление исключительного права на спорное обозначение, которое длительное время использовалось в гражданском обороте другими производителями, ООО «ЧЗНО «Уникон»  ущемляет права ООО «Дион-Климат», наделяя необоснованными преимуществами ООО «ЧЗНО «Уникон», что противоречит интересам не только участников рынка указанных товаров, но и их потребителей.

Суд приходит к выводу о том, что названные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях ООО «ЧЗНО «Уникон» по регистрации спорного товарного знака злоупотребления правом.

При изложенных обстоятельствах требования ООО «Дион-Климат» по встречному иску являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску подлежат отнесению на ООО «ЧЗНО «Уникон».

       Удовлетворение встречного иска по вышеприведенным основаниям исключает возможность удовлетворения первоначального иска, так как ООО «ЧЗНО «Уникон» не вправе требовать от ООО «Дион-Климат» и ООО «СКС-Конструкция» прекращения использования товарного знака «DION» при производстве и реализации товаров, а также уничтожения (удаления) этого товарный знак с уже произведенного товара, его упаковок и этикеток,

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному иску подлежат отнесению на ООО «ЧЗНО «Уникон».                          

       Руководствуясь  статьями 110, 167-170, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд     

                                                       Р Е Ш И Л:                                                                                                                                                   

в удовлетворении первоначального иска отказать.

По встречному иску.

Признать действия общества с ограниченной ответственностью «Чайковский  завод нестандартного  оборудования «Уникон» по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации №599707 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением права.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Чайковский  завод нестандартного  оборудования «Уникон» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дион-Климат» 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение суда, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу,  в Суд по интеллектуальным правам (город Москва)  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

          Судья                                                                                        Л.Н. Хорошуля