АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-186482/23-15-1525

15 декабря 2023 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена «08» декабря 2023 года.  

Решение в полном объеме изготовлено «15» декабря 2023 года. Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о признании недействительным уведомления Роспатента об отказе в госрегистрации  отчуждения исключительного права по договору  

и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца –ФИО2 по дов. б/н от 01.08.2022 г. от ответчика– ФИО3 по дов. № 01/4-32-277/41л от 10.02.2023 г. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.  Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее –  ответчик) о признании недействительным уведомления Федеральной службы по  интеллектуальной собственности № 2022Д30605 от 18.05.2023, бездействие по отказу в  регистрации отчуждения прав исключительных прав на товарные знаки по свидетельству   № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от  действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя  ООО «Торговый дом «ШУСТОВ» - незаконным; об обязании Федеральную службу по  интеллектуальной собственности зарегистрировать отчуждение исключительных прав на  товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству   № 283980, по свидетельству № 287348 от правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ»  в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ».  

Заявитель требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в заявлении. 

Ответчик представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения заявленных  исковых требований.  

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи,  считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований представитель  заявителей ссылается на то, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности  (далее -Роспатент) 18.05.2023г. был вынесен отказ в регистрации отчуждения прав  исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626,  по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО  «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ»  

Отказ мотивирован тем, что товарные знаки по свидетельству № 282626 «РУССКИЙ  КОРЕНЬ» и по свидетельству № 283980 «РУССКИЙ РАНЖИР» являются сходными с  наименованием места происхождения товара «Русская водка» ( № 65), а ООО «Торговый дом  Шустов» не имеет права использования наименования места происхождения товара «Русская  водка» ( № 65).  

Также Роспатент сослался на обращение президента Ассоциации производителей русской  водки, в котором была изложена просьба не регистрировать отчуждение исключительных прав  на вышеуказанные товарные знаки.  

По мнению заявителя отказ в регистрации перехода исключительных прав на товарные  знаки является незаконным.  

На основании вышеизложенного, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.  

Непосредственно исследовав доводы в указанной выше части, суд считает требования  подлежащими частичному удовлетворению, в силу следующего.  

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и  действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц  арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его  отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их  соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие  полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили  оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт,  решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере  предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение,  служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на  товарный знак.  

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в  Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации,  выдается свидетельство на товарный знак.  

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться  принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или  на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого  исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу  (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права  использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).  

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ предоставление по договору права его  использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат  государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.  

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда средство индивидуализации  подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, предоставление права  использования такого средства по договору также подлежат государственной регистрации,  порядок и условия которой устанавливаются Правительством-Российской Федерации  

Как следует из Административного регламента, государственная регистрация  предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.  

Согласно пункту 3 Правил государственная регистрация распоряжения исключительным  правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих  условий:  

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или  документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;  

б) указанные в подпункте "а" настоящего пункта заявление или документы  представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного  образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара,  топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и  изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с  международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена  или не признана недействительной в установленном порядке;  

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете  договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента,  свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по  договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений  Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации,  Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном  реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне  общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре  наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий  интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (далее - государственные реестры), международных реестрах объектов интеллектуальной собственности,  которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;  

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил  (при необходимости);  

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 79 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными  пунктами настоящих Правил;  

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5  настоящих Правил;  

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы  подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих  Правил;  

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у  сторон договора прав;  

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания,  промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение  относительно товара или его изготовителя.  

Как установлено судом, на имя ООО "Управляющая компания "ОСТ" зарегистрирован ряд  товарных знаков:  

- по свидетельству № 377688 «МУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ», дата  регистрации:23.04.2009;  

- по свидетельству № 282626 «РУССКИЙ КОРЕНЬ» , дата регистрации: 22.02.2005  - по свидетельству № 283980 «РУССКИЙ РАНЖИР, дата регистрации: 14.03.2005;  - по свидетельству № 287348 «БРЕГЕТ», дата регистрации: 20.04.2005.  

Договором от 09.12.2019 года исключительные права на вышеуказанные товарные знаки  были отчуждены в пользу ООО «Торговый дом Шустов» (далее Заявитель).  

24 ноября 2022 года Заявитель подал в Роспатент Заявление о государственной  регистрации отчуждения исключительного права на вышеуказанные товарные знаки.  

Рассмотрев указанное заявление, Роспатент Уведомлением от 18.05.2023 года, отказал в  регистрации отчуждения исключительного права на вышеуказанные товарные знаки.  

Отказ мотивирован тем, что товарные знаки по свидетельству № 282626 «РУССКИЙ  КОРЕНЬ» и по свидетельству № 283980 «РУССКИЙ РАНЖИР» являются сходными с  наименованием места происхождения товара «Русская водка» ( № 65), а ООО «Торговый дом  Шустов» не имеет права использования наименования места происхождения товара «Русская  водка» ( № 65).  

Также Роспатент сослался на обращение президента Ассоциации производителей русской  водки, в котором была изложена просьба не регистрировать отчуждение исключительных прав  на вышеуказанные товарные знаки.  

Между тем, исключительные права на товарные знаки по свидетельству № 282626  РУССКИЙ КОРЕНЬ и по свидетельству № 283980 РУССКИЙ РАНЖИР являются действующими  и не могут быть произвольно ограничены (не были признаны недействительным в порядке,  предусмотренном статьей 1512 ГК РФ и не утратили правовую охрану в порядке, установленном  статьей 1514 ГК РФ).  

Товарные знаки были зарегистрированы после регистрации НМПТ № 65 «РУССКАЯ  ВОДКА» (дата регистрации НМПТ - 05.06.2003). Однако, Роспатент не посчитал данные  товарные знаки ни вводящими в заблуждение, ни сходными до степени смешения с НМПТ и  предоставил им правовую охрану на территории РФ.  

Доводы о сходстве указанных товарных знаков с НМПТ № 65 никак не доказаны и не  обусловлены и фактически являются голословными, что подтверждается широкой практикой  Роспатента в отношении данных товарных знаков.  

Кроме того, пункт 3 Правил, не предусматривает такое основание для отказа в  государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак как  сходство этого товарного знака с НМПТ.  

Также, наличие некоего обращения президента Ассоциации производителей русской  водки не является основанием для отказа в государственной регистрации предоставления права  использования товарного знака.  

Кроме того, в своём уведомлении об отказе Роспатент ссылается на п.6 ст.1519 ГК РФ, с  учётом п.3 ст. 1516 ГК РФ, что распоряжение исключительным правом на наименование места  происхождения товара, в том числе путём его отчуждения или предоставления другому лицу  права использования этого наименования места происхождения товара, а также переход  исключительного права на наименование места происхождения товара без заключения договора  не допускается.  

По мнению суда, указанные положения могут быть применены только в отношении  географического указания или НМПТ.  

Однако в соответствии с Лицензионным договором, лицензиар предоставляет лицензиату  право использование товарных знаков по Свидетельствам №№ 377688, 282626, 283980, 287348 в  определенном объеме. Упоминаний об использовании словосочетания «РУССКАЯ ВОДКА»,  зарегистрированного в качестве НМПТ № 65, договор не содержит. Не содержат этого  словосочетания и упомянутые в Лицензионном договоре товарные знаки.  

Товарные знаки по Свидетельствам №№ 377688, 282626, 283980, 287348 изначально не  были зарегистрированы как включающие в качестве неохраняемого элемента НМПТ № 65  «РУССКАЯ ВОДКА» заявитель не является правообладателем указанного НМПТ.  

То есть по всем критериям, установленным российским законодательством,  Лицензионный договор соответствует требованиям части четвёртой ГК РФ, Правил № 1416,  Административного регламента № 371, основания для отказа в его регистрации отсутствуют.  

Кроме того, касательно довода Роспатента о том, что регистрация предоставления права  использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования  такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения  и особых свойств товара, то данный подход признан необоснованным судами первой и  апелляционной инстанций по делу № А40-35976/21-110-247 (соответственно, решения от  18.10.2021, 23.12.2021), что было подтверждено в постановлении Суда по интеллектуальным  правам от 29.04.2022 как кассационной инстанции.  

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом признаются не обоснованными, поскольку  фактически повторяют аргументацию, изложенную ранее в оспариваемом Уведомлении  Роспатента от 18.05.2023 об отказе в государственной регистрации предоставления права  использования по лицензионному договору, номер Роспатента 2022Д30605.  

Таким образом, решение Роспатента от 18.05.2023 не соответствует закону и нарушает  права и законные интересы заявителя. Незаконный отказ Роспатента в государственной  регистрации предоставления права по Лицензионному договору лишает заявителя законного  права ведения предпринимательской деятельности и получения прибыли.  

Таким образом, Роспатент не обосновал законность и обоснованность своего решения, а  именно не опроверг доводы заявления.  

При изложенных обстоятельствах уведомление Федеральной службы по интеллектуальной  собственности от 18.05.2023 об отказе в регистрации отчуждения прав исключительных прав на  товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по  свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в  пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ», не может быть признано соответствующим  законодательству.  

Суд пришел к выводу, что уведомление Федеральной службы по интеллектуальной  собственности от 18.05.2023 об отказе в регистрации отчуждения прав исключительных прав на  товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству № 283980, по  свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в  пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ» является недействительным, как не  соответствующее пункту 2 статьи 1488 Гражданского кодекса РФ;  

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с  целью недопущения нарушения законных прав и интересов заявителя, суд удовлетворяет  требования ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ" об обязании Федеральную службу по  интеллектуальной собственности зарегистрировать отчуждение исключительных прав на  товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по свидетельству   № 283980, по свидетельству № 287348 от правообладателя ООО «Управляющая компания «ОСТ» в  пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ».  

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, относятся на лиц, участвующих в  деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171, 197-201 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Признать недействительным уведомление Федеральной службы по интеллектуальной  собственности № 2022Д30605 от 18.05.2023, бездействие по отказу в регистрации отчуждения прав  исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству № 282626, по  свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от действующего правообладателя ООО  «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ» -  незаконным.  

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать  отчуждение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству № 377688, по свидетельству   № 282626, по свидетельству № 283980, по свидетельству № 287348 от правообладателя ООО  «Управляющая компания «ОСТ» в пользу приобретателя ООО «Торговый дом «ШУСТОВ».  

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ в  пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ШУСТОВ"  расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном  апелляционном суде.  

СУДЬЯ М.А. Ведерников