СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

город Томск Дело № А27-13869/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2023 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 27 марта 2023 года.  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего Кривошеиной С. В. судей Бородулиной И. И., Павлюк Т. В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жулёвой К. А. с использованием средств аудиозаписи в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную  жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод  «Сталькомплект» ( № 07АП-1644/2023) на решение от 13.01.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-13869/2022 (судья Дубешко Е.В.), по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект», город Новосибирск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), к обществу с  ограниченной ответственностью «Беловские центральные электромеханические мастерские», город Белово, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), к  ФИО1, город Белово, Кемеровская область, об обязании  прекратить использование товарного знака, взыскании солидарно компенсации за нарушение права на товарный знак,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: общество с ограниченной ответственностью «Яндекс», город Москва (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Гугл», город Москва  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2, город  Москва (ИНН 

<

***>),  

В судебном заседании принимают участие: 

От истца: без участия (представитель ФИО3 не обеспечил подключение к заседанию в режиме веб-конференции (ходатайство ободрено протокольным определением от  22.03.2023);  

От ответчика: ФИО4 по дов. от 06.03.2023, диплом,  

От третьих лиц: от ООО «Яндекс» - ФИО5 по дов. от 28.02.2022, диплом; от иных  третьих лиц – без участия,  

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» (далее - ООО «РМЗ «Сталькомплект», истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Беловские центральные электромеханические мастерские» (далее - ООО  «БелЦЭММ», ответчик) об обязании прекратить использование товарного знака № 850363  «Мулевка» в поисковых системах Yandex, Google, о взыскании 500 000 руб. компенсации  за нарушение права на товарный знак № 850363 «Мулевка».  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее – ООО «Яндекс»), общество с ограниченной ответственностью «Гугл» (далее – ООО «Гугл»), ФИО2.  

Также к участию в деле в качестве соответчика по ходатайству истца привлечен  ФИО1.  

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 13.01.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.  

Не согласившись с указанным решением, ООО «РМЗ «Сталькомплект» обратилось  в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит  отменить решение арбитражного суда, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.  

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что хозяйственная деятельность, осуществляемая истцом и ответчиком, является аналогичной; использованное ООО «Беловские ЦЭММ» в рекламе обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Мулевка» по свидетельству о государственной регистрации № 850363; ответчик намеренно включил ключевое слово в поисковых  системах «Мулевка», чтобы поисковая выдача отсылала пользователя к сайту  belcemm.ru., на котором рекламируется «Мобильный промприбор МСБ-2», который явля- 

ется сходным по всем признакам полезной модели № 210582 с промприбором «Мулевка2М», разрабатываемый истцом, что является недобросовестной конкуренцией.  

ООО «Яндекс» представлены возражения на апелляционную жалобу, в которых  третье лицо просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

От иных лиц, участвующих в деле, отзывы на апелляционную жалобу не поступили.  

При открытии судом судебного заседания в режиме онлайн посредством использования системы веб-конференции представителем истца, заявившем об участии в онлайн- заседании, подключение не обеспечено. Судом установлено, что средства связи суда воспроизводят видео- и аудиосигнал надлежащим образом, технические неполадки отсутствуют, стороне обеспечена возможность дистанционного участия в процессе, которая не  в полной мере реализована по причинам, находящимся в сфере ее контроля (со стороны  представителя заявителя отсутствует аудио-, видеосигнал; на телефонный звонок представитель истца не ответил).  

В порядке части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным  рассмотреть апелляционную жалобу при имеющейся явке.  

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения  апелляционной жалобы; представитель ООО «Яндекс» поддержал доводы отзыва.  

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей ответчика и третьего лица ООО  «Яндекс», суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене по следующим основаниям.  

Согласно материалам дела, ООО «РМЗ «Сталькомплект» является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 850363 (заявка № 2021729927,  дата приоритета: 18.05.2021, дата регистрации: 27.01.2022) в отношении услуг 07 класса  МКТУ: - барабаны [детали машин]; дезинтеграторы; машины горные; машины для доводки; машины для переработки руд; машины для просеивания; машины отделочные; оборудование для переработки руд; установки для просеивания; устройства делительные.  

Основным видом деятельности истца по данным ЕГРЮЛ является производство  машин и оборудования. Истец указывает, что является производственно-коммерческим  предприятием и осуществляет деятельность по производству оборудования для россыпных месторождений золота и платины, производству сушильного оборудования, изготовлению нестандартного оборудования, металлоконструкций и ремонт горношахтового оборудования.  

ООО «РМЗ «Сталькомплект» выступает администратором доменного имени  www.steelkomplekt.info.  

Истец указывает, что ООО «БелЦЭММ» является машиностроительным заводом  металлоконструкций и золотодобывающего оборудования, и также осуществляет производство металлоконструкций, оборудования для золотодобычи, горно-шахтного, грузопо- дьемного и другого оборудования, то есть ведет деятельность, аналогичную деятельности  истца.  

Осуществляя предпринимательскую деятельность, ответчик выступает фактическим владельцем сайта www.belcemm.ru, с использованием которого размещает рекламу  выпускаемой продукции.  

Истцу стало известно, что при вводе в поисковой системе www.yandex.ru и  www.google.ru поискового запроса «Мулевка» появляется рекламное объявление со ссылкой на Интернет-сайт www.belcemm.ru, в котором указана следующая информация: «Мобильный промприбор МСБ-2 300 000 рублей Оформить заказ».  

При переходе по ссылке на Интернет-сайт, указанный в рекламном объявлении, открывается Интернет-страница с предложениями по приобретению Мобильного промпри- бора МСБ-2.  

Истец полагает, что использованное ООО «БелЦЭММ» в рекламе обозначение  сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком ««Мулевка» по свидетельству о государственной регистрации № 850363; размещение в рекламном объявлении Интернет-сайта www.belcemm.ru информации о продаже мобильного промприбора  МСБ-2 является нарушением исключительных прав правообладателя, что выражается в  следующем:  

- продвижение на Интернет-сайте продукции с использованием в рекламном объявлении товарного знака «Мулевка» является предложением о продаже товаров с использованием без разрешения правообладателя сходного с товарным знаком обозначения для  товаров: - барабаны [детали машин]; дезинтеграторы; машины горные; машины для доводки; машины для переработки руд; машины для просеивания; машины отделочные;  оборудование для переработки руд; установки для просеивания; устройства делительные.  (07 класса МКТУ и перечня товаров и/или услуг);  

- продвижение на Интернет-сайте продукции с использованием в рекламном объявлении товарного знака «Мулевка» является предложением о продаже товаров с нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак (07 класс МКТУ и перечня товаров).  

По мнению истца, указание в рекламном объявлении в составе ключевых слов при  выборе функции «динамическая вставка ключевых слов» является использованием товарного знака в виде предложения о продаже товаров, объявления, рекламы, а также способом адресации и преследует цель привлечения потребителей, которые в поиске задают  конкретную планируемую к приобретению продукцию (товары определенного изготовителя), а, увидев рекламу со ссылкой на товарный знак «Мулевка», идентифицируют продукцию ООО «Беловские ЦЭММ» с произведенной и реализуемой ООО «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» продукцией, защищенной товарным знаком. При  этом, полагает истец, намеренное указание в качестве ключевого слова товарного знака  предполагает и предопределяет его отображение в рекламном объявлении (фактически  «конструирует» (создает) предлагаемую к распространению рекламу), что подпадает под  понятие использование права на товарный знак (статья 1484 ГК РФ) и, соответственно,  приводит к нарушению исключительных прав истца. Слово «Мулевка» вводит потребителей в заблуждение и привлекает потребителей к объявлению, размещенному ООО «Беловские ЦЭММ», так как в тексте рекламного объявления товарный знак ООО «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» размещен в первой строке рекламного объявления  ООО «Беловские ЦЭММ» и является активной ссылкой для перехода на сайт  www.belcemm.ru, на котором предлагается аналогичная по своему функциональному  назначению продукция.  

Ссылаясь на то, что согласия на использование ответчиком обозначения, охраняемого товарным знаком № 850363, истец не давал, последний обратился 28.05.2022 с претензией с требованиями прекратить использование товарного знака по свидетельству №  850363 «Мулевка» в поисковых системах Yandex и Google в течение 30 дней с даты получения настоящей претензии, прекратить использование товарного знака по свидетельству   № 850363 «Мулевка», а также выплатить ООО «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» в соответствии со ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  - ГК РФ) компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству №  850363 в размере 500 000 руб. в течение 30 дней с даты получения претензии.  

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд.  

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к  выводу о том, что использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в  качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак  не используется, не является нарушением.  

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции. 

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое  средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не  предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим  лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной  деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим  закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным  правом на товарный знак.  

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 159 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в  незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт  5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.  

Судом первой инстанции запрошена информация у общества с ограниченной ответственностью «Регистрант» о том, кто является администратором (владельцем) домена  belcemm.ru, какая дата регистрации домена belcemm.ru, когда администратор стал владельцем домена belcemm.ru.  

Из представленных ООО «Регистрант» сведений (т.2 л.д. 2) следует, что администратором доменного имени www.belcemm.ru является ФИО1.  Доменное имя изначально было зарегистрировано 17.02.2016, потом администратор удалил его 28.03.2017 и вновь зарегистрировал 17.04.2017.  

Факт администрирования сайта www.belcemm.ru ФИО1, осуществлением деятельности с использованием указанного сайта ООО «БелЦЭММ» ответчиком  подтверждено.  

Материалами дела, в том числе протоколом осмотра доказательств от 08.06.2022,  скриншотами интернет-страниц (т.1 л.д. 26-44) подтверждается, что при вводе в поисковых системах запроса «мулевка» в результатах поиска появляется ссылка на сайт ответчика - www.belcemm.ru.  

Как следует из пояснений ООО «Яндекс» на сайте http://www.yandex.ru/ Яндекс  предоставляет пользователям сети Интернет бесплатный сервис поиска общедоступной в  сети Интернет информации. Сервис предоставляется на условиях лицензии на использование поисковой системы Яндекса, опубликованной по адресу  https://yandex.ru/legal/termsofuse/.  

Ознакомление с информацией (доступ к ней) осуществляется пользователями  непосредственно на указанных сайтах, а не на сайте http://www.yandex.ru/, при этом пользователь может осуществить доступ к информации, размещенной в общем доступе в сети  Интернет независимо от того, была ли такая информация проиндексирована какой-либо  поисковой системой. Индексирование информации осуществляется поисковой системой в  автоматическом режиме в соответствии с определенными алгоритмами. Индексирование  (переиндексирование) информации осуществляется непрерывно с определенной периодичностью, поэтому в случае изменения информации, размещенной в сети Интернет, изменения будут учтены и в результатах поиска, а в случае удаления информации с сайта-источника такая информация впоследствии автоматически перестает отображаться в результатах поиска на сайте http://www.yandex.ru/.  

Ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Показ пользователям рекламных объявлений в системе «Яндекс.Директ» осуществляется с учетом целого ряда критериев, таких как: цена за клик, кликабельность, коэффициент качества, тематика осуществленных пользователем ранее поисковых запросов, а также ряда технических критериев,  лишь одним из которых являются ключевые слова.  

Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов  (технический предел ограничен пятью тысячами символов). Ключевые слова могут пред- 

ставлять собой свободное слово или словосочетание, например, «прогноз погоды», «путешествие», или обозначение, сходное до степени смешения с каким-либо товарным знаком. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей.  

С учетом изложенного, суд первой инстанции верно указал, что ключевое слово не  обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное  объявление из существующего массива рекламных объявлений. Ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по  каким ключевым словам размещается показанное ему системой «Яндекс.Директ» рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными  ключевыми словами.  

Суд первой инстанции при этом обоснованно руководствовался правовой позицией, изложенной Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 03.06.2014 по  делу № А51-11605/2013, Постановлении от 04.12.2017 по делу № А40-55417/2017, Постановлении от 26.09.2018 по делу № А40-200682/2017, Постановлении от 07.04.2021 по делу   № А56-110340/2019, Верховным Судом Российской Федерации в Определении от  16.01.2019 по делу № А40-200682/2017, в Определении от 07.06.2019 по делу № А4193458/2018, согласно которой ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учётом отсутствия индивидуализирующей способности.  

Предоставление правовой охраны товарным знакам связано с необходимостью  осуществления индивидуализации товаров среди аналогичных в ходе гражданского оборота и обосновано необходимостью предотвращения смешения товаров, что следует из п.  2 и п. 3 ст. 1484 ГК РФ. Именно в силу данного ограничения указание третьими лицами  товарного знака с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или  услуг, при отсутствии вероятности смешения товаров различных лиц не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.  

Следовательно, как правильно отметил суд первой инстанции, указание товарного  знака истца в качестве ключевого слова не может быть признано использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является исключительно одним из технических критериев, учитываемых при  отборе рекламного объявления в контекстной рекламе для его показа на рекламных местах.  

При таких обстоятельствах, использование без согласия правообладателя чужого  товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением.  

Суд первой инстанции, исследовав представленные в материалы дела скриншоты  сайта www.belcemm.ru (т.1 л.д. 41-42), протоколы автоматизированного осмотра информации в сети Интернет, подготовленные автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС»  установил, что содержание сайта не включает в себя упоминание обозначения «мулевка»,  охраняемого зарегистрированным товарным знаком № 850363.  

Таким образом, установив отсутствие доказательств того, что ответчик использует  товарный знак истца при маркировке своих товаров, при оказании услуг, в своей документации, рекламе, а также при продвижении товаров и услуг, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован, в том числе размещает их на своем сайте  www.belcemm.ru, ООО «РМЗ «Сталькомплект», суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований.  

Заключению эксперта ООО «Институт инноваций и права» от 27.10.2022, подготовленное патентным поверенным РФ № 2340 ФИО6 дана надлежащая правовая  оценка судом первой инстанции. Так, суд верно указал, что поскольку предметом указанного исследования выступает сравнение изделия «Мобильный промприбор МСБ-2» и  формулы полезной модели № 210582U1, это не имеет отношения к рассматриваемому спору о нарушении ответчиками исключительных прав на товарный знак «Мулевка».  

Ссылка истца на судебную практику не может быть принята апелляционным судом  во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального  значения для настоящего дела не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.  

Таким образом, обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального  права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам; нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено, в связи с чем оснований  для его отмены (изменения) не имеется.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит отнесению на ее подателя.  

 Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

решение от 13.01.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2713869/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект» – без удовлетворения.  

 Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  суда в сети «Интернет».  

Председательствующий С. В. Кривошеина 

Судьи И. И. Бородулина 

 Т. В. Павлюк 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 4:22:00

Кому выдана Павлюк Татьяна Владимировна 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 4:34:00

Кому выдана Кривошеина Светлана Васильевна

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 4:32:00

 Кому выдана Бородулина Ильмира Ирековна