Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9130/2023

г. Хабаровск

20 сентября 2023 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 19.09.2023 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.М. Левинталь,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ю.Д. Щипун,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Завод опытного машиностроения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 121601, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Премиум» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680003, 

<

...>)

третье лицо - ОАО «РЖД» в лице Дальневосточной дирекции снабжения – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД»

о взыскании 14 315 744 руб. 04 коп.

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности №1/2018 от 21.10.2020 г., удостоверение адвоката (посредством веб-конференции)

от ответчика – ФИО2 по доверенности б/н от 14.06.2023 г., диплом от 09.12.2009 г.

третье лицо - ОАО «РЖД» в лице Дальневосточной дирекции снабжения - структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО «РЖД»

от истца – ФИО1 по доверенности №1/2018 от 21.10.2020 г., удостоверение адвоката № 625 (посредством веб-конференции);

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 14.06.2023 г., диплом от 09.12.2009 г. (посредством веб-конференции);

от третьего лица – ФИО3 по доверенности № ДВОСТ ДМС-26/Д от 24.12.2021 г., диплом от 08.07.2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод опытного машиностроения» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Премиум» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ZOMAG» в размере 14 315 744 руб. Иск обоснован тем,  что ответчиком осуществлена поставка ОАО «РЖД» проволоки,  маркированной товарным знаком   «ZOMAG», правообладателем которого является истец и согласия на использование которого ответчику не предоставлялось.

Истцом требования поддержаны, даны пояснения по существу спора.

Ответчиком представлен отзыв на иск, возражает против удовлетворения требований. Указывает, что претензию не получал,  ссылается на то, что спорный товар  был  приобретен у третьих лиц,    права на товарный знак у которых не выяснялись . Указывает,  что часть товара была возвращена  ОАО «РЖД» в связи с наличием претензий к качеству. Полагает,  что компенсация должна быть рассчитана от суммы товара, переданного ОАО «РЖД» без замечаний. Ходатайствует о снижении компенсации ввиду ее несоразмерности.

ОАО «РЖД» в лице Дальневосточной дирекции снабжения – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД»  даны пояснения, что проволока была поставлена согласно представленным в дело накладным,  частично была возвращена поставщику.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела между ОАО «РЖД» (далее - Покупатель) и ООО «Торговый дом «Премиум» (далее - Поставщик) 21 января 2022 года был заключен договор поставки сварочных материалов № 6417/ОАЭ-ЦДЗС/21/1/1.

В дальнейшем заключено дополнительное соглашение от 16 марта 2023 года об изменении объема товара.

Поставщик согласно условиям договора осуществил поставку проволоки порошковой самозащитой марки ZOMAG 19.02, размер D=1.6 мм, в количестве 2 323 кг. 

ООО «ТД «Премиум» в адрес Дальневосточной дирекции снабжения- структурное подразделение Центральной дирекции закупок и снабжения филиала ОАО «РЖД» произведена поставка «Проволоки порошковой самозащитной ZOMAG 19.02 D=l,6 мм»:

-  по УПД №218 от 06.04.2022 г. в количестве 210 кг. общей стоимостью 717 889,08 руб.;

-  по УПД №281 от 25.04.2022 г. в количестве 388 кг. общей стоимостью 1 314 365,52 руб.;

-  по УПД №348 от 23.05.2022 г. в количестве 495 кг. общей стоимостью 1 676 832,30 руб.;

-  по УПД №522 от 13.07.2022 г. в количестве 405 кг. общей стоимостью 1 371 953,70 руб.;

-  по УПД №526 от 11.07.2022 г. в количестве 240 кг. общей стоимостью 813 009,60 руб.;

-  по УПД №555 от 19.08.2022 г. в количестве 525 кг. общей стоимостью 1 778 458,50 руб.;

-  по УПД №557 от 19.08.2022 г. в количестве 60 кг. общей стоимостью 203 252,40 руб.

В дальнейшем, после возникновения вопросов к качеству, товар в количестве 1 214 кг был возвращен Поставщику. Поставщик произвел возврат денежных средств в размере 4 112 473,56 руб.

Ответчиком представлен договор от 04.04.2022 г. на покупку товара у ООО «Эдельвейс» г. Смоленск. По этому договору ООО «Эдельвейс» отгрузило проволоку сварочную под товарным знаком ZOMAG период с 17 января 2022 года  по 5 августа 2022 года в адрес ООО «ТД Премиум». 

Правообладателем товарного знака «ZOMAG» является ООО «Завод опытного машиностроения», что подтверждается свидетельством №758694 (приоритет товарного знака 06.12.2019 года).

Из поставленного объема фактически у ООО «Завода опытного машиностроения» ответчиком приобретено 210 кг «Проволоки порошковой самозащитной «Zomag» 19.02 D=l,6 мм» по УПД № 95 от 01.04.2022 г.

Истец, как правообладатель, не давал своего согласия Ответчику на   реализацию товаров  с товарным знаком  «ZOMAG».

Установив вышеуказанное нарушение своих прав, Истец  направил Ответчику досудебную претензию, в которой потребовал выплаты указанной суммы компенсации.

Ответчик  указывает,  что претензию не получал. 

Судом отклоняется довод ответчика о несоблюдении претензионного порядка.

 Факт направления претензии подтверждается материалами дела, претензия возвращена по истечении срока хранения.

 При этом доказательств тому,  что после начала судебного разбирательства ответчиком могут быть приняты меры по удовлетворению требований истца, суду не предоставлено,  в связи с чем   суд усматривает основания для рассмотрения дела по существу.

Суд считает требование подлежащим удовлетворению частично.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Исходя из положений вышеназванных норм права, а также части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пункт 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак иди сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с п.п. 2 п. 4 ст. 1515  ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты компенсации  в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Пункт 61 постановления Пленума ВС РФ  от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)   разъясняет, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При этом  согласно п. 156 постановления N 10 исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

С учетом положений ст. 69 АПК РФ  суд приходит к выводу о доказанности факта  реализации  товара, маркированного товарным знаком, право на которое зарегистрировано за истцом,  что является нарушением исключительного права истца.

 

 Суд приходит к выводу, что ответчиком третьему лицу продан товар с незаконным размещением товарного знака «ZOMAG» общей стоимостью 7 157 872,02 рубля  (1314365,52+1676832,30+1371953,70+813009,60+1778458,50+203252,40), размер компенсации рассчитанный по правилам пп. 2 п. 2 ст. 1515 ГК РФ составляет 14 315 744,04 руб. (7 157 872,02*2).

Довод ответчика о том, что часть товара возвращена покупателем ответчику, в связи с чем компенсация должна рассчитываться от части стоимости  поставленного товара судом отклоняется как основанный на неверном толковании норм права.

Размер двукратной стоимости  реализованных товаров составляет  14 315 744  руб. 04 коп.

Иск заявлен обоснованно.

Довод ответчика о том ,  что товар приобретен у иного лица, не имеет правового значения,  при том, что ответчик доказательств в нарушение ст. 65 АПК РФ  о наличии прав у поставщика на товарный знак истца суду не предоставил.

Ответчиком заявлено ходатайство о несоразмерности заявленной суммы наступившим для истца последствиям и снижении компенсации.

Суд усматривает основание для снижения компенсации.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» (далее – Постановление №10) следует, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации, как следует из абзаца третьего пункта 3 его статьи 1252, допускает - при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения - возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

 Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. (Постановление Конституционного суда от 13.12.2016г.)

Согласно правовой  позиции, изложенной в  Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда"   «Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.»

 Т.о. суду предоставлено право снижения заявленной компенсации.

 Проанализировав обстоятельства дела,  исходя из того, что  товар частично был  возвращен ответчику , т.е. выведен из хозяйственного оборота,  ответчиком  частично  не получена выгода от его использования, суд считает возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 7 157 872   руб. 02 коп.

По мнению суда, указанный размер  компенсации  является в данном случае достаточным для  защиты прав истца и соразмерным нарушенному обязательству

В соответствии с пунктом 48 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации. 

Судебные расходы согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 30 769 руб.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Премиум» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680003, 

<

...>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Завод опытного машиностроения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 121601, 

<

...>) компенсацию   7 157 872   руб. 02 коп., расходы по оплате госпошлины  47 290  руб.

В остальной части иска отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                            О.М. Левинталь