РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

 

г.Москва

 

29.10 .2024                                                                     Дело № А40-67147/23-110-555 

 

Резолютивная часть решения объявлена 09.10.2024

Решение в полном объеме изготовлено 29.10.2024

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску   Московского фонда реновации жилой застройки (109012, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ИЛЬИНКА УЛ., Д. 13, ОГРН: 

<

***>,) к обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЕ КЕДЫ" (127322, 

<

...>, ЭТ 2 ПОМ 35 ОФ 23, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 2 128 000 руб., третье лицо: ИП ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>)

 

при участии:

от истца –ФИО2 , по дов.  от  28.12.2023,

от ответчика – ФИО3 по дов.  от  14.04.2023, ФИО4 ,гендиректор

от третьего лица- ФИО1, 

 

УСТАНОВИЛ:

Московский фонд реновации жилой застройки обратился с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЕ КЕДЫ" о взыскании 2 128 000 руб. убытков.

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  была привлечена ИП ФИО1.

Решением  от 31.07.2023  в удовлетворении иска было отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд  постановлением    от  13.10.2023 решение оставил в силе.

СИП указанные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение, при котором истец иск поддержал, ответчик иск не признал по основания, изложенным в отзыве.  

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между Фондом реновации в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЕ КЕДЫ» (ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ»; прежнее наименование, указанное в договоре – ООО «МИЛК ПЛЮС ГРУП») в качестве Исполнителя был заключен Договор от 26.02.2018 № 22-0118-ЗПЭФ-1 (далее по тексту – Договор) на выполнение работ по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» и руководства по использованию фирменного стиля в соответствии с требованиями Технического задания, являющегося приложением № 1 к Договору, и сдаче результата Работ Заказчику.

30.03.2018 между сторонами был подписан Акт сдачи-приема выполненных работ № 42, в соответствии с которым Исполнитель передал Заказчику работы по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» и руководства по использованию фирменного стиля в соответствии с требованиями технического задания.

Также 30.03.2018 между сторонами был подписан Акт приема-передачи прав, в соответствии с которым Исполнитель (Правообладатель) передал Фонду реновации исключительные права на разработанный по Договору фирменный стиль, в том числе логотип бренда «Московский фонд реновации жилой застройки».

Одновременно Фонду реновации был передан Брендбук (Руководство по фирменному стилю), в составе которого в качестве одного из элементов фирменного стиля предусмотрен фирменный шрифт «Aeroport».

Платежным поручением от 05.04.2018 № 468 истец оплатил ответчику цену Договора, платежным поручением от 11.04.2018 № 502 истец отдельно оплатил ответчику вознаграждение за передачу исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

Истец сослался на то,  что Фонд реновации, полагая, что он является обладателем исключительных прав на произведение – шрифт и шрифтовое программное обеспечение, - на правах законного владельца исключительного права с 30 марта 2018 года использовал результат выполненных Исполнителем работ, в том числе фирменный шрифт «Aeroport», как свой собственный – зарегистрировал товарный знак, исполненный этим шрифтом, использовал шрифт в полиграфической продукции, на ограждениях объекта строительства, в видеороликах, на официальном стайте и т.п.

В феврале 2022 года к Фонду реновации обратилась индивидуальный предприниматель ФИО1 (третье лицо) с уведомлением о том, что она (совместно с соавтором ФИО5) является правообладателем исключительных прав на шрифт «Aeroport» - автором произведения. Предприниматель потребовала оплатить право использования указанного результата интеллектуальной деятельности (приобрести лицензии), в том числе за предшествующий период времени использования шрифта с учетом всех способов, которыми Фонд реновации осуществлял использование шрифта.

Фонд реновации обратился к ответчику с требованием о незамедлительном предоставлении разъяснений относительно принадлежности исключительного права на шрифт «Aeroport», а также об устранении допущенных нарушений – урегулировании с правообладателем вопроса использования шрифта Фондом реновации всеми способами, предусмотренными Брендбуком (исх. № ФР-22-314/22 от 06.04.2022).

Ввиду того, что требование истца было оставлено ответчиком без рассмотрения, Фонд реновации во избежание судебного разбирательства с правообладателями инициировал переговоры с последними на предмет заключения лицензионного договора.

31.05.2022 Фонд реновации уведомил ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» о намерении урегулировать вопрос использования шрифта «Aeroport» с правообладателем за счет Исполнителя (письмо исх. № ФР-22-314/22-1 от 31.05.2022).

28.07.2022 ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» предоставило Фонду реновации ответ на претензию от 06.04.2022, в котором утверждает, что разработка шрифта не входила в объем работ по Договору, ввиду чего обязательства Исполнителя перед Фондом реновации выполнены надлежащим образом, однако исключительные права на шрифт «Aeroport» ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» Фонду реновации не передавало – Брендбук, явившийся результатом выполнения работ по Договору, содержит исключительно рекомендации по использованию элементов фирменного стиля (в том числе шрифта) и не предполагает передачи прав (в том числе на шрифт). По утверждению ответчика его представители неоднократно сообщали представителям истца о необходимости приобретения дополнительной лицензии на шрифт «Aeroport» для соответствующих носителей, шрифт не определен ни в Договоре, ни в Акте приема-передачи к Договору от 30.03.2018, в связи с чем ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» не передавало и не должно было передавать Фонду реновации права на шрифт «Aeroport».

Письмом от 09.08.2022 № ФР-22-314/22-3 Фонд реновации отклонил указанные возражения ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» как необоснованные и не соответствующие условиям договора, поскольку шрифты бренда входят в состав фирменного стиля, создание которого является предметом Договора, а также заявил о намерении предъявить к возмещению убытки, связанные с необходимостью урегулировать вопрос использования шрифта с действительным правообладателем.

Ввиду уклонения ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» от урегулирования вопроса использования шрифта в целях устранения допущенного ответчиком нарушения 17.11.2022 между Фондом реновации и ИП ФИО1 был заключен Лицензионный договор на использование шрифтовых произведений № У.1.07.ФР, в соответствии с п. 1.1 которого лицензиар ИП ФИО1 (представляющая соавторов произведения ФИО1 и ФИО5, заключивших соглашение соавторов об использовании произведения и о распоряжении правами на него от 03.04.2017) предоставил лицензиату – Фонду реновации – за плату на условиях неисключительной лицензии права использования шрифтовых произведений:

- Шрифта «Aeroport» в части начертаний Regular и Bold – произведений графики, состоящих из знаков Шрифта, которыми могут быть выполнены различные надписи;

- Шрифтового ПО или файлов шрифта (программы для ЭВМ) «Aeroport Regular» и «Aeroport Bold», включающих вышеуказанные начертания знаков Шрифта, в форматах OTF, TTF, WOFF, WOFF2.

В соответствии с правилами п. 1.6 Лицензионного договора лицензия считается предоставленной Фонду реновации обладателями исключительного права с 30.03.2018 на весь срок охраны исключительного права под условием своевременной выплаты полной суммы лицензионного вознаграждения.

Таким образом, Лицензионный договор заключен с ретроактивной оговоркой, позволяющей легализовать период неправомерного использования шрифта Фондом реновации, заблуждавшимся относительно действительного авторства шрифта и принадлежности исключительных прав на него ввиду недобросовестных действий ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ», с 30.03.2018.

Лицензионное вознаграждение по Лицензионному договору составило 2 128 000 (Два миллиона сто двадцать восемь) тысяч рублей 00 копеек, НДС не облагается. Платежным поручением от 25.11.2022 № 33400 Фонд реновации в полном объеме оплатил ИП ФИО1 лицензионное вознаграждение.

Таким образом, весь объем лицензионного вознаграждения, оплаченного Фондом реновации действительному правообладателю шрифта, составляет прямые убытки Фонда реновации, причиненные ему, по мнению Истца недобросовестными действиями Исполнителя по Договору.

В адрес ответчика была направлена Досудебная претензия от 23.01.2023 № ФР-22-58/23 о возмещении причиненных убытков, на которую получен ответ от 06.02.2023 № 3 об отказе в удовлетворении изложенных в претензии требований на том основании, что, по мнению ответчика разработка шрифта не входила в объем работ по Договору, ООО «БЕЛЫЕ КЕДЫ» не передавало и не должно было передавать Фонду реновации права на шрифт «Aeroport», Фонду реновации было известно о необходимости приобретения отельной лицензии на шрифт до подписания Акта приема-передачи от 30.03.2018 к Договору, размер убытков является завышенным.

Вместе  с тем   в соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В предмет доказывания по спорам о возмещении убытков при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств входят следующие факты: нарушение обязательства; наличие убытков (их размер); наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками.

Возмещение убытков является одной из мер ответственности.

В соответствии со ст.  404  ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность

Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Суд, исходя из совокупности доказательств,  приходит к выводу том ,  что истец не принял разумных мер к   уменьшению убытков, исходя из периода бездоговорного использования объекта интеллектуальной собственности,  что соответственно,  отразилось и на размере вознаграждение при заключение договора, распространяющего свое действие  на период до  его заключения,  а именно:  

Ответчик ссылается на то ,  что  в момент принятия работ 30.03.2028  истцу стало известно о  том,  что если он решит воспользоваться шрифтом,  то ему необходимо заключить договор с правообладателем.

Вместе с тем указанный довод противоречит  п.  5.1.5 договора между сторонами, изменения в который не вносились.

Истец отрицает получение какого-либо юридически значимого уведомления,  а поскольку  доказательств уведомления в порядке п.  13.2 договора не имеется, с учетом указаний кассационной инстанции  и этот довод суд считает несостоятельным.

Вместе с тем  судом однозначно установлено , что  02.02.2020  года между ответчиком и третьим лицом было заключено лицензионное соглашение,  исходя из которого лицензия была приобретена лишь на использование шрифта  определенным способом и в определенных пределах и не предоставляла право использования установки шрифтов на компьютер  и создания каких либо графических работ.

Судом также установлено, что в последующем  лицензия была переоформлена  на истца. Таким образом с этого времени истцу стало известно,  что у него отсутствуют право использования  в тех  пределах  и способах,  которыми   он использовал по факту. Тем не менее использовал  объект без соответствующих прав еще два года.

Правообладателю  также тогда  же  стало  известно о заключении веб-лицензии  и  переуступки ее истца. Указанное обстоятельство третье лицо подтвердило лично в судебном заседании. Между тем претензий никаких предъявлено не было И лишь спустя два года,  как пояснило третье лицо,  идя по улицам и увидев  масштабы,  способы и т.д. использования, предъявило претензии по  результатам разрешения которых и был 17.11.2022заключен лицензионный договор.

Таким образом, суд приходит к выводу ,  что истец,  зная в  2020  году об отсутствии  у него соответствующих прав,  продолжал использовать не принимая меры  к получения разрешения  и не прдъявляя каких либо   требований по данному поводу ответчика, тем самым  не принял разумных мер к   уменьшению убытков

С учетом изложенного суд приходит об обоюдной вине и считает возможным  уменьшить ответственность ответчика в два раза. –до суммы 1 064 000 руб.

В остальной части   суд считает доводы ответчика с учетом указаний кассационной  инстанции несостоятельными, исходя из следующего.

В соответствии с п. 2.1 Технического задания в состав работ входит разработка не менее 2 (двух) концепций фирменного стиля, включающих в себя:

- логотип, а также проработку примеров размещения элементов брендинга на основных носителях фирменного стиля: забор, флаг, магистральный щит, визитка Московского фонда реновации для каждой из концепций;

- создание единой системы графических форм, цветовой гаммы и констант, подчиненных одной идеологии, концепции и стилистике, которые закладывают основу всех визуальных коммуникаций бренда.

Согласно п. 2.2 Технического задания в состав работ входит подготовка руководства по использованию фирменного стиля, в том числе логотипа бренда «Московский фонд реновации жилой застройки» (брендбук).

Брендбук будет включать в себя описание логотипа и руководство по использованию фирменного стиля на различных материалах-носителях.

Далее перечисляются материалы-носители, в числе которых указаны логотип, одним из элементов которого являются основные и дополнительные шрифты бренда; носители (брендирование стойки, входная группа, наружная реклама); деловая документация.

В силу п. 2.3 Технического задания в состав работ входит также создание графических макетов наружной рекламы.

Согласно п. 3 Технического задания результатом работ наряду с визуальной концепцией фирменного стиля и брендбуком является пакет исходных материалов носителей для печати в электронном виде (на электронном носителе) в форматах, установленных в п. 2.2 настоящего технического задания.

Результатом работ по договору является не просто «рекомендация» по использованию фирменного стиля, а конкретные произведения – логотип, графические макеты рекламной и полиграфической продукции, созданные в разработанном фирменном стиле и готовые к воспроизведению и тиражированию.

Шрифт «Aeroport» применен во всех результатах работ по договору, включая логотип (его текстовая часть – словосочетание «Фонд реновации» выполнено данным шрифтом), начертания надписей на носителях фирменного стиля (ограждения строительных площадок, билборды, папки, конверты, визитки, макеты деловой документации и полиграфической продукции и т.д.).

В соответствии с разделом «Термины и определения» Договора, заключенного между истцом и ответчиком, под логотипом (товарным знаком) понимается оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования Московского фонда реновации жилой застройки.

Таким образом, по условиям договора начертание (то есть шрифт) входит в логотип наряду с изображением.

Разработанный ответчиком и приведенный на стр. 9-10 Брендбука логотип «Фонд реновации» является комбинированным и состоит из изобразительной (графической) и текстовой (шрифтовой) частей.

Заключенный между истцом и ответчиком договор является смешанным – в целом отвечает признакам договора подряда на выполнение работ (на что прямо указано в п. 1.1 договора), а также содержит элементы договора на создание произведения (применительно к создаваемым в результате выполнения работ произведениям – логотипу, графическим макетам рекламной, деловой и полиграфической продукции).

Согласно п. 1 ст. 721 Гражданского кодекса РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Таким образом, результат работ должен быть пригодным для использования, то есть для воспроизведения и тиражирования логотипа и графических макетов рекламной, деловой и полиграфической продукции (произведений), созданных ответчиком для истца в рамках договора.

Никаких ограничений на использование результатов работ договор не содержит, ввиду чего предполагается, что истец мог использовать результаты работ (созданные ответчиком произведения в фирменном стиле – логотип, графические макеты для печати) без каких-либо изъятий и изменений, в том числе с начертаниями шрифтом «Aeroport», использованным ответчиком.

Пунктом 5.1.5 договора предусмотрено, что исполнитель обязуется выполнять работы своими силами и средствами и гарантирует отсутствие нарушения авторских прав третьих лиц на результат работ.

В соответствии с п. 6.3 договора исполнитель передал заказчику исключительные права на результат Работ, включая право на воспроизведение (изготовление экземпляров в любой материальной форме), распространение (в том числе путём продажи), публичный показ (демонстрация), использование в качестве средства индивидуализации юридического лица и т.д.

Таким образом, из буквального содержания приведенных выше условий договора, исключительные права на результат работ (которым являются, в том числе, произведения – логотип, графические макеты рекламной, деловой и полиграфической продукции) передаются заказчику – истцу. При этом не должны быть нарушены авторские права третьих лиц на результат работ.

В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

В силу п. 1 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1296 Гражданского кодекса РФ исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

По обстоятельствам настоящего дела ответчик передал истцу исключительные права на результаты работ, являющиеся произведениями (логотип, графические макеты рекламной, деловой и полиграфической продукции), с пороком, поскольку в указанных произведениях ответчиком неправомерно воспроизведен шрифт «Aeroport», исключительные права на который принадлежат третьему лицу, не дававшему ответчику разрешения на использование данного шрифта.

Таким образом, убытки, связанные с необходимостью урегулировать вопрос использования шрифта «Aeroport» с действительными правообладателями, были причинены Фонду реновации в результате,  в том числе   ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств.

На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст. 123, 156, 167-171  АПК РФ,  

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЕ КЕДЫ"  в пользу  Московского фонда реновации жилой застройки (ОГРН: 

<

***>,)  1 064 000 руб. в возмещение убытков, 16 820 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:                                                                                                  А.В.Мищенко