1267/2022-561276(2) 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А http://13aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А56-96133/2021

28 октября 2022 года

г. Санкт-Петербург

  Резолютивная часть постановления объявлена 24 октября 2022 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 28 октября 2022 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Горбачевой О.В. судей Загараевой Л.П., Згурской М.Л. 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1  при участии:  

от истца (заявителя): не явился, извещен 

от ответчика (должника): Жмкр по доверенности от 17.08.2022  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  (регистрационный номер 13АП-17760/2022) ООО "МПП" на решение Арбитражного  суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2022 по делу №  А56- 96133/2021 (судья Кожемякина Е.В.), принятое  

по иску 1) ООО "МПП"; 2) ИП ФИО2 к ИП ФИО3 о взыскании 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (ОГРНИП  314505322400014; далее - ИП ФИО2) и общество с ограниченной  ответственностью "МПП" (ОГРН 

<

***>; далее - ООО "МПП"), уточнив  требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ), обратились в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Индивидуальному предпринимателю  ФИО3 (ОГРНИП 304780734400167, далее - ответчик) о  взыскании:  

- 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный  знак N 502466 в пользу ИП ФИО2, расходов по уплате государственной  пошлины в сумме 2000 рублей, почтовых расходов в сумме 56 рублей;  

- 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на  произведение дизайна - "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" в пользу  ООО "МПП";  

- 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на  произведение изобразительного искусства - "Мордочка Басика" в пользу ООО  "МПП", расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей,  расходов на фиксацию правонарушения в сумме 5000 рублей, расходов на  приобретение товара в сумме 300 рублей, расходов на получение выписки из  ЕГРИП в сумме 200 рублей, почтовых расходов сумме 112 рублей.  

 Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано. 

 В апелляционной жалобе истцы, ссылаясь на неправильное применение  судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда  фактическим обстоятельствам , просят решение суда первой инстанции отменить и  удовлетворить заявленные требования в полном объеме.  

 В судебном заседании представитель ответчика с доводами жалобы не  согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой  инстанции оставить без изменения.  

Истцы, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим  образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст.  156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы  по существу.  

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в  апелляционном порядке.  

Как следует из материалов дела ИП ФИО2 (истец 1)  является обладателем исключительных прав на товарный знак N  

540573 , что подтверждается свидетельством на товарный знак N  540573, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков  обслуживания Российской Федерации 23.04.2016 г., дата приоритета 07.02.2013 г.,  срок действия до 07.02.2023.  

01.01.2016 между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (лицензиаром) и ООО "МПП" (лицензиатом) был заключен  лицензионный договор N 02-0116 о предоставлении права использования  произведения.  

Согласно пункту 1.1. договора лицензиар предоставляет лицензиату на  условиях исключительной лицензии права использования в установленных  договором пределах следующих произведений, исключительные права на которые  принадлежат лицензиару: - произведение дизайна "Мягкая игрушка британский  вислоухий кот Басик"; ISBN: 978-5-4472-3376-1, Свидетельство Российского  авторского общества "КОПИРУС" о депонировании произведения N 014-003437 от  "29" июля 2014 г. (Приложение N 1), - произведение "Дизайн игрушки котенок Басик";  ISBN. 978-5-4472-3998-5, Свидетельство Российского авторского общества  "КОПИРУС" о депонировании произведения N 015-004094 от "20" марта 2015 г.  (Приложение N 2).  

В соответствии с пунктом 1.2. договора за предоставление прав использования  Произведений Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару лицензионное  вознаграждение в размере, установленном настоящим договором. Пунктом 3.1.  договора предусмотрено, что право на использование произведений  предоставляется лицензиату сроком на 12 (двенадцать) лет с даты подписания  договора. Лицензионный договор от 01.01.2016 N 02-0116 о предоставлении права  использования произведения заключен и содержит все необходимые элементы  лицензионного договора, в том числе условия, порядок и сумму выплаты  лицензионного вознаграждения. Таким образом, истец вправе требовать защиты  каждого из указанных выше объектов интеллектуальной собственности.  

Кроме того, в соответствии с договором об отчуждении исключительного права  на произведение изобразительного искусства от 01.08.2016 автор ФИО2  передала, а ООО "МПП" приняло исключительные права на произведение рисунок  "Мордочка Басика" в трех вариантах исполнения.  

На основании изложенного ООО "МПП" является обладателем исключительных  прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик",  изображение "Мордочка Басика", что подтверждается договором об отчуждении  исключительного права на произведение изобразительного искусства от 01.08.2016  г., лицензионным договором о предоставлении права использования произведения  N 02-0116 от 01.01.2016 г., свидетельством о депонировании произведения в базе  данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС N 014-003437 от  29.07.2014 г., свидетельством о депонировании произведения в базе данных  (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС N 015-004094 от 20.03.2015  г., договором об отчуждении исключительного права на произведение  изобразительного искусства от 01.08.2016.  

В обоснование иска ИП ФИО2, Общество указывают, что 12.02.2021 в  торговом помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, ответчиком предлагался к продаже и был реализован товар - мягкая  игрушка, сходный до степени смешения с товарным знаком N 540573 и  произведением дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик", на  игрушке одета кофточка на которой имеется изображение сходное до степени  смешения с произведением изобразительного искусства "Мордочка Басика".  

В подтверждение факта продажи товара истцом представлены кассовый чек от  12.02.2021 на сумму 300 руб., на котором содержатся сведения о продавце -  Предпринимателе, его ИНН, месте нахождения торговой точки, приобретенный  товар - мягкая игрушка, а также DVD-диск с видеозаписью процесса приобретения  товара.  

Ссылаясь на нарушение ответчиком при реализации товара исключительных  прав ИП ФИО2, Общества на объекты интеллектуальных прав, а также на  неисполнение ответчиком претензионных требований о выплате компенсации,  соистцы обратились в арбитражный суд с настоящим иском.  

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. 

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы  апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим  изменению.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и  приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров,  работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана  (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки,  литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.  

В силу статьи 1226 указанного Кодекса на результаты интеллектуальной  деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются  интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся  имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также  личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и  другие).  

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо,  обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности  или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой  результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим  закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом  на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием  (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК  РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя,  является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим  Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации  лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим  Кодексом.  

Согласно пункту 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении  исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется  передать принадлежащее ему исключительное право на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном  объеме другой стороне (приобретателю). Договор заключается в письменной форме  и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2  статьи 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о  государственной регистрации влечет недействительность договора (пункт 2 статьи  1234 ГК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения  науки, литературы и искусства являются авторскими правами.  

В пункте 1 статьи 1259 названного Кодекса приводится открытый перечень  объектов авторских прав, которыми являются произведения науки, литературы и  искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа  его выражения, в их числе поименованы произведения дизайна.  

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на  необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в  том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения,  публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме  звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259  ГК РФ).  

Пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что для возникновения,  осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения  или соблюдение каких-либо иных формальностей.  

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному  правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение  в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том  числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель  может распоряжаться исключительным правом на произведение.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения  считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление  одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной  форме, а также распространение произведения путем продажи или иного  отчуждения его оригинала или экземпляров.  

Согласно статье 1285 ГК РФ автор или иной правообладатель передает или  обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в  полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении  исключительного права.  

В пункте 1 статьи 1288 ГК РФ предусмотрено, что по договору авторского заказа  одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать  обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на  материальном носителе или в иной форме. Договором авторского заказа может  быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на  произведение.  

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение  заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано  автором, к такому договору соответственно применяются правила названного  Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа  договора не вытекает иное (пункт 3 статьи 1288 ГК РФ).  

В пункте 110 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса  Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что  правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об  отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в  суд договоре. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно  с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании  договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в  подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются.  

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение,  служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных  предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое  свидетельством на товарный знак (статья 1481).  

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и  исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в  свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).  

Согласно пункту 2 статьи 1484 названного Кодекса исключительное право на  товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или  услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем  размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках  товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,  демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в  

гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или  перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2)  при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением  товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении  работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети  Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.  

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его  товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации  которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в  результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи  1484 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки  товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до  степени смешения обозначение, являются контрафактными.  

В данном случае факты принадлежности ИП ФИО2 исключительных  прав на товарный знак N 540573, а Обществу - исключительных прав на  произведение дизайна и произведение изобразительного искусства,  подтверждаются материалами дела, в частности свидетельством, выданным  Федеральной службой по интеллектуальной собственности на товарный знак,  лицензионным договором от 01.01.2016 N 02-0116, договором об отчуждении  исключительных прав на рисунок.  

Доводы ответчика о том, что поскольку договор об отчуждении  исключительных прав на рисунок не зарегистрирован в установленном порядке у  Общество не возникло право на произведение изобразительного искусства –  рисунок, отклоняются апелляционным судом.  

В силу пункта 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации  исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный  творческим трудом, первоначально возникает у его автора.  

Исключительные права могут передаваться авторами по различным  основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 Гражданского кодекса  Российской Федерации), по договору об отчуждении исключительного права (абзац  2 пункта 1 статьи 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации), по  лицензионному договору (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 Гражданского кодекса  Российской Федерации), в порядке создания служебного произведения (статья 1295  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Исходя из положений пункта 1 статьи 1273 Гражданского кодекса Российской  Федерации, перечень способов распоряжения исключительным правом,  установленный приведенной нормой, не является исчерпывающим. Напротив,  согласно названной норме распоряжение исключительным правом возможно любым  не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.  

Между тем, в силу пункта 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской  Федерации для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не  требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных  формальностей.  

Таким образом, поскольку законом не предусмотрена государственная  регистрация результата интеллектуальной деятельности - произведения  изобразительного искусства, для возникновения исключительного права достаточно  заключения договора в письменной форме.  

Реализация ответчиком спорного товара - мягкой игрушки кота, следует из  совокупности представленных истцом в материалы дела доказательств, в частности  кассового чека от 12.02.2021, на котором отражены стоимость приобретенного  

товара – 300 рублей, ИНН Предпринимателя, место нахождения торговой точки,  товара, приобретенного у ответчика, который обозревался апелляционным судом,  видеозаписи приобретения товара, исследованной апелляционным судом.  

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции сделан обоснованный  вывод о том, что представленными в материалы дела доказательствами в  совокупности подтверждается факт реализации ответчиком 12.02.2021 товара - кот  в кофточке.  

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации, изложенной в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики  рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением  законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до  степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с  позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.  

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения  документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых  действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического  развития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается  тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с  ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с  другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом,  несмотря на их отдельные отличия.  

В силу пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения  сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными  обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные  элементы.  

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10,  установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного  знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому  критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему  внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов  имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.  Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.  Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10),  согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении  товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или  однородных товаров, если в результате такого использования возникнет  вероятность смешения.  

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального  смешения произведения и спорного обозначения обычными потребителями  соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря  на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными  лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может  полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с  лицом, которому принадлежит произведение.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения  товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и  смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по  своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких  элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и  обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не  принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

В рассматриваемом случае апелляционный суд, сравнив приобретенный у  ответчика товар с товарным знаком N 540573, произведением дизайна "Мягкая  игрушка британский вислоухий кот Басик" пришел к выводу об отсутствии у  приобретенного товара и товарного знака № 540573, произведения дизайна  характерных общих признаков, свидетельствующих о сходстве до степени  смешения.  

Как следует из Свидетельства на товарный знак и приложения 1 к  лицензионному договору от 01.01.2016 N 02-0116, произведение представлено  модели мягкая игрушка кот Басик, которая представляют собой мягкую игрушку кота,  в сидячем положении, черно, коричневого цвета с круглой головой, характерными  для вислоухих пород ушами, с двумя верхними и двумя нижними конечностями,  стилизованными под лапы с четким выделением подушечек, круглыми глазами  посаженными около носа пуговкой. Кроме того, в силу использования специальных  лекал, передние лапки коты опущены вдоль тела, лекало построено таким  образом, что шов проходит через центр мордочки и создает выпирающую часть в  виде носика. Круглые и близко расположенные к носику глаза придают выражению  кота особую неповторимость - кот испытывает эмоции и проявляет интерес к  окружающему миру.  

Реализованный ответчиком товар представляет собой мягкую игрушку в  вертикальном положении, серого цвета с круглой головой, характерными для  вислоухих пород ушами. Вместе с тем, верхние конечности расположены  перпендикулярно телу, нижние конечности, свисают вдоль тела, круглые глаза  находятся симметрично относительно головы на равном расстоянии, что исключает  особую неповторимость выражению кота, лапы не содержат выделения подушечек,  шов проходит через центр мордочки, вместе с тем мордочка реализуемой игрушки  представляет собой плоскую поверхность.  

По результатам сравнительного анализа суд первой инстанции пришел к  обоснованному выводу, что оснований считать, что в спорном товаре  воспроизводится товарный знак и произведение дизайна не имеется.  

В представленном экземпляре товара не используется изображение  произведения или индивидуализирующие изображение произведения дизайна  характеристики, товарного знака, присущие для спорного объекта.  

Детали образа и внешнего вида, характеризующие произведение и делающие  его узнаваемым, в спорном товаре не выражены. При этом общие для персонажа  подобного рода черты не свидетельствуют об использовании дизайна и товарного  знака. Помимо отсутствия сходства изображения спорного товара с произведением  дизайна и товарного знака по признаку узнаваемости произведения за счет  присущих данному объекту характеристик, которые в спорном товаре отсутствуют.  

Судом проведен сравнительный анализ изображений товарного знака,  произведения дизайна и спорного товара по признаками визуального восприятия  изобразительного обозначения, охраняемого товарным знаком, с изображением  спорного товара, по результатам которого судом также установлено отсутствие в  

закупленном товаре признаков, обеспечивающих наличие сходства до степени  смешения с товарным знаком истца.  

В результате сравнительного анализа судом установлено отсутствие  визуального сходства между спорной мягкой игрушкой, представленной в  материалы дела в качестве контрафактного экземпляра продукции, как с  произведением дизайна, так и с товарным знаком истца, которые отличаются друг  от друга разными индивидуализирующими элементами, обуславливающими  разницу в визуальном восприятии сравниваемых изображений.  

Закупленный товар по своей форме и манере исполнения мягкой игрушки не  содержит ни изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком, ни  присущие для произведения дизайна характеристики, индивидуализирующие  (делающие) его узнаваемым.  

Учитывая различительную способность сравниваемых изображений товарного  знака и произведения дизайна истцов с мягкой игрушкой ответчика, которые  производят различное общее зрительное впечатление, суд пришел к  обоснованному выводу о недоказанности факта нарушения ответчиком  исключительных прав истцов на спорные объекты интеллектуальной собственности  (результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации).  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со  статьей 71 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно признал недоказанным факт  нарушения ответчиком исключительных прав истцов на товарный знак N 540573 и  произведение дизайна , в связи с чем, правомерно отказал в удовлетворении иска в  указанной части.  

При этом, апелляционный суд считает, что решение суда первой инстанции  подоежит изменению по следующим основаниям.  

Апелляционный суд, сравнив приобретенный у ответчика товар с  произведением изобразительного искусства "Мордочка Басика", пришел к выводу о  наличии у приобретенного товара и произведения изобразительного искусства  "Мордочка Басика" характерных общих признаков, свидетельствующих о сходстве  до степени смешения.  

Как следует из изображения, содержащегося в Приложении N 1 к договору об  отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства,  рисунок в трех вариантах представляет собой стилизованное изображение  мордочки вислоухого кота, в том числе с бабочкой, с головой овальной формы, с  нанесенными бровками, ротиком, большими круглыми белыми глазами, с зрачками,  расположенными ближе к носу, ушки в форме треугольников, усы по три штуки с  каждой из сторон и характерными точками в районе усов. В договоре отсутствует  ссылки на цветовое решение. Согласно приложению N 1 рисунок представляет  собой карандашный набросок.  

Изображение мордочки Барсика воспринимается исключительно с  вышеприведенными атрибутами (бровки, ротик, своеобразная форма ушей,  скошенные к носу глаза, банктик), поскольку именно они позволяют сделать  сходство рисунка и мордочки вислоухого кота.  

Из материалов дела следует, что у ответчика приобретена мягкая игрушка кота,  одетого в кофточку полосатого цвета, в центре которой черным контуром нанесено  изображение головы кота, с большими круглыми глазами, зрачок глаз расположен  ближе к носу, с усами по три штуки с каждой из сторон характерной формы,  соответствующей рисунку, бантик, расположенный немного сбоку.  

Изображение на кофточке мягкой игрушки сходно с произведением  изобразительного искусства до степени смешения.  

В данном случае доказательств того, что спорный товар введен в гражданский  оборот с согласия (или с ведома) правообладателя, в деле не имеется. На  реализованном ответчиком товаре отсутствует указание на правообладателя.  Доказательства того, что реализованный товар был приобретен ответчиком у  законного правообладателя, не представлены. Сведения о наличии у ответчика  прав на использование произведения изобразительного искусства – рисунка  отсутствуют.  

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим  Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или  средств индивидуализации, при нарушении исключительного права  правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя  выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит  взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель,  обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера  причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных  настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств  дела с учетом требований разумности и справедливости.  

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного  права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием  других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных  настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3  статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо  возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до  пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера  нарушения.  

ООО «МПП» заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение  прав на произведение изобразительного искусства – рисунок в размере 10 000  рублей.  

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о  взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах,  установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта  3 статьи 1252).  

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти  миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных  сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.  

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает  решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие  размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения,  так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.  При определении размера компенсации суд учитывает, в частности,  обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его  известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли  товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его  согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем  или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и  

степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер,  допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери  правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат  другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и  принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также  соразмерности компенсации последствиям нарушения.  

В настоящем деле истцом 2 заявлено требование о взыскании компенсации за  нарушение прав на произведение изобразительного искусства в минимальном  размере 10 000 рублей.  

С учетом представленных в материалы дела доказательств, а также того, что  заявленный размер компенсации определен истцом 2 в минимальном размере,  предусмотренном пунктом первым статьи 1301 ГК РФ, апелляционный суд приходит  к выводу о правомерности заявленных требований в указанной части.  

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из  государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела  арбитражным судом.  

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с  рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие  выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением  осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,  оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы,  понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в  арбитражном суде.  

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ с учетом разъяснений, данных в пункте 10  Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1  "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,  связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление N 1), лицо, заявляющее о  взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь  между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в  суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием  для отказа в возмещении судебных издержек.  

Согласно пункту 2 постановления N 1 к судебным издержкам относятся  расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц,  заинтересованных лиц в административном деле.  

Перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы,  понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием  доказательств до предъявления искового заявления, административного искового  заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если  несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в  суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям  относимости, допустимости.  

Таким образом, издержки, понесенные в связи с собиранием доказательств,  могут быть отнесены к категории судебных, и, следовательно, при удовлетворении  имущественных исковых требований они подлежат взысканию с другой стороны.  

Исходя из существа настоящего спора, сама сделка розничной купли-продажи  контрафактного товара не является его предметом, а лишь зафиксированным  истцом способом незаконного использования результатов интеллектуальной  деятельности (товарных знаков и произведения изобразительного искусства), то  есть средством (способом) доказывания обстоятельств, имеющих значение для  правильного рассмотрения и разрешения дела по существу.  

Приобретение контрафактного товара и представление его в суд в качестве  вещественного доказательства в рассматриваемом случае носило необходимый  характер, поскольку факт размещения на таком товаре обозначений, сходных до  степени смешения с товарными знаками или являющихся следствием переработки  произведения, подлежал установлению судом.  

Таким образом, расходы на приобретение контрафактных товаров в настоящем  деле являются судебными издержками истца.  

Судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины,  приобретением спорного товара, почтовых расходов, получением выписки из  ЕГРИП подлежат распределению в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ, а  также разъяснениями, содержащимися в пункте 48 Обзора судебной практики по  делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав,  утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015,  пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Заявленное в иске требование о взыскании с ответчика судебных расходов в  сумме 5 000 руб. на оплату расходов на фиксацию правонарушения оставлено  судом без удовлетворения, поскольку в материалы дела не представлены  доказательства фактического несения непосредственно истцом-2 судебных  издержек в указанной сумме.  

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 23.04.2022 по делу N А56-96133/2021 изменить, изложив резолютивную  часть решения в следующей редакции.  

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ООО «МПП» компенсацию за нарушение исключительных  авторских прав на произведения изобразительного искусства – рисунок в сумме  10 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела  в судах первой и апелляционной инстанции в сумме 2 500 рублей, расходы на  получение выписки из ЕГРИП в сумме 100 рублей, стоимость товара в сумме 150  рублей, почтовые расходы в сумме 56 рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в  срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.  

Председательствующий О.В. Горбачева  

Судьи  Л.П. Загараева  

 М.Л. Згурская