ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А70-9233/2016

20 ноября 2018 года

город Омск

Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2018 года

Постановление изготовлено в полном объеме 20 ноября 2018 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Солодкевич Ю.М., судей Дерхо Д.С., Рожкова Д.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарём Миковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 08АП-12498/2018, 08АП-12500/2018) индивидуального предпринимателя Клопова Павла Анатольевича и общества с ограниченной ответственностью «Русская компания» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 22.08.2018 по делу № А70-9233/2016 (судья Щанкина А.В.) по иску индивидуального предпринимателя Клопова Павла Анатольевича (ОГРНИП 314723207700200, ИНН 720203844026) к закрытому акционерному обществу «Русская компания» (ОГРН 1037200556755, ИНН 7224011107), при участии в деле в качестве третьего лица, Сидлер Андрея Николаевича, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент в размере 5 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от закрытого акционерного общества «Русская компания» – представителя ФИО4 по доверенности № 06/18 от 19.10.2018,

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – представителя ФИО5 по доверенности от 12.02.2018,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в Арбитражный суд Тюменской области к закрытому акционерному обществу «Русская компания» (далее – ЗАО «Русская компания», ответчик) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражный процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о взыскании убытков за нарушение исключительных прав в размере 3 550 000 руб. (за период с октября 2013 по декабрь 2014 года) и компенсации за нарушение исключительного права на зарегистрированное за истцом изобретение: «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» в размере 5 000 000 руб. (за период с 01.01.2015 по 29.02.2016).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.12.2016, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2017, исковые требования удовлетворены частично, с ЗАО «Русская компания» в пользу ИП ФИО2 взыскано 4 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права, а также 34 152 руб. 05 коп. расходов по государственной пошлине. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Этим же решением ИП ФИО2 из федерального бюджета возвращено 7 250 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 решение от 06.12.2016 и постановление от 17.03.2017 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

При новом рассмотрении дела истец неоднократно уточнял исковые требования, с учетом последних уточнений просил суд взыскать с ответчика 5 000 000 руб. компенсации в порядке пункта 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) за нарушение исключительного права в период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года зарегистрированного за истцом права на изобретение «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок». 

Уточнения исковых требований приняты судом на основании статьи 49 АПК РФ.

Решением от 22.08.2018 исковые требования ИП ФИО2 удовлетворены частично, в пользу истца с ЗАО «Русская компания» взыскано 1 840 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права, а также 17 664 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 46 000 руб. расходов на проведение судебных экспертиз. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С учетом взыскания с ЗАО «Русская компания» в пользу ИП ФИО2 по исполнительному листу серии ФС № 013755746 от 30.03.2017 суммы в размере 1 896 661 руб. 21 коп., суд удовлетворил заявление ЗАО «Русская компания» о повороте исполнения решения от 06.12.2016 в части суммы, превышающей взысканную по решению от 22.08.2018. В результате произведенного поворота решения от 06.12.2016 и с учетом взыскания с ЗАО «Русская компания» в пользу ИП ФИО2 по исполнительному листу денежных средств в размере 1 896 661 руб. 21 коп. с ответчика в пользу истца взыскано 7 002 руб. 79 коп. расходов на проведение судебных экспертиз.

Не согласившись с решением, стороны обратились в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Истец в своей апелляционной жалобе просит решение изменить в части размера взысканной компенсации, принять новый судебный акт об удовлетворении требований в полном объеме.

По мнению ИП ФИО2, обосновывая размер взыскиваемой компенсации, суд первой инстанции сослался только на произведенный расчет компенсации, не приняв во внимание критерии, содержащиеся в законе и судебной практике. Учитывая наличие доказательств неоднократного намеренного незаконного использования ответчиком при осуществлении своей предпринимательской деятельности изобретения истца, длительности противоправного поведения ответчика (более 4 лет), расчета возможных убытков истца и отсутствие контррасчета со стороны ответчика, исковые требования должны были быть удовлетворены в полном объеме. Подробно доводы истца приведены в его апелляционной жалобе.

ЗАО «Русская компания» в своей апелляционной жалобе просит решение отменить и принять новый судебный акт.

Общество в обоснование апелляционной жалобы сослалось на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ФИО3, суд не выяснил вопрос о возможности слушания дела без его участия. Суд первой инстанции, рассмотрев требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права за период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года, вышел за пределы исковых требований. Представленные ИП ФИО2 ксерокопии распечаток из интернет - архива страниц сайтов www.t72.ru, www.cam72.su, www.caml.t72.ru в период с октября 2012 года до сентября 2016 года, протоколы автоматизированного осмотра информации являются недопустимыми доказательствами. Ссылка суда на проведение 11.10.2017 осмотра содержимого веб-страницы в сети Интернет на сайте http://web-arhive.ru является не обоснованной, так как указанное процессуальное действие совершено с нарушением требований статьи 78 АПК РФ. Суд мотивирует свои доводы об использовании ответчиком изобретения по патенту РФ № 2442217 лишь заключением эксперта ФИО6, которое не обеспечивает полноту  проведенных исследований и не содержит достоверных и обоснованных выводов. Суд первой инстанции необоснованно отказал в отводе эксперта, не вызвал ее в судебное заседание для дачи пояснений по заключению, не принял во внимание заключение ФИО7 Решением Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70-4626/2014, на которое сослался суд первой инстанции в решении по делу № А709233/2016, достоверно установлены только два факта использования ответчиком изобретения истца в сети Интернет на сайте www.t72.ru, а именно: 25.04.2014 и 15.09.2014. ЗАО «Русская компания» не является информационным посредником, так как владельцем сайта www.cam72.su является ФИО3 Даже, если общество таковым является, оно не несет ответственности по пункту 3 статьи 1253.1 ГК РФ. Суд неверно определил размер компенсации. Положения статьи 1406.1 ГК РФ ко всему спорному периоду применению не подлежат. Подробно доводы общества приведены в его апелляционной жалобе.

От сторон поступили письменные отзывы на апелляционные жалобы друг друга, кроме того, от ответчика поступило письменное ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы, от истца - письменные возражения на указанное ходатайство.

К отзыву на жалобу истца ответчиком приложены документы в обоснование доводов против удовлетворения требований ИП ФИО2 (определение Тюменского районного суда Тюменской области от 07.06.2018, определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 20.08.2018, определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 25.04.2018, письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 02/24-16950/08, скриншот с официального сайта Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области, кассационная жалоба на определение Тюменского районного суда Тюменской области от 30.01.2018 и определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменской области от 25.04.2018, кассационная жалоба на определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 20.04.2018).

Представитель третьего лица надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился. На основании части 1 статьи 266, части 5 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в его отсутствие.

Представитель ответчика в заседании суда апелляционной инстанции поддержал заявленное ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы, представил документы, свидетельствующие о смене организационно-правовой формы ЗАО «Русская компания» (листы записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.10. 2018, свидетельство о постановке на учёт от 11.10.2018, Устав общества с ограниченной ответственностью «Русская компания» (далее – ООО «Русская компания», общество)), просил произвести процессуальное правопреемство в порядке статьи 48 АПК РФ.

Представитель истца не возражал против удовлетворения ходатайства о правопреемстве.

Представитель ответчика сделал письменное заявление о фальсификации доказательства – Положения о ставках вознаграждения за использование изобретения, удостоверенное патентом № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» от 06.06.2012.

Представитель истца возражал против проверки данного заявления, указав, что указанное доказательство не имеет правового значения, расчёт суммы компенсации произведен судом исходя из других обстоятельств.

Судом апелляционной инстанции установлено, что отзыв истца на жалобу ответчика возвращен органом почтовой связи отправителю, отзыв ответчика на жалобу истца ожидает вручения адресату с 31.10.2018.

Поскольку отзыв истца на жалобу ответчиком не получен по независящим от него обстоятельствам, суд апелляционной инстанции на основании части 1 статьи 262 АПК РФ отказал в приобщении его к материалам дела. Так как отзыв на жалобу представлен в электронном виде, он остается в материалах дела, но оценке не подлежит.

Отзыв ответчика на жалобу истца приобщен к материалам дела, кроме того, в порядке абзаца 2 части 2 статьи 268 АПК РФ в обоснование возражений против доводов жалобы ИП ФИО2 к материалам дела приобщены представленные обществом дополнительные документы.

В удовлетворении ходатайства о проверке заявления о фальсификации отказано, поскольку вопрос о дате изготовления (и/или утверждения) документа, о фальсификации которого заявлено, не имеет правового значения для разрешения настоящего спора, о чем будет указано ниже.

В удовлетворении ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы отказано по основаниям, приведенным в мотивировочной части настоящего постановления.

Представители сторон поддержали требования, изложенные в своих апелляционных жалобах, просили оставить жалобы друг друга без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

По правилам пункта 1 статьи 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации (пункт 4 статьи 57 ГК РФ).

Из представленных в обоснование ходатайства о правопреемстве документов следует, что ЗАО «Русская компания» реорганизовано в форме преобразования в ООО «Русская компания».

Оценив представленные документы, суд апелляционной инстанции считает необходимым произвести замену ЗАО «Русская компания» на его правопреемника - ООО «Русская компания».

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемого решения и установил, что уточненные исковые требования мотивированы тем, что ООО «Русская компания» без согласия правообладателя незаконно использовало изобретение ИП ФИО2 - «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» (патент Российской Федерации № 2442217, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений 10.02.2012, приоритет изобретения от 17.01.2011) в сети Интернет на следующих сайтах: t72.ru/persona/webcam, cam.t72.ru, t72.ru, cam72.su, cam1.t72.ru, http://cam1.t72.ru в период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года без заключения лицензионного договора с патентообладателем, что является основанием для взыскания компенсации на основании пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ.

Расчет исковых требований произведен истцом исходя из того, что в результате незаконного использования обществом изобретения (в отсутствие лицензионного договора) его вероятные убытки согласно Положению о ставках вознаграждения за использование изобретения, удостоверенное патентом № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» от 06.06.2012 составили 10 480 000 руб. ((7 000 руб. (размер платежа в месяц за каждую камеру при наличии уведомления о запрете использования) х 30 (количество использованных камер) х 48 (количество месяцев с октября 2012 года по сентябрь 2016 года) + 400 000 (единовременная выплата)).

Ко взысканию предъявлено 5 000 000 руб., что составляет предельный размер компенсации по пункту 1 статьи 1406.1 ГК РФ.

Ответчик, возражая против требований ИП ФИО2, сослался, в частности, на то, что последним не доказано использование обществом на обозначенных выше сайтах всех существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента, сайт www.cam72.su принадлежит не обществу, а третьему лицу, изобретение не имеет какой-либо изобретательской и потребительской ценности, расчет документально не подтвержден. 

Довод ответчика, приведенный в его апелляционной жалобе, о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права о надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения спора ФИО3 опровергается имеющимися в материалах дела почтовыми уведомлениями.

Явка указанного лица обязательной судом первой инстанции не признавалась, в связи с чем его непосредственное участие в судебных заседаниях не требовалось (часть 3 статьи 156 АПК РФ). 

Сам ФИО3 о нарушении своих прав на судебную защиту не заявил.

Согласно пункту 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения являются патентными правами. Автору изобретения принадлежат исключительное право и право авторства.

Исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение (статья 1353 ГК РФ).

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

В пункте 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что является использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 01.06.2017 по настоящему делу с учетом приведенных выше норм права в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на изобретение входит установление обстоятельств использования ответчиком на указанных истцом сайтах всех существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента Российской Федерации № 2442217.

Вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения и установлении объема нарушенных прав истца требует специальных познаний.

Из материалов дела усматривается, что суд первой инстанции, учитывая позиции сторон, указания Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь положениями статей 82, 84 АПК РФ определением от 13.10.2017 назначил по делу судебную патентоведческую комиссионную экспертизу, проведение которой поручил эксперту ФИО8, кандидатура которой предложена истцом, и эксперту ФИО7, кандидатура которой заявлена ответчиком.

На разрешение комиссии экспертов поставлен следующий вопрос: использованы ли признаки формулы изобретения по патенту № 2442217 в материалах, отраженных в протоколе осмотра доказательств (сайтов www.caml.t72.ru и http://cam72.su) от 19.07.2016, реестровый номер № 1-3331, а также сохраненных на сайте http://web-arhive.ru архивных копий интернет-страниц сайтов cam.t72.ru за 2015 год (11.01, 02.02, 22.03, 22.06, 27.07), за 2014 год (14.02, 16.02, 25.06, 22.07, 16.12), за 2013 года (28.05, 16.06, 19.07, 23.07); cam1.t72.ru за 2016 год (26.05, 01.07, 11.08, 18.09); t72.ru/personal/webcams/3a 2012 год (23.10), за 2013 год (06.01, 10.03, 20.04, 09.05); cam72.su за 2015 год (16.08, 17.08, 24.09), на которые сослался истец в обоснование уточненных исковых требований. 

Определением от 14.12.2017 предоставленное в материалы дела экспертом ФИО7 экспертное заключение от 23.11.2017 признано не соответствующим требованиям части 2 статьи 84 АПК РФ, в том числе по причине того, что оно составлено без исследования документов, указанных судом.

От эксперта ФИО8 30.01.2018 в материалы дела поступило экспертное заключение.

Поскольку эксперты не смогли прийти к общим выводам и предоставили в дело отдельные заключения с противоположенными выводами по поставленному вопросу, суд первой инстанции определением от 05.03.2018 назначил по делу повторную судебную патентоведческую экспертизу, проведение которой поручил евразийскому патентному поверенному ФИО6.

На разрешение эксперта судом поставлен указанный выше вопрос.

От ФИО6 13.06.2018 поступило заключение от 01.06.2018, согласно которому эксперт пришла к выводу о том, что все признаки формулы изобретения по патенту № 2442217 использованы в материалах, отраженных в протоколе осмотра доказательств (сайтов www.caml.t72.ru и http://cam72.su) от 19.07.2016, реестровый номер № 1-3331, а также сохраненных на сайте http://web-arhive.ru архивных копий интернет-страниц сайтов cam.t72.ru за 2015 год (11.01, 02.02, 22.03, 22.06, 27.07), за 2014 год (14.02, 16.02, 25.06, 22.07, 16.12), за 2013 года (28.05, 16.06, 19.07, 23.07); cam1.t72.ru за 2016 год (26.05, 01.07, 11.08, 18.09); t72.ru/personal/webcams/3a 2012 год (23.10), за 2013 год (06.01, 10.03, 20.04, 09.05); cam72.su за 2015 год (16.08, 17.08, 24.09).

Ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы, заявленное ответчиком суду первой инстанции, и аналогичное ходатайство суду апелляционной инстанции мотивировано, тем, что экспертом ФИО6 неверно выделены признаки изобретения (4-6), неверно выполнен анализ эквивалентности признаков исследуемого объекта по отношению к признакам изобретения (4-5), что привело к ошибочным выводам об использовании этих признаков в исследуемом объекте, не проанализировано наличие признаков (7) в исследуемом объекте, неверно истолкована сущность технических терминов, использованных для формулировки признаков (8-9), что также привело к ошибочным выводам об использовании этих признаков в исследуемом объекте, а также тем, что эксперт ФИО6 с 2009 года является вице-президентом межрегиональной общественной организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных», где эксперт ФИО8 состоит в комитете по образовательным программам, что, по мнению общества, дает основания полагать, что ФИО8 и ФИО6 находятся в служебной или иной зависимости, в связи с чем имеются обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности экспертов.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении ходатайства ответчика, правомерно исходил из того, что назначение по делу повторной (дополнительной) экспертизы является правом суда, этот вопрос решается в каждом конкретном случае судом индивидуально с учетом обстоятельств конкретного дела. 

Как указал суд первой инстанции, поскольку все возражения ответчика, основанные на рецензии экспертного заключения ФИО6, подготовленной ФИО9, сводятся к несогласию с выводами эксперта, обязательное применение в работе эксперта какой-либо конкретной методики действующим законодательством в области патентоведения и о судебно-экспертной деятельности не установлено, возможность рецензирования экспертных заключений не предусмотрена, рецензия подготовлена лицом, получившим плату от ответчика, установленные статьей 21 АПК РФ основания для отвода эксперту ФИО6 отсутствуют, наличие в правоотношениях ФИО6 и ФИО8, которая являлась одним из экспертов при производстве первоначальной комиссионной экспертизы, зависимости (подчинения) материалами дела не подтверждается, членство патентных поверенных в определенной Палате патентных поверенных как независимого общественного объединения обусловлено нормами действующего законодательства, предъявляющего определенные (специальные) требования к патентным поверенным, установленных статьей 87 АПК РФ оснований для назначения по делу второй повторной экспертизы не имеется.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о вызове эксперта ФИО6 в судебное заседание в порядке части 3 статьи 86 АПК РФ для дачи пояснений относительно заключения, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что доводы, приведенные в возражениях на заключение, не могу быть устранены путем устных пояснений эксперта путем ответа на предложенные вопросы, необходимость в постановке вопросов по позициям, изложенным ответчиком в ходатайстве о назначении второй повторной экспертизы, отсутствует. 

Оснований для переоценки приведенных выше выводов суда первой инстанции, в том числе об отсутствии предусмотренных законом основания для проведения по делу повторной экспертизы не имеется.

Отказывая в удовлетворении аналогичного ходатайства, заявленного суду апелляционной инстанции, суд учитывает, что в материалы дела, наряду с заключением ФИО6 по результатам повторной судебной экспертизы заключение, которое соответствует предъявляемым к таким заключениям требованиям (статьи 86, 87 АПК РФ) представлено заключение ФИО10 по результатам внесудебной экспертизы, кроме того, решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.11.2014 по делу № А70-4626/2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015, имеющим преюдициальное значение для разрешения настоящего спора, установлено использование ЗАО «Русская компания» (ООО «Русская компания») 25.04.2014 и 15.09.2014 в сети Интернет на сайте общества www.t72.ru изобретения ФИО2, обществу запрещено использовать изобретение, удостоверенное патентом № 2442217, - «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» любым способом, в том числе в сети Интернет, на интернет сайте www.t72.ru, а также телеканалах кабельного либо эфирного телевидения. 

Из имеющихся в материалах дела № А70-9233/2016 документов следует, что ФИО6, вопреки доводам ответчика, обладает квалификацией, необходимой для проведения экспертизы по поставленному перед ней вопросу.

Проанализировав заключение от 01.06.2018, суд апелляционной инстанции установил, что оно соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ.

Оснований не принимать в качестве допустимых доказательств представленные ИП ФИО2 копии интернет - страниц сайта t72.ru из интернет - архива по адресу: http://webarhive.ru, протоколов автоматизированного осмотра информации, размещенной на сайтах, автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС» за период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года, по причине того, что они не заверены должным образом, не имеется. 

Делая такой вывод, суд апелляционной инстанции учитывает, что архивные копии интернет - страниц сайтов признаются судебной практикой надлежащими доказательствами по спорам, подобным рассматриваемому в деле № А70-9233/2016, в том числе в связи с тем, что ресурс, расположенный по адресу: http://webarhive.ru создан  специально для хранения информации о том, каким именно было содержимое интернет-страницы (сайта) в то или иное время, вмешательство заинтересованных лиц (участников спора) в указанный информационный ресурс исключено, обозначенные выше документы заверены представителем истца, как того требует арбитражное процессуальное законодательство (статья 75 АПК РФ), в судебном заседании 11.10.2017 суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 78 АПК РФ, с участием представителей сторон, специалиста суда отдела информатизации произвел осмотр содержимого интернет - страниц в сети Интернет на сайте http://web-arhive.ru в последовательности действий, отраженных в протоколе совершения отдельного процессуального действия от 11.10.2018. 

Кроме того, как следует из обжалуемого сторонами решения, из осмотренных судом первой инстанции интернет - страниц, сохраненных в интернет - архиве по адресу: www.web-arhive.ru содержание просмотренных интернет - страниц сайтов соответствовало предоставленным истцом в материалы дела протоколам автоматизированного осмотра информации.

Замечаний на протокол совершения отдельного процессуального действия от 11.10.2018 в порядке части 7 статьи 155 АПК РФ, в том числе в связи с отсутствием просмотренных судом страниц, их снимков, ответчиком заявлено не было.

Отсутствие таких документов не является основанием для переоценки вывода суда первой инстанции о том, что представленные документы являются допустимыми доказательствами.

Проанализировав заключение ФИО6 наряду с иными доказательствами, имеющимися в материалах дела № А70-9233/2016, в том числе удостоверенный временно исполняющим обязанности нотариуса ФИО11 протокол осмотра доказательств от 19.07.2016 и приложенные к нему распечатки интернет - страниц, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что данным заключением подтверждается, что все признаки формулы изобретения по патенту № 2442217 использованы ответчиком в материалах, отраженных в протоколе осмотра доказательств от 19.07.2016, реестровый номер № 1-3331, а также сохраненных на сайте http://web-arhive.ru архивных копий интернет-страниц обозначенных выше сайтов: t72.ru/persona/webcam, cam.t72.ru, t72.ru, cam72.su, cam1.t72.ru, ttp://cam1.t72.ru, на которые ссылается истец, в указанные им даты.

Оснований для принятия в качестве допустимого доказательства заключения ФИО7, которое, как указывалось выше, не соответствует требованиям части 2 статьи 84 АПК РФ, не имеется.

Использование ответчиком изобретения истца в сети Интернет на сайте www.t72.ru 25.04.2014 и 15.09.2014 без его согласия установлено судебными актами по делу № А70-4626/2014, имеющими преюдициальное значение для разрешения спора в рамках дела № А70-9233/2016. Иное в материалах настоящего дела подтверждения не нашло.

Согласно пункту 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных названным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Вопреки позиции общества, из приведенных норм права следует, что владельцы доменов (администраторы сайтов) могут считаться информационными посредниками не только, если работают в режиме социальной сети, форума, где пользователи оставляют свои комментарии.

Информационный посредник несет ответственность за размещенный материал, если не докажет, что имели место обстоятельства, перечисленные в пунктах 2 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ.

Из апелляционной жалобы общества следует, что оно не отрицает принадлежность указанных выше сайтов, за исключением сайта www.cam72.su.

Между тем, из материалов дела усматривается, что сайт с доменным именем cam72.su зарегистрирован 29.07.2015, администратором домена второго уровня с 29.07.2015 по 30.09.2015 являлось ЗАО «Русская компания», права по администрированию домена cam72.su переданы ФИО3 с 30.09.2015.

Таким образом, по состоянию на даты, обозначенные истцом и указанные в заключении ФИО6 - 16.08.2015, 17.08.2015, 24.09.2015 администратором сайта cam72.su являлся ответчик.

То, что общество являлось инициатором размещения на принадлежащим ему сайте www.t72.ru ссылки (гиперссылки) на сайт cam72.su подтверждается представленным истцом заключением специалиста ФИО12 от 10.10.2016 и ответчиком документально не опровергнуто.

Являясь до 30.09.2015 администратором сайта cam72.su, общество не могло не знать, что, размещая ссылку, использует изобретение истца.

Разместив ссылку, общество стало информационным посредником.

 Так как согласно заключению специалиста ФИО12 от 10.10.2016 и заключению специалиста ФИО13 домен www. cam1.t72 является поддоменом caml.t72.ru, который, в свою очередь, является поддоменом домена t72.ru, принадлежащего ответчику, они им полностью контролируются, то инициатором размещения любой информации на поддомене caml.t72.ru является общество.

Имеющиеся в материалах дела доказательства, в частности, протоколы автоматизированного осмотра информации, размещенной на сайтах, автоматизированной системой «ВЕБДЖАСТИС», заключение ФИО6 свидетельствуют о том, что в 2016 году страницы сайта cam1.t72.ru не были статичными, на сайте ответчиком осуществлялась трансляция с использование изобретения истца.

Наличие в совокупности условий, предусмотренных пунктами 2 или пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ, для освобождения общества от ответственности, материалами дела не подтверждено.

Доказательств дачи согласия ИП ФИО2 на использование его изобретения по патенту № 2442217 не имеется.

Несмотря на установленный вступившим в законную силу решением по делу № А70-4626/2014 запрет на использование изобретения истца в сети Интернет, ответчик продолжал использовать изобретение, что установлено выше.

Справка ЗАО «Русская компания», на которую ссылается ответчик в своей апелляционной жалобе, о том, что общество с 28.10.2014 прекратило использовать изобретение, не свидетельствует.

Так как общество знало о подлежащем исполнению (статья 16 АПК РФ) решении по делу № А70-4626/2014, которым ему запрещено использовать изобретение истца, направления последним после вынесения судебного акта письменного заявления о нарушении его исключительных прав и прекращении такого нарушения не требовалось.

Учитывая изложенное, ИП ФИО2 вправе требовать восстановление своих прав исключительных прав на изобретение по патенту Российской Федерации № 2442217, нарушенных обществом, в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Относительно  довода ответчика о том, что суд первой инстанции неправомерно принял к рассмотрению произведенное истцом при новом рассмотрении спора уточнение исковых требований, поскольку оно в нарушение статьи 49 АПК РФ направлено на одновременное изменение основания и предмета иска, суд апелляционной инстанции указывает, что основание иска - это фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение заявленного требования, тогда как предмет иска - это материально-правовое требование к ответчику, то есть изменение основания иска можно рассматривать как замену фактов, легших в основу первоначального иска, новыми фактами, а также указание дополнительных фактов или исключение части фактов из числа ранее указанных, а изменением предмета иска можно считать замену истцом указанного им материально-правового требования иным требованием.

В данном случае одновременного изменения основания иска и предмет иска не допущено.

Кроме того, согласно правовой позиции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.05.2010 № 161/10, принятие судом уточнения требований не может служить достаточным основанием для отмены состоявшихся по делу судебных актов, поскольку это не будет отвечать принципу эффективности судебной защиты.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно статье 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора. По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ, на которую ссылается истец в обоснование уточненных исковых требований, в случае нарушения исключительного права на изобретение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Вопреки выводу суда первой инстанции и позиции истца, то, что использование ответчиком изобретения истца является одним длящимся правонарушением, которое началось в октябре 2012 года и продолжилось по сентябрь 2016 года, не означает, что истец вправе претендовать на получение компенсации в порядке пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ за весь указанный период.

Делая такой вывод, суд апелляционной инстанции, исходит из того, что статья 1406.1 ГК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение исключительного права на полезную модель, введена в действие статьей 3 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ), и вступила в действие в соответствии с частью 3 статьи 7 названного закона 01.01.2015.

Согласно пункту 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ действие части 3 статьи 7 названного Закона не распространено на отношения, возникшие до введения в действие данного Закона.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации придание обратной силы закону - исключительный тип его действия во времени, законодатель, реализуя свое исключительное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику регулируемых правом общественных отношений при этом в отношениях, субъектами которых выступают физические и юридические лица, обратная сила не применяется, ибо интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесены в жертву интересам другой, не нарушившей закон (определения от 25.01.2007 № 37-О-О, от 15.04.2008 № 262-О-О, от 20.11.2008 № 745-О-О, от 16.07.2009 № 691-О-О, от 23.04.2015 № 821-О).

Данный подход обусловлен необходимостью достижения соразмерности при соблюдении интересов общества и условий защиты основных прав личности, обеспечения баланса конституционно защищаемых ценностей (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2015 № 1539-О).

Ссылка суда первой инстанции на определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224 (по делу № А40-26249/2015) не обоснована, поскольку фактические обстоятельства дела № А40-26249/2015 и дела № А70-9233/2016 различны.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ в редакции до внесения изменений Законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Под убытками согласно статье 15 ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для того, чтобы требования о взыскании реального ущерба были удовлетворены судом, истец должен доказать в совокупности факт и размер понесенного ущерба, противоправность действий (бездействия) ответчика, причинную связь между действиями ответчика и возникшими убытками. 

Кроме того, при определении упущенной выгоды должны учитываться предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления, а также то, что возможность получения прибыли существовала реально, а не в качестве его субъективного представления.

Учитывая приведенные выше нормы права, позиции Конституционного Суда Российской Федерации, за период с октября 2012 года и по декабрь 2014 года включительно истец вправе требовать у ответчика возмещения убытков по подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ при доказанности условий, необходимых для взыскания убытков, за период с января 2015 года по сентябрь 2016 года вправе претендовать на взыскание с общества компенсации по статье 1406.1 ГК РФ.

Проанализировав представленные ИП ФИО2 доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что им не доказана совокупность условий для взыскания и с ответчика за период с октября 2012 года и по декабрь 2014 года убытков, в том числе убытков в виде упущенной выгоды, а именно не доказано, что в результате использования ответчиком патента в указанный период истец понес реальные убытки или упустил выгоду.

В связи с этим оснований для взыскания с ООО «Русская компания» в пользу ИП ФИО2 убытков за период с октября 2012 года и по декабрь 2014 года не имеется.

В пункте 42.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 43.3 названного совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже установленного низшего предела.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что размер вероятных убытков является одним из критериев, который может учитываться при определении соразмерности взыскиваемой компенсации. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», на которое ссылается истец, в обоснование длящегося характера допущенного ответчиком нарушения исключительных прав на изобретение, учитывая предмет и основание исковых требований, применению не подлежит. 

Из решения от 22.08.2018 по делу № А70-9233/2016, следует, что суд первой инстанции, определяя размер компенсации за весь спорный период, руководствовался обозначенным положением, но пришел к выводу о том, что в указанный в Положении размер платежа в месяц за каждую камеру при наличии уведомления о запрете использования в сумме 7 000 руб. является явно и чрезмерно завышенным, с учетом принципов разумности и обоснованности данный платеж должен составлять 1 000 руб., в связи с чем по расчету суда размер компенсации составляет 1 840 000 руб. ((1 000 руб. (размер платежа в месяц за каждую камеру при наличии уведомления о запрете использования) х 30 (количество использованных камер) х 48 (количество месяцев с октября 2012 года по сентябрь 2016 года) + 400 000 (единовременная выплата)).

Между тем, судом первой инстанции не учтено, что по смыслу приведенных выше разъяснений постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сумму компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей определяет суд, рассматривающий дело, сумма компенсации определяется им независимо от того, на основании каких данных и каких методик производит расчет требований истец и от данных и методик, примененных ответчиком в контррасчете (если такой представлен ответчиком), совершение судом каких-либо арифметических действий не требуется.

Вместе с тем, проанализировав в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что компенсация в размере 1 840 000 руб., учитывая установленный вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тюменской области от 26.11.2014 по делу № А70-4626/2014 запрет на использование изобретения обществом, длящийся характер допущенного обществом нарушения, соразмерна допущенному обществом в период с января 2015 года по сентябрь 2016 года нарушению, является достаточной, разумной и справедливой.

Во взыскании компенсации в остальной части следует отказать.

Выяснение вопроса о составлении Положения о ставках вознаграждения за использование изобретения, удостоверенного патентом № 2442217 «Способ многоканального видеонаблюдения транспортных развязок» от 06.06.2012 не имеет правового значения, поскольку данный документ не использован при определении размера компенсации, поэтому суд апелляционной инстанции отказал в проверке обоснованности заявления о фальсификации и исключения спорного документа из числа доказательств по делу (статья 161 АПК РФ).

Вопреки доводам ответчика, приведенным в отзыве на апелляционную жалобу истца, достаточных обстоятельств злоупотребления ИП ФИО2 правом (статья 10 ГК РФ), что могло бы явиться основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, заявленных в рамках дела № А70-9233/2016, в полном объеме, и подтверждающих их доказательств, судом не установлено. Общество может воспользоваться правом, предусмотренным главой 37 АПК РФ.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску, судебные расходы по экспертизам распределены судом первой инстанции согласно положениям статей 109, 110 АПК РФ.

Учитывая заявление ответчиком суду первой инстанции о повороте исполненного на сумму 1 896 661 руб. 21 коп. решения по настоящему делу от 06.12.2016, разницу между взысканной решением при повторном рассмотрении дела суда суммой и суммой, перечисленной во исполнение решения от 06.12.2016, с общества в пользу ИП ФИО2 правомерно взыскано 7 002 руб. 79 коп. расходов на проведение судебных экспертиз.

Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

С учетом изложенного в настоящем постановлении, доводы, приведенные в апелляционных жалобах и озвученные суду апелляционной инстанции, основаниями для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы не являются.

Принятое по делу решение подлежит оставлению без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционным жалобам, в связи с отказом в их удовлетворении, относятся на их подателей в порядке статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьёй 48, пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

постановил:

заменить ответчика – закрытое акционерное общество «Русская компания» - его правопреемником – обществом с ограниченной ответственностью «Русская компания».

Решение Арбитражного суда Тюменской области от 22.08.2018 по делу № А70-9233/2016 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Ю.М. Солодкевич

Судьи

         Д.С. Дерхо

          Д.Г. Рожков