АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 9817/2020

г. Ижевск

30 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 30 октября 2020 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Мелентьевой А.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2 к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с участием третьего лица: Общества с ограниченной ответственностью «Никамед» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете использования обозначения «BAUERFEIND» в предложениях о продаже, объявлениях, рекламе, в том числе в сети интернет,

при участии представителей:

истца: не явился (уведомлен),

ответчика: не явился (уведомлен),

третьего лица: не явился (уведомлен),

установил:

ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3) о запрете использования обозначения «BAUERFEIND» в предложениях о продаже, объявлениях, рекламе, в том числе в сети интернет.

Определением суда от 22.07.2020 дело передано на рассмотрение Арбитражного суда Удмуртской Республики.

Определением суда от 21.09.2020 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Никамед» (далее – ООО «Никамед»).

Участники процесса, извещенные о времени и месте рассмотрения спора надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, явку компетентных представителей в заседание суда не обеспечили. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие участников процесса по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из материалов дела, ФИО2 является крупным производителем медицинских изделий, в том числе протезно-ортопедических изделий для пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также для верхних и нижних конечностей. 

Для индивидуализации изготавливаемой продукции на территории Российской Федерации Истец зарегистрировал товарный знак «BAUERFEIND» по свидетельству РФ № 467823, дата приоритета 06.04.2011, классы МКТУ 10, 25, 28, 42.

На интернет сайте по адресу https://hoduli.com, а также на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/hoduli_com) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/54979341713630) размещены предложения к продаже ортопедических изделий, в том числе для пояснично-крестцового отдела позвоночника, а также для верхних и нижних конечностей, маркированных обозначением BAUERFEIND, в точности воспроизводящим товарный знак Истца по свидетельству РФ №467823.

Согласно информации, размещенной на сайте https://hoduli.com, продавцом товара является ИП ФИО3

На сайте к продаже предлагаются следующие товары, маркированные товарным знаком Истца BAUERFEIND:

1.Ортезы голеностопные моделей «Bauerfeind MalleoTrain S»; «Bauerfeind MalleoTrain»; «Bauerfeind MalleoTrain Plus»; «Bauerfeind Sports Ankle Support»; «Bauerfeind AchilloTrain Pro»; «Bauerfeind MalleoLoc»;

2.Отрезы для позвоночника моделей «Bauerfeind LordoLoc»; «Bauerfeind LumboLoc»; «Bauerfeind LumboTrain»; «Bauerfeind LumboTrain Lady»; «Bauerfeind SacroLoc»; «Bauerfeind LumboLoc Forte»; «Bauerfeind SecuTec Dorso»; «Bauerfeind SecuTec Lumbo»;

3.Ортезы коленные моделей «Bauerfeind GenuTrain»; «Bauerfeind Sports Knee Support»; «Bauerfeind GenuTrain P3»; «Bauerfeind GenuTrain A3»; «Bauerfeind GenuLoc»; «Bauerfeind GenuTrain S»;

4.Ортезы локтевые моделей «Bauerfeind EpiTrain»; «Bauerfeind Sports Compression Sleeves Arm»; «Bauerfeind Sports Elbow Support»;

5.Ортезы лучезапястные моделей «Bauerfeind ManuLoc»; «Bauerfeind ManuTrain»;

6.Ортезы на большой палец ноги, руки моделей «Bauerfeind ValguLoc»; «Bauerfeind ValguLoc II»; «Bauerfeind RhizoLoc»;

7.Ортопедические стельки и подпяточники моделей «Bauerfeind ViscoBalance»; «Bauerfeind ViscoSpot»; «Bauerfeind ErgoPad weightflex 2»; «Bauerfeind ErgoPad redux heel 2»; «Bauerfeind ErgoPad Ball & Racket»; «Bauerfeind ErgoPad Run & Walk»;

8.Ортезы плечевые модель «Bauerfeind OmoTrain».

10.03.2020 Истец провел контрольную закупку коленного ортеза модели «Bauerfeind GenuTrain». В подтверждение факта продажи товара истец представил в материалы дела товарную накладную от 10.03.2020 № 1143 на сумму 6490 руб.

Направленные истцом в адрес ответчика претензии от 05.06.2019, 15.08.2019 с требованием в течение недели связаться  с поверенным истца для урегулирования спора в досудебном порядке оставлены последним без ответа и удовлетворения.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца послужило последнему основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

Ссылаясь на то, что ответчик предлагает к продаже товар, маркированный товарным знаком истца, без разрешения правообладателя, ФИО2 обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и  оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю (пункт 1).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждается тот факт, что ФИО2 является обладателем исключительных прав на товарный знак «BAUERFEIND», что подтверждается представленным свидетельством.

Эксклюзивным представителем истца в России является ООО «Никамед», действующее на основании лицензии с правом использования товарного знака «BAUERFEIND» на территории РФ в отношении товаров 10, 25, 28 и услуг 42 класса МКТУ (государственная регистрация предоставления права использования № РД0330587 от 13.04.2020).

Разрешение на использование товарного знака «BAUERFEIND» по свидетельству №467823 путем заключения соответствующего договора ответчик не получал, следовательно, использование ответчиком спорного товарного знака при реализации товара в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно с нарушением исключительных прав истца.

Факт нарушения подтверждается товарной накладной, и ответчиком не оспаривается.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Проанализировав в порядке статьи 71 АПК РФ собранные по делу доказательства – свидетельство №467823, протокол осмотра вещественных доказательств (л.д. 55-74), товарный чек от 10.03.2020 №  1143, суд исходит из того, что исключительное право на товарный знак, принадлежащее истцу, нарушено ответчиком путем реализации им товара с изображением «BAUERFEIND» сходного до степени смешения с товарным знаком «BAUERFEIND».

Ответчик факт реализации  товаров  «BAUERFEIND» не отрицает, поясняя, что товар был приобретен для реализации на вторичном рынке в Российской Федерации, путем оптовых закупок по заниженным ценам при закрытии филиалов аптек и ортопедических магазинов у организаций, имеющих лицензионный договор с ООО «Никамед». Также ответчик в своем отзыве утверждает, что реализуемый ею товар является оригинальной продукцией «BAUERFEIND. На самих ортезах, фабричной упаковке и фабричных ярлыках указан товарный знак фирмы «BAUERFEIND», который является неотъемлемой их частью.

Гражданским законодательством предусмотрено исключение из общих правил осуществления и защиты прав на товарные знаки - исчерпание исключительного права на товарный знак, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации им самим либо с его согласия.

Таким образом, из системного толкования вышеприведенных норм права следует, что действия по ввозу на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, без согласия правообладателя этого товарного знака являются нарушением исключительных прав на данный товарный знак.

Исходя из статьи 1484 ГК РФ, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, на что обращено внимание в пункте 15 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дела, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122.

Доводы ответчика относительно оригинальности ввезенного товара и, как следствие, невозможности квалификации его действий в качестве нарушения исключительных прав истца на товарный знак, не могут быть признаны обоснованными, поскольку основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства. По смыслу статей 1484, 1487 ГК РФ любые действия по использованию товарного знака в отношении товаров (как оригинальных, так и контрафактных), вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия, являются нарушением исключительных прав на товарный знак. При этом обстоятельства введения товара в гражданский оборот за пределами Российской Федерации и переход права собственности на спорные товары правового значения не имеют.

Как следует из пояснений истца, эксклюзивным представителем истца в России является ООО «Никамед», действующее на основании лицензии с правом использования товарного знака «BAUERFEIND» на территории РФ в отношении товаров 10, 25, 28 и услуг 42 класса МКТУ (государственная регистрация предоставления права использования № РД0330587 от 13.04.2020).

На упаковке товара – ортеза «Bauerfeind GenuTrain», официально реализуемого на территории Российской Федерации представителями Истца, содержатся необходимые, согласно пункта 2 статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» сведения (Перечень обязательной информации на упаковке товара также устанавливается Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27, Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55), в том числе о маркировке, гарантийном сроке, наличии регистрационного удостоверения, декларации соответствия, а также перевод названия товара, контактные данные изготовителя, поставщика. В свою очередь, на упаковке товара, полученного по закупке от Ответчика, такая информация полностью отсутствует. Так как отсутствие указанной информации является прямым нарушением пункта 2 статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», спорный товар не мог быть допущен к обращению на территории Российской Федерации.

Более в того в материалы дела представлены ответы самого правообладателя и лицензиата (ООО «Никамед») о том, что спорный товар ими в гражданский оборот на территории РФ не вводился.

Таким образом суд приходит к выводу о том, что введение в гражданский оборот товарного знака «BAUERFEIND» путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком «BAUERFEIND» № 467823 осуществлено без согласия правообладателя и является незаконным, поскольку в соответствии со статьей 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета (абзац 2 пункта 1 статьи 1229, пункта 3 статьи 1484 ГК РФ), введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным.

Товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается по ГК РФ незаконно введенным в гражданский оборот.

В рассматриваемом случае интеллектуальные права на вещь, как не зависящие от права собственности, либо перехода права на вещь, имеют самостоятельные средства и способы защиты, связанные, прежде всего, с первичностью волеизъявления правообладателя на получение его согласия при вводе товара в гражданский оборот на соответствующей территории. 

Само по себе отсутствие запрета на конкретном товаре и проставленном на нем товарном знаке еще не означает наличие либо получение согласия правообладателя на ввод товара в гражданский оборот, и при отсутствии условия, связанного с исчерпанием права, могут и должны рассматриваться как факты нарушения тех или иных исключительных прав правообладателей, которые они сохраняют и не утрачивают при переходе права собственности на саму вещь, маркированную товарным знаком.

Ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, а также продажа данных товаров является самостоятельным способом реализации исключительного права на товарный знак. Однако в материалы дела ответчиком, в нарушение статьи 65 АПК РФ, документов, свидетельствующих о получении согласия правообладателя на ввоз товара на территорию Российской Федерации, не представлено.

Согласно статье 14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности.

В силу статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Представленная в материалы дела декларация о соответствии, выданная  ИП ФИО3 не может являться доказательством факта введения спорного товара в гражданский оборот законным способом. Указанный документ лишь подтверждает факт его соответствия требованиям, предъявляемым к данной категории товаров, и никоим образом не может подтверждать факт легального ввоза указанного товара на территорию РФ.

Судом было предложено ИП ФИО3 представить доказательства приобретения ею товара введенного в гражданский оборот на территорию РФ на основании лицензионного договора между истцом и ООО «Никамед». Между тем таких доказательств суду ответчиком не представлено со ссылкой на то, что данная документация у ответчика не хранится.

Ссылка ответчика на то, что он, реализовывая спорный товар, не наносит производителю ущерб, судом отклонена.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса.

Ответчик осуществляет действия, в отношении товаров являющихся однородными тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца, при этом использует средство индивидуализации истца. Деятельность ответчика нарушает права истца в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом представленных доказательств и пояснений сторон суд приходит к выводу о доказанности факта предложения к продаже ответчиком товара с изображением товарного знака истца.

Факт размещения информации в сети интернет на страницах https://hoduli.com, а также на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/hoduli_com) и «Одноклассники» (https://ok.ru/group/54979341713630) истцом документально подтвержден, ответчиком не отрицается.

Вопреки доводам ответчика, вне зависимости от того является ли ввозимый товар оригинальным при отсутствии согласия правообладателя на их ввоз на территорию Российской Федерации действия ответчика согласно статьям 1229, 1252, 1474, 1484, 1487 ГК РФ нарушают исключительные права истца на товарный знак, следовательно, требование истца о запрете ответчику без разрешения истца использовать товарный знак  «BAUERFEIND» в отношении товаров 10, 25, 28, 42 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, маркированных товарным знаком, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, исковые требования истца являются законными и обоснованными, подтверждены материалами дела (статьи 9, 65 АПК РФ), поэтому в порядке статей 1229, 1252, 1484, 1487 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме.

С учетом принятого решения на основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу в сумме 6 000 руб.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, Арбитражный суд Удмуртской Республики

решил:

Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) использование обозначения «BAUERFEIND», сходного до степени смешения с товарным знаком № 467823, в отношении протезно-ортопедических изделий (включая ортезы, бандажи, стельки, подпяточники), которые предлагаются к продаже, продаются на территории Российской Федерации, хранятся с этой целью, на документации, связанной с введением указанных товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаж указанных товаров, в объявлениях и в рекламе данных товаров, в том числе в сети «Интернет», в частности на сайтах https//hoduli.com, https:vk.com/hoduli_com, https://ok.ru/group/54979341713630.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение   может   быть   обжаловано   в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья                                                                        А.Р. Мелентьева