ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-45495/2022

город Ростов-на-Дону

24 августа 2023 года

15АП-12299/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 августа 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Сулименко О.А., 

судей Абраменко Р.А., Попова А.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, 

при участии:

от истца (путем использования системы веб-конференции): представитель ФИО2 по доверенности от 17.07.2023;

от ответчика: ФИО3 лично, паспорт, представитель ФИО4 по доверенности от 01.02.2023;

от третьего лица: представитель ФИО4 по доверенности 20.03.2023, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО5 

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.05.2023 по делу 

№ А53-45495/2022 

по иску индивидуального предпринимателя ФИО5 

(ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306784709400315) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 321619600152533),

при участии третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Юг»

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО5  обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака WINYI в размере 5 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Юг». 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 31.05.2023 в иске отказано. Решение мотивировано следующим. 

Материалами дела подтверждается реализация и предложение к продаже ФИО3 оригинального товара производителя Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с маркировкой торговой маркой Winyi.

Материалами дела не подтверждается ни один способ законного использования (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации) предпринимателем ФИО5 зарегистрированного за ним товарного знака WINYI.

Истец представил доказательства тому, что аффилированная с ним организация ООО «ТД «Х-Маркет» ввозит на территории Российской Федерации товар, приобретенный у компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, маркированный соответственно товарным знаком WINYI. При этом истец не сотрудничает с компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, не является официальным представителем данной компании либо дистрибьютором.

В настоящем случае материалами дела подтверждается факт использования истцом товарного знака WINYI лишь в целях получения компенсации от ответчика, который реализует оригинальный товар производителя, маркированный товарным знаком производителя. Тем самым, действия истца направлены на ограничение конкуренции в сфере продажи товаров компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd на территории Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель ФИО5 обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил решение отменить. В обоснование апелляционной жалобы указывает следующее. 

Наличие у истца прав на товарный знак «WINYI» по свидетельству №843254 ответчиком не оспаривалось и судом признается. 

В материалы дела не представлены документы, подтверждающие производство товаров компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd на территории других стран, известность этих товаров и существование у потребителей устойчивой связи товаров под обозначением исключительно с указанной компанией.

В материалы дела не представлены никакие доказательства существования и деятельности предприятия под коммерческим обозначением «WINYI», принадлежащего указанной компании и известном на территории Российской Федерации.

Суд не учел, что Shenzhen Winyi Technology Co., Ltd не является правообладателем каких-либо объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, в том числе товарными знаками, коммерческим обозначением.

Истец и ООО «ТД «Х-Маркет» являются аффилированными компаниями, соответственно, суд первой инстанции неправомерно не учел данное обстоятельство. Товарный знак № 843254 используется под контролем правообладателя, соответственно, заключение лицензионного соглашения и представления иных документов для доказательства данного факта при условии прямой аффилированности лиц не требуется.

ФИО5 и аффилированное с ним лицо - ООО «ТД «Х-Маркет» ввело продукцию WINYI на территорию РФ в 2015 г., то есть задолго до получения производителем - компанией Shenzhen Winyi Technology Co., Ltd прав на товарные знаки в США и КНР.

В отзыве на апелляционную жалобу предприниматель ФИО3 просит оставить решение суда первой инстанции без изменения. 

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции ИП ФИО5 не опровергал доводы ИП ФИО3 и ООО «Универсал-Юг» о том, что тот товар, который под торговой маркой «WINYI», которое третье лицо (ООО «Универсал-Юг») ввезло из Китая и продало ИП ФИО3, произведено непосредственно производителем - Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd.

Вывод о злоупотреблении правом со стороны истца не опровергнут в апелляционной жалобе. 

Единственным производителем товаров, маркированных обозначением WINYI является компания Shenzhen Winyi Technology Co., Ltd. (Floor 2, Factory No.3, West Area Of Shangxue Science And Technology City, Xinxue Community, Bantian Street, Shenzhen, 518129GD, P.R.CHINA).

Истец не является производителем товаров, маркированных обозначением WINYI, кроме того, на официальном сайте компании Х-Маркет, учредителем которой является ФИО5, указана информация о фактическом изготовителе товаров – компании Shenzhen Winyi Technology Co., Ltd, указана страна производителя - Китай, указан адрес сайта компании https://winyi.en.alibaba.com/.

И истец, и ответчик (через третье лицо) приобрели товар одного и того же китайского производителя, который сам (без указаний или распоряжения истца, третьего лица и ответчика) как законный владелец торговой марки на территории Китайской народной республики наносил товарный знак «WINYI» на упаковку товара, который он самостоятельно (без указаний или заказа со стороны истца, третьего лица и ответчика) производит.

В судебном заседании участвующие в деле лица дали суду пояснения об обстоятельствах и материалах дела, настаивали на доводах апелляционной жалобы и отзыва на неё. 

К апелляционной жалобе истца приложены дополнительные доказательства, что может быть квалифицировано судом как  ходатайство об их приобщении к материалам дела. 

На основании части 2 статьи 268 применении дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

Пояснений относительно невозможности представления доказательств в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от истца, не представлено. 

С учетом изложенного на основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционный суд отклоняет заявленные истцом ходатайства.

Также представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного заседания ввиду отсутствия времени для подготовки возражений на отзыв ответчика.

В удовлетворении ходатайства отказано, поскольку подготовка возражений на отзыв не входит в процессуальные обязанности истца, истец подтвердил получение и ознакомление с текстом апелляционной жалобы, оба участвующих в деле лица участвуют в судебном заседании.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, по заявке истца Роспатентом за предпринимателем ФИО5 признано исключительное право на товарный знак «WINYI», о чем выдано свидетельство № 843254 от 14.12.2021 с датой приоритета 18.11.2020. Свидетельство №843254 удостоверяет право исключительное право на товарный знак в отношении товаров по классам МКТУ 03, 05, 10, 18, 25, 35, в том числе, в отношении аппаратов, приборов и инструментов (включая механические, электромеханические и электронные) для профилактики, диагностики и лечения сексуальных дисфункций; аппараты, приборы и товары для сексуальной активности; аппараты, приборы, приспособления и устройства для использования в качестве интимных принадлежностей, сексуальных вспомогательных средств, сексуальных игрушек, сексуальных стимуляторов и принадлежностей/приспособлений и т.д.

Истец утверждает, что ответчик длительное время предлагает к реализации и продает аналогичный товар, маркированный товарным знаком, принадлежащим  истцу.

Данное обстоятельство подтверждается содержанием сайта ответчика в сети Интернет www.unijoy.pro, реализацией товара по товарным накладным от 16.03.2022, от 23.08.2022, от 13.09.2022, а также экспертным заключением патентного поверенного ФИО2 от 05.12.2022 №5-417/26770.

На основании изложенного истец требует взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 5 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу статей 1477 и 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Как следует из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Истец полагает, что ввоз без его разрешения товара, маркируемого товарным знаком «WINYI», нарушает его права как правообладателя товарного знака. 

Между тем, по делу установлено следующее. 

Суд установил, что истец и ответчик реализуют товары, маркированные обозначением WINYI, производителем товаров является компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd (Floor 2, №3, WestArea Of Shagxue Science And Technology City, Xinxue Community, Bantian Street, Shenzhen, 518129GD, P.R.CHINA). Данному производителю принадлежат права на коммерческое обозначение WINYI, товарные знаки WINYI, зарегистрированные на территории КНР и США.

Данные обстоятельства подтверждаются сведениями глобальной базы по брендам Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), где указана дата регистрации товарного знака в США 8 января 2019 года (т.1 л.д. 46). Аналогичный товарный знак зарегистрирован 18.03.2020 в КНР (приложение №5 к экспертному заключению патентного поверенного ФИО2 от 05.12.2022 №5-417/26770).

Коммерческое обозначение и использование обозначения WINYI в наименовании производителя аналогичных товаров подтверждается сведениями с сайта компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd (т.1 л.д.33-45).

Письмом компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd подтверждается, что официальным оптовым покупателем и дистрибьютором бренда Winyi является ООО «Универсал-Юг» на территории России (т.1 л.д.60). Кроме того, в письме указано, что право обладания брендом Winyi зарегистрировано за Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd 7 декабря 2020 года, свидетельство №TMZC46790945D01T210301.

Компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd предоставила ООО «Универсал-Ю» согласие от 01.01.2022 на использовании товарного знака WINYI/KEENIGN в рекламным и информационных материалах, включая, но не ограничиваясь размещением рекламных материалов и товарного знака в Интернете, во время и/или продажи товаров, помеченных этим товарным знаком, на веб-сайтах ozon, wildberries, market.yandex, kazanexpress, lamoda, размешать торный знак в сети Интернет на указанных сайтах, представлять интересы правообладателя по вопросам защит исключительных прав на товарный знак в сети Интернет. Разрешение на право использования товарного знака и его охраны предоставлено ООО «Универсал-Юг» до 01.01.2023 (т.1 л.д.61).

Между компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd (продавец) и ООО «Универсал-Юг» заключен контракт №211213 от 13.12.2021 на поставку товаров, произведенных поставщиком и маркированных товарным знаком WINYI (т.1 л.д.62-65).

По декларациям на товары ООО «Универсал-Юг» ввезло на территорию Российской Федерации продукцию компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с маркировкой Winyi (т.1 л.д.70-87), а затем реализовало ввезенный товар предпринимателю ФИО3 по договору поставки №20210906-1 от 06.09.2021 (т.1 л.д.66-68).

В свою очередь, предприниматель ФИО3 продавал и предлагал к продаже оригинальный товар компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с соответствующей маркировкой производителя.

2 декабря 2022 года между предпринимателем ФИО3 и компанией Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd заключено соглашение, по которому компания дала согласие предпринимателю представлять интересы компании как производителя товара правообладателя торговой марки Winyi в судебных и других государственных инстанциях на территории РФ, на закупку и реализацию товаров данной торговой марки на территории РФ, на регистрацию своей торговой марки.

ООО «Универсал-Юг» получило от компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd информационное письмо от 04.06.2021 о том, что ООО «Универсал-Юг» является официальным партнером и дистрибьютором товаров под торговой маркой Winyi. 

Таким образом, материалам дела подтверждается реализация и предложение к продаже ФИО3 оригинального товара производителя Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd с маркировкой торговой маркой Winyi.

Суд проанализировал положения пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, согласно которым исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Материалами дела не подтверждается ни один способ законного использования предпринимателем ФИО5 зарегистрированного за ним товарного знака WINYI. 

Кроме того, суд первой инстанции при вынесении решения учитывал положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая не допускает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу статей 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (знака обозначения). Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права он действовал недобросовестно.

Признание злоупотребления правом со стороны истца является в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации самостоятельным основанием для отказа в иске.

Определяя намерения истца при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на спорный знак обслуживания, суд первой инстанции исследовал и оценил как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

Приходя к выводу о злоупотреблении правом в действиях истца, суд первой инстанции установил, что истец совершал действия, направленные на приобретение права на указанный товарный знак для ограничения конкуренции с целью запрета пользования товарным знаком иным лицам. 

ООО «ТД «Х-Маркет» не маркирует товар товарным знаком WINYI. ООО «ТД «Х-Маркет» так же как и ООО «Универсал-Юг», приобретает товар у производителя компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd, маркированный товарным знаком производителя, и ввозит на территорию Российской Федерации.

Решение содержит мотивированную оценку довода о недобросовестном поведении истца, основанную на правильном применении норм материального права, данный факт установлен исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств.

В настоящем случае материалами дела подтверждается факт использования истцом товарного знака WINYI лишь в целях получения компенсации от ответчика, который реализует оригинальный товар производителя, маркированный товарным знаком производителя. Тем самым, действия истца направлены на ограничение конкуренции в сфере продажи товаров компании Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd на территории Российской Федерации. Как уже было указано выше, компания Shenzhen Winyi Technology Co.,Ltd не предоставляла истцу исключительного права на использование товарного знака WINYI, которым маркирована продукция компании. Истец не производит и не реализует товар, маркированный товарным знаком WINYI.

Признание злоупотребления правом со стороны истца является в силу пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации самостоятельным основанием для отказа в иске.

При таких обстоятельствах правовых оснований для удовлетворения жалобы по приведенным в ней доводам апелляционная инстанция не находит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела новых доказательств отказать. 

В удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания отказать.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.05.2023 по делу № А53-45495/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения. 

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Ростовской области  в течение двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий                                                           О.А. Сулименко

 

Судьи                                                                                             Р.А. Абраменко

 

А.А. Попов