ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-86853/2022

Дело № А40-195148/21

г. Москва

22 мая 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 22 мая 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола помощником судьи О.В. Григорьевой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Максимус" 

Общества с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2022 года по делу № А40- 195148/22, 

по иску ООО "Максимус" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику: ООО "Годовалов" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

3-и лица: 1) ООО "Аптека от склада – Урал", 

2) ООО "Аптека от склада – Запад", 

3) ООО "Аптека от склада – Север", 4) ООО "Аптека от склада 5", 

5) ООО "Аптека от склада 7", 

6) ООО "Аптека от склада 25", 

7) ООО "Доктор Чехов", 

8) ООО Фирма "Здоровье", 

9) ООО "Курортмедсервис", 

10) ООО "Рассвет", 

11) Компания Форианелли Трэйдинг Лимитед (FORIANELLI TRADING LIMITED) 

о взыскании компенсации.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца -  извещен, представитель не явился

от ответчика -  извещен, представитель не явился

от третьих лиц – от ООО "Аптека от склада – Урал" -  извещен, представитель не явился, от ООО "Аптека от склада – Запад" - извещен, представитель не явился,  от ООО "Аптека от склада – Север" - извещен, представитель не явился,  от ООО "Аптека от склада 5" - извещен, представитель не явился, от ООО "Аптека от склада 7" - извещен, представитель не явился, от ООО "Аптека от склада 25" - извещен, представитель не явился, от ООО "Доктор Чехов" - извещен, представитель не явился , от  ООО Фирма "Здоровье" – ФИО1 по доверенности от  19.01.2024, от ООО "Курортмедсервис" - извещен, представитель не явился, от ООО "Рассвет" - извещен, представитель не явился, от Компания Форианелли Трэйдинг Лимитед (FORIANELLI TRADING LIMITED) - извещен, представитель не явился.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Максимус" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "Годовалов" 3-и лица: ООО "Аптека от склада – Урал", ООО "Аптека от склада – Запад", ООО "Аптека от склада – Север", ООО "Аптека от склада 5", ООО "Аптека от склада 7", ООО "Аптека от склада 25", ООО "Доктор Чехов", ООО Фирма "Здоровье", ООО "Курортмедсервис", ООО "Рассвет", компания Форианелли трэйдинг лимитед (FORIANELLI TRADING LIMITED) о взыскании компенсации в размере 7.040.868 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 года вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием на необходимость устранить недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе исследовать вопрос о количестве нарушений (случаев) нарушений ответчиком исключительных прав правообладателя спорного товарного знака; за какие случаи правообладателем уже была взыскана (получена) с ответчика компенсация, и с учетом этой оценки определить: условия о предмете договора цессии от 17.08.2021 № 17/08-21, предмет и основания заявленных требований; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, распределить судебные расходы.

При новом рассмотрении истец уточнил исковые требования в части расчета компенсации. Общая сумма компенсации, рассчитанная истцом на основании п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ составила 6 820 000 рублей.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 12, 14, 382, 384, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ решением от 25 октября 2022 г. суд первой инстанции в иске отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд необоснованно освободил ответчика ООО "Годовалов" от ответственности за распространение контрафактного товара, придя к выводу, что компенсация уже в полном объеме взыскана с ООО Фирма "Здоровье" в деле А40-210216/2020, выводы суда относительно серии товарных знаков и аффилированности правообладателей противоречат материалам дела.

Также с жалобой обратилось третье лицо ООО "Курортмедсервис", в которой просит указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт по доводам, аналогичным доводам истца.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ООО Фирма "Здоровье" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представители иных лиц в судебное заседание апелляционной инстанции не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что на основании договора цессии от 17.08.2021 № 17/08-21 приобрел право требования возмещения убытков и компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 527696 «Баю-Бай». При этом ответчик производит, предлагает к продаже и продает чай детский травяной под наименованием «Баюшки-Баю», сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 527696, что подтверждается данными контрольной закупки.

Посчитав действия ответчика нарушением прав правообладателя, истец рассчитал сумму компенсации на основании ст. 1515 ГК РФ в размере 6 820 000 рублей.

В своём исковом заявлении истец просит взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере 7.040.868 рублей, при этом обосновывает свое право на подачу иска договором цессии от 17.08.2021 № 17/08-21.

Согласно п. 1.1. Договора уступки права (требования) № 17/08-21 от 17.08.2021 Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушения ООО «Годовалов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 527696 Баю-Бай за период с 19 октября 2017 года по 17 августа 2021 года.

ООО «Фирма Здоровье»» получило решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) «Баюшки-Баю» по заявке № 2017707101 от 21.05.2018 (далее - решение Роспатента). В указанном решении Роспатента указано, что в результате экспертизы комбинированного обозначения «Баюшки-Баю», заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 05 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, со словесным элементом «Баю-бай», зарегистрированными под № 527696 на имя Forianelli Trading Limited (Форианелли Трэйдинг Лимитед), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Как указывает истец, Роспатент установил, что чай «Баюшки-Баю» имеет обозначение «Баюшки-Баю» сходное до степени смешения с товарным знаком № 527696 «Баю-Бай», является однородным товару 5 класса биологически активные добавки к пище в отношении которого зарегистрирован товарный знак №527696. Следовательно, обозначение «Баюшки-Баю», обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком «Баю-Бай» №527696, используется незаконно для идентификации продукта - чай детский травяной «Баюшки-Баю», который однороден БАД, в отношении которого зарегистрирован товарный знак № 527696, и это нарушает исключительные права правообладателя товарного знака № 527696.

Права цедента о взыскании компенсации с должника на момент подачи заявления о правопреемстве отсутствуют, право на обращение в суд у правообладателя ТЗ возникли на основании ГК РФ.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам, указал на необходимость исследовать вопрос о количестве нарушений (случаев) нарушений исключительных прав правообладателя спорного товарного знака; за какие случаи уже была взыскана (получена) компенсация, и с учетом этой оценки установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства.

Как указано ответчиком и не опровергнуто истцом, в настоящем деле и в деле №А40-210216/2020 рассматривается один и тот же контрафактный товар «чай детский травяной «Баюшки-Баю»» производства ООО Фирма «Здоровье», нарушено право на товарный знак в виде написания «Баю-бай» по тем же партиям товара, что и в деле № А40-195148/2021. В том числе, пяти товарным партиям, которые индивидуализируются следующими УДК: № 143 от 19.10.2018 (серия 051018), № 23 от 18.03.2019 (серия 020319), № 99 от 18.11.2019 (серия 041119), № 128 от 19.12.2019 (серия 061219), № 10 от 30.01.2020 (серия 010120)

В рамках дела №А40-210216/2020 ответственность за предложение к продаже, продажу оптом и в розницу всех единиц товара фиточай «Баюшки-Баю», произведенного в период 15.05.2017 - 02.11.2020 с нарушением исключительных прав истца на товарные знаки № 338019 и № 183422, полностью возложена на нарушителя -ООО «Фирма Здоровье» и взыскана с последнего. ООО Фирма «Здоровье» выступило ответчиком, истцом являлось ООО «Курортмедсервис» (правопреемник - ООО «Фортуна»).

Суд указал на имевшее место единство намерений по реализации всех партий за весь обозначенный иском период и удовлетворил в полном объеме требования истца о взыскании двукратного размера компенсации с общества «Фирма Здоровье» за весь период в размере 21 504 642 руб. 39 коп. по двум свидетельствам №183422 и №338019 и двум классам МКТУ - 05 «детское питание», 30 «чай», произведенной за период с 2017 по 2020 годы включительно и в дальнейшем реализованной им оптом и в розницу -двукратная стоимость продукции по всему объему.

Требования в деле № А40-210216/2020 - взыскание суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в виде написания «Баю-Бай», входящие в серию с ТЗ № 527696, путем производства, предложения к продаже, продажи и рекламы, в том числе, в сети «Интернет».

В  силу п.  6.1  ст.  1252 ГК  РФ, если  одно нарушение  исключительного права  на результат   интеллектуальной   деятельности   или   средство   индивидуализации   совершено действиями   нескольких   лиц   совместно,   такие   лица  отвечают   перед   правообладателем солидарно.

Эту норму разъясняет п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 10, согласно которому положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

Согласно пункту 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Выбор нарушителя (одного или нескольких), способа расчета компенсации (п. 4 ст. 1515 ГК РФ), перечень/способов использования товарного знака (ст. 1484 ГК РФ) принадлежит истцу.

В данном случае ответственность за предложение к продаже, продажу оптом и в розницу абсолютно всех единиц товара фиточай «Баюшки-Баю», произведенного в период 15.05.2017-02.11.2020 с нарушением исключительных прав истца на товарные знаки, защищающие словесное написание «Баю-Бай», полностью возложена на нарушителя - ООО «Фирма Здоровье» и взыскана с последнего.

В деле № А40-210216/2020 обществу «Фирма Здоровье» вменены в вину не только производство товара с вводом продукции в гражданский оборот, но и «предложение к продаже, продажа оптом и в розницу, реклама, в том числе, в сети «Интернет» однородной продукции с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца».

Иных способов нарушения исключительных прав, не охваченных содержанием исковых требований по делу № А40-210216/2020, настоящее дело не содержит.

Оснований считать, что ООО «Годовлов» допущено самостоятельное нарушение исключительных прав, не охваченных единым намерением правонарушителя ООО «Фирма Здоровье», не имеется.

В силу пункта 60 Постановления № 10, в случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Так как правом на возмещение убытков, предусмотренным статьями 1301, 1515 ГК РФ истец не воспользовался, предпочтя иную форму защиты права - взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара по всем партиям товара, заявление в деле № А40-210216/2020 требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара предполагает в силу закона согласие истца на возмещение его убытков в виде упущенной выгоды, которые он не получил в результате введения в оборот контрафактного товара, а также иных сопутствующих расходов (двукратность возмещения).

Дополнительная упущенная выгода от последующего неправомерного распространения товара у правообладателя не возникла. Бремя доказывания возникновения дополнительных убытков лежит на стороне истца, но на наличие у правообладателя убытков ООО «Максимус» не ссылается.

Суд первой инстанции согласился с доводом ответчика, что нарушения, признанные доказанными в отношении общества «Фирма Здоровье» по делу № А40-210216/2020, полностью охватывают требования, предъявленные обществу «Годовалов». Путем взыскания суммы компенсации в деле № А40-210216/2020 имело место восстановление прав истца в полном объеме и максимально возможных пределах, ООО «Фирма Здоровье» понесло ответственность за всю цепочку допущенных при достижении единого результата нарушений, выплатив взысканную с него сумму компенсации. Предъявление истцом требования о взыскании с ООО «Годовалов»  дополнительной компенсации за нарушение исключительных прав истца не может считаться соответствующим закону.

Поскольку всему нарушению в целом в отношении словесного обозначения «Баю-Бай» по всем партиям продукции в ранее рассмотренном деле №А40-210216/2020 дана оценка и суд при рассмотрении дела взыскал компенсацию в двойном размере стоимости всех партий, включая указанные в иске по настоящему спору, оснований для удовлетворения уже восстановленных прав правообладателя не имеется. Учитывая, что ранее истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, то исходя из содержания исковых требований в совокупности с разъяснениями пункта 60 Постановления № 10, в взысканном размере компенсации учтены суммы компенсации, в том числе, и за вменяемое в вину ООО «Годовалов» нарушение.

Указанное утверждение согласуется с п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 г. № 40-П, согласно которому штрафной характер компенсации за нарушение исключительных прав должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Суд первой инстанции учел, что правовую охрану словесного обозначения «Баю-Бай» обеспечивают три товарных знака, составляющих серию: по свидетельству РФ № 338019 в отношении товара по 30 классу МКТУ «чай», по свидетельству РФ № 338019 в отношении товара по 05 классу МКТУ «детское питание», по свидетельству РФ № 527696 в отношении товара по 05 классу МКТУ «биологически активные добавки к пище».

Право исключительного использования каждого из них в обозначенный иском период принадлежит аффилированному с правообладателем обществу «Курортмедсервис»:

ТЗ № 338019 (БАЮ-БАЙ) - правообладателем до 17.09.2021 являлось Общество с ограниченной ответственностью «Курортмедсервис», которое 09.04.2020 предоставило право использования обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», ИНН 

<

***> (дата и номер государственной регистрации договора: 09.04.2020 РД0330354), а 17.09.2021 на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг регистрации реализовало его Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна», ИНН 

<

***>.

№ 183422 (Баю - Бай) - правообладателем до 17.09.2021 являлось Общество с ограниченной ответственностью «Курортмедсервис», которое 09.04.2020 предоставило право использования Обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», ИНН 

<

***> (дата и номер государственной регистрации договора: 09.04.2020 РД0330354), а 17.09.2021 на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг регистрации реализовало его Обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна», ИНН 

<

***>.

ТЗ № 527696 (Баю-Бай) - правообладателем с 26.11.2014 является оффшорная компания Форианелли Трэйдинг Лимитед, которая с 11.02.2015 предоставила право исключительного использования товарного знака Обществу с ограниченной ответственностью «Курортмедсервис» (дата и номер государственной регистрации договора: от 11.02.2015 № РД0166954), а последнее - 07.04.2020 предоставило право использования Обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет», ИНН 

<

***> (дата и номер государственной регистрации договора: 07.04.2020 № РД0330048).

Согласно условиям лицензионного договора обществу «Курортмедсервис» принадлежит исключительная лицензия на срок действия исключительного права на территории РФ. Договор является действующим, срок действия охватывает период с 2017 года по 2020 год включительно, а производителем биологически активной добавки к пище «Баю-Бай» является ООО «Курортмедсервис» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.E.007745.07.15 от 16.07.2015 ТУ 9197-025-09916628-2015).

Постановлениями Суда по интеллектуальным правам по делам № А40-275159/2019, № А40-263652/2019, № А40-269662/2019, № А40-265693/2019, № А40-269662/2019 установлено, что все три знака являются группой (серией) знаков, которые принадлежат одному бенефициарному владельцу, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего совестного элемента (Баю-Бай), имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, визуально и ассоциативно не различимых, а потому воспринимаемых потребителем за единый.

Ввиду указанного защищаемые товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения, следовательно, по смыслу вышеприведенных норм одновременное нарушение прав на товарные знаки «БАЮ-БАИ» и «Баю-бай» по свидетельствам РФ № 183422, № 338019, № 527696 представляет собой одно правонарушение.

Верховным Судом Российской Федерации в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденным Президиумом ВС РФ 23.09.2015 было разъяснено, что если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение. (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12; Постановления Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу № А40-40634/2012, от 09.04.2014 по делу № А40-40634/2012).

Постановлениями Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу №А40-263652/2019, от 30.06.2022 по делу № А40-275159/2019 установлено, что товарные знаки ООО «Курортмедсервис» по свидетельствам РФ №183422, №338019, а также товарные знаки компании Forianelli Trading Limited по свидетельству РФ № 527696 охраняют одно и то же обозначение «Баю-Бай» и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемое единством намерений.

При этом учредителями и бенефициарными владельцами ООО «Курортмедсервис» и компании Форианелли Трэйдинг Лимитед являются одни и те же лица.

Аффилированность ООО «Курортмедсервис» и компании Forianelli Trading Limited - неоднократно установленный судами факт, который имеет существенное значение для рассмотрения споров с участием указанных лиц и подтвержден документально, а утверждение об обратном без пересмотра многочисленных судебных актов в установленном законом порядке противоречило бы принципу правовой определенности (№ А40-62122/20-15-458, № А40-269662/2019, № А40-215387/2021, №А40-219707/2021, № А40-215927/2021 и иные).

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу №А40-62122/20-15-458, оставленным без изменений Верховным Судом Российской Федерации, отмечено, что «истцом не опровергнуты документально подтвержденные доводы ответчиков о том, что учредителями и бенефициарами ООО «Курортмедсервис» и компании «Форианелли Трэйдинг Лимитед» являются одни и те же лица. Распределение между лицами, состоящими в отношениях связанности (аффилированность), идентичных товарных знаков, нарушение исключительных прав на которые может быть квалифицировано признаком сходности до степени смешения, при наличии единства намерений ответчиков в отношении одной и той же партии контрафактного товара, само по себе не может расцениваться как возникновение у каждого из аффилированных правообладателей права на применение установленных законом мер ответственности без учета ранее заявленных требований других аффилированных лиц».

Так же как компания Forianelli Trading Limited в отношении ТЗ № 527696 и № 355471, общество «Курортмедсервис» использует ООО «Максимус» в статусе цессионария по правам требования компенсации за нарушение прав на дизайн упаковки, ТЗ №183422, №338019: дело № А40-268595/2019 (истец ООО «Курортмедсервис»), № А40-183759/2021 (предмет спора - договор уступки прав № 17/06-21 от 17.06.2021 между ООО «Курортмедсервис» и ООО «Максимус»), № А40-273555/2019, № А40-271511/2019, А40-267037/2019, А40-265693/2019, А40-264192/2019, № А40-215387/2021, №А40-219707/2021, № А40-215927/2021 (истец Forianelli Trading Limited).

В настоящем деле договор уступки № 17/08-21 подписан со стороны компании Forianelli Trading Limited ФИО2 по доверенности от 09.02.2021, интересы истца и третьего лица (компании Forianelli Trading Limited) представляет по доверенности ФИО3, ходатайство о вступлении компании Forianelli Trading Limited подписано ФИО3 Претензия от 19.10.2020 от имени компании Forianelli Trading Limited подписана ФИО4, а приложения к исковому заявлению содержат подпись ФИО4, на которой проставлена печать компании Форианелли трейдинг лимитед, то есть ФИО4 не только действует по доверенностям на протяжении нескольких лет от ООО «Курортмедсервис» и компании Форианелли трейдинг лимитед, но также имеет беспрепятственный доступ к печатям обеих компании, что свидетельствует о его неограниченных полномочиях у аффилированных лиц.

В ходе рассмотрения дела № А40-219707/21 судом обозревалась доверенность от компании Forianelli Trading Limited от 19.12.2021 на группу лиц, в том числе Пака СВ., ФИО4, ФИО5 и ФИО3 с правом получения денежных средств и имущества.

На протяжении нескольких лет компании Forianelli Trading Limited, ООО «Курортмедсервис» выдают доверенности на одни и те же лица - доверенности от 19.12.2019, от 08.12.2020, от 19.12.2021  от компании Forianelli Trading Limited и от 09.01.2020. 14.05.2020. 17.09.2021, 17.01.2022 от ООО «Курортмедсервис».

Также ФИО4 является бенефициарным владельцем всех трех юридических лиц, которым принадлежит авторство БАД «Баю-Бай» - а именно бенефициарным владельцем и директором ООО «Курортмедсервис», соучредителем ООО «Мерцана Сервис», и бенефициарным владельцем компании Forianelli Trading Limited.

Пак СВ. являлся участником ООО «Курортмедсервис» с 06.02.2017.

Изложенное свидетельствует об осуществлении вышеуказанными лицами полного контроля над компанией Forianelli Trading Limited и ООО «Курортмедсервис» одновременно.

Как указано в определении Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2021 по делу №А40-62122/2020, при рассмотрении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы, что судом апелляционной инстанции была установлена аффилированность компании Forianelli Tradin g Limited и общества «Курортмедсервис», поскольку их учредителями и бенефициарами являются одни и те же лица».

ТЗ «Баю-Бай» по свидетельству №338019 зарегистрирован 23.11.2007, по свидетельству № 183422 - 14.01.2000, правообладателем ТЗ является ООО «Курортмедсервис».

ТЗ «Баю-Бай» по свидетельству № 527696 зарегистрирован 26.11.2014, правообладатель компания ForianeШ ТгаШп§ ЬишЫ.

Серия торговых знаков могла быть зарегистрирована только с согласия первоначального правообладателя. Однако на момент регистрации существовала правовая неопределенность относительно сходства до степени смешения и однородности товаров, и регистрация серии по разным классам МКТУ представлялась возможной за более, чем одним правообладателем.

Поэтому довод о том, что охрана товарного знака не прекращена, не имеет правового значения в целях применения п. 65, п. 68, п. 71 Постановления Пленума № 10, и не ставит условием прекращения производства по делу обязательное прекращение прав на ТЗ.

Предоставление согласия правообладателя, в том числе по безвозмездному пользованию, влечет правовые последствия для него, в том числе, в части невозможности двойного взыскания за одно нарушение.

Изменение обществом «Максимус» способа расчета компенсации - с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ на пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не влияет на выводы суда о том, что дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации по тем же партиям товара не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции считает исковое заявление не обоснованным и не подлежащим удовлетворению. При этом суд исходил из необоснованности заявленных исковых требований.

Отклоняя доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2023 производство по делу № А40-195148/2021 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, который будет принят Судом по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационной жалобы ООО «Максимус» на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2021 по делу № А40-215387/2021.

С учетом выводов Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в Постановлении от 14.12.2023 № 57-П (далее – Постановление № 57-П), а также с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам, изложенных в постановлении от 13.02.2024 по делу № А40-215387/2021, общество Фирма «Здоровье» полагает необходимым дополнить свою правовую позицию по настоящему делу, представив настоящие письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –АПК РФ).

Невозможность многократного взыскания компенсации за одно и то же нарушение.

Усматривая правовую неопределенность, Конституционным Судом Российской Федерации был рассмотрен вопрос о возможности снижения судами компенсации, исчисленной по правилам, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), или отказа в ее взыскании, при многократном обращении истцов с соответствующими исковыми требованиями в отношении одного и того же нарушения, с целью недопущения явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю.

В результате рассмотрения указанного выше вопроса, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 57-П пришел к выводу о несоответствии пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 751  Конституции Российской Федерации, указав, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного Постановления, в случае установления судом наличия между одним правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано.

Вышеуказанная позиция применима не только при расчете компенсации, выраженной в двукратном размере стоимости контрафактного товара, но и к иным видам компенсации за нарушение исключительных прав. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 02.04.2013 № 16449/12, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами. 

К аналогичному выводу пришел и суд первой инстанции в оспариваемом решении, указав, что изменение обществом «Максимус» способа расчета компенсации - с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ на пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не влияет на выводы суда о том, что дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации по тем же партиям товара не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав, что согласуется с правовой позицией по делу № А40-269662/2019. 

Соответственно, изменение истцом способа расчета компенсации не устраняет тех обстоятельств, на которые указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13.12.2023 № 57-П, а также обстоятельств, установленных Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 19.02.2024 по делу № А40-220643/2021; постановлении от 14.02.2024 по делу № А40-215927/2021 и в постановлении от 13.02.2024 по делу № А40-216736/2021 и в постановлении от 13.02.2024 по делу № А40-215387/2021.

 Более того, в постановлении от 13.02.2024 по делу № А40-216736/2021 Суд по интеллектуальным правам сделал вывод о том, что изложенный в Постановлении № 57-П подход применим к любым объектам интеллектуальных прав (т.е. фактически признал возможность применения указанного постановления по аналогии).

Аналогичную позицию занимает и председатель Конституционного суда Российской Федерации: «Если определенная норма отраслевого законодательства признана неконституционной, то она тем самым утрачивает юридическую силу и становится недействительной. При этом не только она, но и подобные ей по содержанию нормы других нормативных актов не могут применяться судами».

Фактические обстоятельства настоящего дела отвечают указанным выше критериям, что свидетельствует о необоснованности позиции общества «Максимус» и общества «Курортмедсервис», в связи со следующим.

В рамках дела № А40-210216/2020 общество Фирма «Здоровье» было признано нарушителем прав на товарные знаки «Баю-Бай» и «БАЮ-БАЙ» по свидетельствам РФ №№ 338019 и 183422 соответственно.

Так, решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу №А40-210216/2020 исковые требования истца по указанному делу – общества «Курортмедсервис» (третьего лица по настоящему делу) о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости всех представленных истцом партий контрафактного товара за незаконное использование каждого указанного выше товарного знака путем производства, предложения к продаже, продажи оптом и в розницу, рекламы, в том числе в сети «Интернет», товара (чай детский травяной «Баюшки-Баю»), произведенного в период 2017 – 2020 гг. (включительно), удовлетворены в полном объеме (т.е. фактически суд взыскал с ответчика компенсацию в четырехкратном размере за использование одного и того же обозначения «Баю-Бай» – 21.504.642 рублей).

В настоящем же деле истец обратился в защиту прав на то же обозначение «Баю-Бай» (товарный знак по свидетельству РФ № 527696), требуя взыскать уже с общества «Годовалов» компенсацию по тем же партиям контрафактного товара (чай детский травяной «БаюшкиБаю») за тот же период нарушения (2017-2020 годы), то есть запрашивая взыскание компенсации за то же нарушение, которому ранее была дана оценка в рамках дела № А40-210216/2020, но с другого лица.

При этом, в случае взыскания компенсации с общества «Годовалов» за указанное нарушение, оно может обратиться к обществу Фирма «Здоровья» с требованием о выплате указанной суммы в порядке регресса, что фактически будет означать повторную ответственность общества Фирма «Здоровья» за нарушение, которому была дана оценка в рамках дела № А40-210216/2020 - указанное противоречит позиции Конституционного Суда из Постановления № 57-П.

Следовательно нарушение, признанное доказанным в отношении общества Фирма «Здоровье» по делу № А40-210216/2020, и за которое уже были установлены предусмотренные законом санкции, полностью охватывает требования, предъявленные к обществу «Годовалов» обществом «Максимус» по настоящему делу.

В аналогичном деле Суд по интеллектуальным правам указал, что «принимая во внимание, что в ранее рассмотренном деле № А40-210216/2020 обществом «Курортмедсервис» расчет компенсации заявлен за период с 2017 года по 2020 год в размере двукратной стоимости товара, суд апелляционной инстанции признал, что всему нарушению в целом по всем партиям продукции дана оценка в рамках указанного дела, а обращение компании в суд с рассматриваемым требованием представляет собой неоднократное обращение с требованием о взыскании компенсации в отношении одной партии контрафактного товара» (постановление от 13.02.2024 по делу № А40-215387/2021).

В настоящем деле не должны  учитываться установленные фактические обстоятельства и судебные акты, принятые в рамках дела № А40-210216/2020, поскольку в данном деле за защитой прав обращался иной правообладатель (общество «Курортмедсервис») и в защиту других товарных знаков (свидетельство РФ №338019 и № 183422).

Между тем, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 57-П отметил, что «в судебной практике сформировался подход, по смыслу которого исполнение словесных элементов заглавными либо прописными буквами (как это имело место в отношении нескольких товарных знаков, приведенных в запросе Суда по интеллектуальным правам) не влияет в целом на восприятие потребителем этих элементов и поэтому они могут быть признаны юридически тождественными (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 16577/11, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2018 года по делу № СИП-362/2017, от 4 июня 2020 года по делу № СИП-186/2019).

Также, Конституционный Суд Российской Федерации добавил в упомянутом выше постановлении, что «одним действием могут быть нарушены исключительные права на несколько товарных знаков, если размещенное на контрафактном товаре обозначение сходно до степени смешения одновременно с несколькими товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат разным правообладателям».

Учитывая сказанное, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу о возможности признания трех товарных знаков, защищающих одно обозначение «Баю-Бай», юридически тождественными, где, в связи с этим, одним действием могут быть нарушены исключительные права сразу на три таких товарных знака, даже и принадлежащие разным правообладателям.

Следовательно, доводы о невозможности признания товарных знаков «Баю-Бай» по свидетельствам РФ №№ 338019, 183422, 527696 серией, ввиду их принадлежности разным правообладателям, не имеет правового значения и не влияет на вывод о том, что одним действием могут быть нарушены исключительные права сразу на три таких товарных знака, что образует одно нарушение и предполагает взыскание одной компенсации.

Учету подлежат также пункты 65 и 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в которых указано, что одновременное нарушение прав на несколько товарных знаков, фактически устанавливающие охрану одного и того же обозначения, представляет собой одно нарушение, за которое взыскивается одна компенсация.

Кроме того, как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13.02.2024 по делу № А40-215387/2021, дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции по тем же партиям и объемам при наличии вступившего в законную силу судебного акта по делу № А40-210216/2020 не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (пункт статьи 1 ГК РФ). Такие же обстоятельства имеются и в настоящем деле, несмотря на иной способ расчета компенсации, указанный в уточненном исковом заявлении. 

К такому же выводу пришел Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дела по аналогичным искам общества «Максимус» и компании Форианелли в постановлениях от 19.02.2024 по делу № А40-220643/2021; от 14.02.2024 по делу № А40-215927/2021 и от 13.02.2024 по делу № А40-216736/2021.

Следовательно, ссылки заявителей в своих правовых позициях о невозможности учета в настоящем деле фактических обстоятельств, установленных в рамках дела № А40-210216/2020, ввиду участия в нем иного правообладателя, защищающего иные, но юридически тождественные товарные знаки, являются необоснованными и подлежат отклонению. 

Таким образом, все три свидетельства представляют охрану одному и тому же обозначению «Баю-Бай», а критерий в виде повторного взыскания компенсации за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак в отношении тех же партий товара в фактических обстоятельствах настоящего дела присутствует.

В материалы дела, представлено достаточно доводов и доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств аффилированности общества «Курортмедсервис», общества «Максимус» и компании Форианелли не только на 2015 год, но и на момент подачи искового заявления по настоящему делу (13.09.2021), на что обоснованно указано в оспариваемом решении суда первой инстанции.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, «доказывание факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу законодательства о защите конкуренции не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Таким образом, согласно приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции в случае отсутствия формально-юридических связей между лицами суд может установить фактический характер таких правоотношений. К числу обстоятельств подтверждающих фактическую аффилированность организаций, могут быть отнесены: наличие у таких юридических лиц в числе дебиторов одних и тех же лиц; пересечение видов деятельности юридических лиц; расходование кредитных средств одного лица на обеспечение нужд контрагента; выступление данных юридических лиц взаимными кредиторами и дебиторами друг друга.».

Аналогичный вывод был сделан Конституционным судом Российской Федерации в постановлении № 57-П со ссылкой на позицию Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), где также было отмечено о необходимости принятия во внимание поведения лиц в хозяйственном обороте.

С учетом изложенного, в настоящем деле так и не был опровергнут довод о том, что общество «Курортмедсервис» не выплачивает компании Форианелли вознаграждение по заключенному между ними лицензионному договору на использование товарного знака по свидетельству РФ № 527696 «Баю-Бай», а общество «Максимус» так и не представило доказательств выплаты компании Форианелли вознаграждения по договору уступки права (требования) № 17/08-21 от 17.08.2021.

Учитывая отсутствие судебных споров по невыплате вознаграждений по указанным договорам, названные лица заключали между собой сделки фактически на «безвозмездных» условиях, которые, очевидно, обычным (независимым) участникам рынка были бы недоступны.

Во-вторых, указанные лица выступают взаимными кредиторами и дебиторами друг друга ввиду наличия множества договоров цессии (как указывал сам истец, в количестве 7-ми штук); общими видами деятельности для всех названных лиц согласно выпискам из ЕГРЮЛ являются: «10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки; 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами; 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами; 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием».

В-третьих, о фактической аффилированности свидетельствует, в том числе, наличие общих учредителей (даже несмотря на тот факт, что размер их доли не является значительным по смыслу действующего законодательства) и представителей.

Так, Пак С.В. владел 15% доли в уставном капитале обществе «Курортмедсервис» до 19.02.2021, тогда как ФИО4 является по настоящее время генеральным директором общества «Курортмедсервис», а также учредителем с размером доли в уставном капитале 51%.

Договор уступки права (требования) № 17/08-21 от 17.08.2021, на котором основывает свои исковые требования общество «Максимус», подписан ФИО2 по доверенности от 09.02.2021, выданной ему компанией Форианелли и действующей на момент подачи искового заявления по настоящему делу.

Претензия от 19.10.2020, направленная обществом «Максимус» в адрес ответчика в рамках настоящего спора, также подписана ФИО2 по доверенности.

Указанное подтверждается и тем, что в материалах дела № А40-210216/2020 содержится доверенность от 19.12.2019, выданная компанией Форианелли, среди прочего, на группу лиц Пака С.В., ФИО4, ФИО3, ФИО5 и действующая на дату подачи иска по настоящему делу, а в материалах настоящего дела содержатся доверенности от 01.03.2021, выданные обществом «Максимус» на ФИО4, ФИО3, ФИО5 и действующие на момент подачи иска по настоящему делу.

Соответственно, представителями общества «Курортмедсервис», общества «Максимус» и компании Форианелли (в том числе в делах №А40-210216/2020, № А40-240759/2021, № А40-219707/2021, №А40-216736/2021, А40-215927/2021 и др.) являются одни и те же лица –ФИО3, ФИО4, ФИО5, Пак С.В., в том числе и на дату подачи иска по настоящему делу.

При этом на факт единства представителей как одного из обстоятельств, свидетельствующих о наличие фактической аффилированности, обращал внимание Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 11.03.2021 № 304-ЭС21-524.

Кроме того, общество Фирма «Здоровье» не раз отмечало в своих правовых позициях также и то, что между компанией Форианелли и обществом «Курортмедсервис» заключен и не расторгнут до настоящего времени лицензионный договор на право использования спорного товарного знака, который был зарегистрирован в Роспатенте 11.02.2015, при этом сам товарный знак был зарегистрирован за 4 месяца до указанной даты 26.11.2014, что свидетельствует о наличии длительных отношений связности между указанными лицами, в том числе и на дату подачи иска по настоящему делу.

Помимо прочего, обозначение «Баю-Бай» охраняется сразу тремя товарными знаками:по свидетельствам РФ №№ 183422 и 338019, зарегистрированным от 14.01.2000 и от 23.11.2007, соответственно, на имя общества «Курортмедсервис», а также по свидетельству РФ № 527696, зарегистрированному от 26.11.2014 на имя компании Форианелли. Очевидно, что серия юридически тождественных товарных знаков образовалась не иначе как с согласия с такой ситуацией первоначального правообладателя (обществом «Курортмедсервис»).

К схожему выводу пришел Арбитражный суд города Москвы в решении от 25.10.2022 по делу № A40-195148/2021.

Принимая во внимание представленные выше положения применимого законодательства, судами выработан подход, согласно которому одним из способов всесторонней объективной проверки доказательств является сопоставление доказательств друг с другом (постановления Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по делу № А40-109961/2021, от 26.12.2019 по делу № А40-216034/2018, от 25.08.2017 по делу № А56-69922/2013).

Следовательно, общая конструкция договоров уступки прав, представленных в разных делах, единый состав лиц, представляющих интересы общества «Максимус», общества «Курортмедсервис» и компании Форианелли, наличие единой стратегии ведения споров, участие в делах и процессуальная активность упомянутых лиц, наличие заключенных и исполняемых на условиях, недоступных для третьих лиц, сделок, в совокупности и взаимной связи указывает на наличие единого координационного центра, сохранение контроля со стороны бенефициарного владельца в отношении всех названных ранее лиц и абсолютно по всем делам в отношении обозначения «Баю-Бай», при создании видимости самостоятельности каждого нового требования и разных наименований истцов очевидно свидетельствует о наличии отношений связности между истцами и обществом «Курортмедсервис».

Аналогичный вывод был сделан в решении суда первой инстанции по настоящему делу, постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2022 по делу № А40-215927/2021 (оставлено без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2024).

В этой связи, утверждения общества «Максимус» в письменных объяснениях от 23.11.2022 об отсутствии правового значения факта аффилированности между правообладателями для правильного разрешения настоящего дела, учитывая, в том числе, изложенные в Постановлении 57-П выводы Конституционного Суда Российской Федерации, являются несостоятельными и подлежат отклонению.

Таким образом, критерий в виде наличия аффилированности между обществом «Курортмедсервис», компанией Форианелли и общества «Максимус» в форме контроля в фактических обстоятельствах настоящего дела присутствует.

К аналогичному выводу пришел Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13.02.2024 по делу № А40-215387/2021, указав, что «суд кассационной инстанции также полагает необходимым отметить, что общество «Курортмедсервис» является обладателем исключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак правообладателем которого является компания. Государственная регистрация договора о предоставлении права использования произведена 11.02.2015, при этом 07.04.2020 обществом «Курортмедсервис» произведена государственная регистрация сублицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака иной организации, исключительные права на который принадлежат компании.

Общество «Курортмедсервис» является правообладателем товарного знака «Баю-Бай» по свидетельству РФ № 183422, зарегистрированного от 14.01.2000, товарного знака «БАЮ-БАЙ» по свидетельству РФ № 338019, зарегистрированного от 23.11.2007.

Компания Форианелли является правообладателем товарного знака «Баю-Бай» по свидетельству РФ № 527696, зарегистрированного от 26.11.2014.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет».

Учитывая очевидную высокую вероятность смешения спорного товарного знака с товарными знаками, принадлежащими обществу «Курортмедсервис», последним, в условиях конкурентных отношений, должна была быть инициирована процедура оспаривания правовой охраны спорного товарного знака со ссылками на указанное выше положение закона, чего, однако, сделано не было.

Данные обстоятельства, а также отсутствие информации об инициировании обществом «Курортмедсервис» дел об оспаривании правовой охраны «младшего» товарного знака, принадлежащего компании Форианелли, свидетельствует о безусловном его согласии с регистрацией сходного до степени смешения товарного знака и, в том числе, о факте аффилированности упомянутых лиц, на что справедливо указал суд первой инстанции в своем решении.

Принимая во внимание, что компания Форианелли сама не использует принадлежащий ей спорный товарный знак, а в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие разумных экономических оснований согласия обществом «Курортмедсервис» с регистрацией сходного до степени смешения товарного знака на имя компании Форианелли, можно прийти к выводу, что такое правообладание было получено и использовано исключительно лишь в качестве способа обогащения, что подтверждается инициированием многочисленных споров о взыскании компенсации против ответчика и его дистрибьютеров с участием компании Форианелли в роли истца. Доказательств обратного истцами в материалы настоящего дела не представлено.

Таким образом, критерий в виде согласия правообладателя «старшего» товарного знака с регистрацией сходного до степени смешения «младшего» товарного знака, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно в качестве способа обогащения, в фактических обстоятельствах настоящего дела присутствует. 

Так, в Постановлении № 57-П Конституционный Суд Российской Федерации со ссылками на принятое им ранее Постановление от 13.12.2016 № 28-П, указал, что «взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является тем не менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации) и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, т.е. с соблюдением требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации)».

В развитие указанному выше, в определении от 10.10.2017 № 2256-О и Постановлении от 24.07.2020 № 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что штрафной характер компенсации должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 5-П от 11.05.2005, запрет многократного привлечения к ответственности за одно нарушение является, по существу, конкретизацией общеправового принципа справедливости и направлен на обеспечение правовой безопасности и правовой определенности и стабильности.

В противном случае, такая ситуация может привести к дисбалансу интересов участников гражданского оборота, к явной несоразмерности налагаемой имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению части 3 статьи 17, части 1 статьи 19, части 3 статьи 55, статьи 75.1 Конституции Российской Федерации.

При этом, общество Фирма «Здоровье» хотело бы отметить, что сформировавшаяся судебная практика исходит из того, что размер компенсации, исчисленный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом (пункт 4.1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П). Соответственно, двукратная стоимость контрафактного товара является максимальным размером ответственности нарушителя.

Аналогичная правовая позиция представлена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2021 по делу № А32-53712/2020.

Требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара предполагает в силу закона согласие истца на возмещение его убытков в виде упущенной выгоды, которые он не получил в результате введения в оборот контрафактного товара, а также иных сопутствующих расходов (двукратность возмещения), на что было указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2021 по делу № А40-275159/2019, в постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2021 по делу № А40-267037/2019, от 19.04.2021 по делу № А40-56125/2020 и др.

Между тем, обращаясь с исковым заявлением, истец не представил в материалы настоящего дела доказательств возникновения ни у него самого, ни у общества «Курортмедсервис» (учитывая, что именно данному лицу предоставлено право использования спорного товарного знака по лицензионному договору, тогда как сама компания Форианелли его не использует) дополнительных убытков от неправомерного распространения товара ответчиком.

В Постановлении № 57-П Конституционный Суд Российской Федерации справедливо обратил внимание, что «на практике истцы – правообладатели склоняются к наиболее жесткому для нарушителя варианту из допустимых способов расчета компенсации, что  превращает их в экономически более сильное лицо в споре.

Соответственно, отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации, требуемой правообладателем, притом что вступившим в законную силу судебным актом компенсация, определенная по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, уже взыскана за нарушение права на сходный до степени смешения товарный знак в пользу иного правообладателя в связи с теми же фактическими обстоятельствами, может повлечь – вразрез с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности –явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов.».

Ситуация нарушения исключительных прав на товарные знаки, принадлежащих разным правообладателям, каждый из которых может обратиться к нарушителю с самостоятельным требованием о взыскании компенсации, также создает риск взыскания такой компенсации в размере, не отвечающем требованиям справедливости и разумности.».

Также, высшей судебной инстанцией в упомянутом судебном акте было добавлено, что «последовательное (неодновременное) предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки несколькими правообладателями, если эти права одновременно нарушены размещением на товаре одного обозначения, в любом случае влечет повышенное обременение нарушителя исключительных прав, тогда как даже обращение с таким требованием одного лица по крайней мере не исключает, а чаще предполагает взыскание суммы в размере, превышающем необходимый для возмещения правообладателю убытков».

При данных обстоятельствах, в Постановлении № 57-П суд высшей инстанции подчеркнул, что «в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств».

Таким образом, критерий в виде несоответствия размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя в рамках дела № А40-210216/2020, принципам справедливости (соразмерности) и равенства, в фактических обстоятельствах настоящего дела присутствует. 

Фактические обстоятельства настоящего дела отвечают всем критериям, при которых Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 57-П установил возможность отказа правообладателю в повторном взыскании с нарушителя компенсации за незаконное использование сходного до степени смешения товарного знака.

 Ссылки общества «Максимус» на судебные акты по делам № А40-271168/2019, А40-26719/2017, А40-214902/2017, А40-296667/2018, А40-368/2018, А40-255673/2017, А40-265693/2019, А40-271511/2019, А40-264192/2019, А40-273555/2019, А40-267037/2019, А40-36719/2017, А40-275159/2019, не могут являться преюдициальными по смыслу статьи 69 АПК РФ, поскольку в указанных судебных разбирательствах принимали участие иные лица, а предметы споров – отличны от предмета настоящего спора, что обуславливает наличие иных обстоятельств дел, на основании которых суды приходили к тем или иным выводам.

Заявителями апелляционных жалоб не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителей, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы 25 октября 2022 года по делу № А40- 195148/22  оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Е.А. Ким    

Судьи: Д.В. Пирожков

  А.И. Трубицын