РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-215026/20-110-1531

г. Москва

22 июня 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 июня 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 22 июня 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "МЕДБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" (123112, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТ/КОМ 28/7, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "САНВЕЙ" (123592, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА КУЛАКОВА, ДОМ 19, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 711 307,39 рублей, 

третье лицо - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (111123, МОСКВА ГОРОД, НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛИЦА, 3А, ОГРН: 

<

***>), 

при участии:

от истца –Дикий А.А. по дов.  от  28.12.2020,

от ответчика- ФИО3 по дов. от 12.11.2020, 

от третьего лица – не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МЕДБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "САНВЕЙ" о взыскании 490 654,98 руб. задолженности по договору №070514/ДР от 07.05.2014, 220 652,41 руб. неустойки, неустойки на сумму 490 654,98 руб., исходя из расчета 0,5% за каждый день просрочки с 30.09.2020 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск о взыскании 1 207 381,57 руб. неосновательного обогащения по договору №070514/ДР от 07.05.2014, 63 142,29 руб. неустойки.

Судом в порядке ст.51 АПК РФ было привлечено ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, которое в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «МедБизнесКонсалтинг» (далее -Лицензиат, Истец) и ООО "Санвей" (далее - Сублицензиат, Ответчик) был заключен Сублицензионный договор № 070514/ДР от 07.05.14 о предоставлении права использования товарного знака CMD (далее - «Договор»), (свидетельство о регистрации Договора о предоставлении права использования товарного знака CMD в Роспатенте от 22.08.2014 №РД0155375).

Согласно Договору Лицензиат предоставил Сублицензиату неисключительное право использования товарного знака CMD (свидетельство на зарегистрированный в Роспатентена товарный знак № 491874, далее - «Товарный знак») на условиях Договора на территории помещения, находящегося по адресу: 

<

...>.

01.04.2017г. между Истцом и Ответчиком заключено Дополнительное соглашение к Договору (далее - Дополнительное соглашение) о внесении в Договор следующих изменений:

- о внесении изменений в п.3.2. Договора путем добавления дополнительной обязанности Сублицензиата выплачивать Лицензиату дополнительное лицензионное вознаграждение (помимо лицензионного вознаграждения, указанного в п.3.1. Договора) в размере 3,5 % от дохода Сублицензиата начиная с даты подписания дополнительного соглашения и до окончания срока действия Договора.

В соответствии с п. 3.1. Договора и раздела 5 Дополнительного соглашения Сублицензиат обязуется в течение срока действия Договора выплачивать Лицензиату лицензионное вознаграждение (роялти) и дополнительное лицензионное вознаграждение (далее -Вознаграждение).

В соответствии с п.3.1.1 Договора Сублицензиат обязуется в течение срока действия Договора выплачивать Лицензиату лицензионное вознаграждение (роялти) в размере 4,5 % от дохода (менее 1 300 000 руб.), полученного Сублицензиатом в результате использования Товарного знака.

В соответствии с п.3.1.2 Договора Сублицензиат обязуется в течение срока действия Договора выплачивать Лицензиату лицензионное вознаграждение (роялти) в размере 3,5 % от дохода (от 1 300 000 руб. до 1 500 000 руб.), полученного Сублицензиатом в результате использования Товарного знака.

В соответствии с п.3.1.3 Договора Сублицензиат обязуется в течение срока действия Договора выплачивать Лицензиату лицензионное вознаграждение (роялти) в размере 2,5 % от дохода (от 1 500 000 руб. до 2 000 000 руб.), полученного Сублицензиатом в результате использования Товарного знака.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п.5 ст. 1238 ГК РФ условие о размере вознаграждения является существенным условием сублицензионного договора.

Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ, к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

В силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к сублицензионным договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с п.1 ст. 432 ГФ РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Исходя из п. п. 1,2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

В соответствии со ст. 452 ГК РФ соглашения об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, таких изменений в сублицензионном договоре нет.

Таким образом, соглашений между Истцом и Ответчиком об изменениях в части размера лицензионного вознаграждения и дополнительного лицензионного вознаграждения отсутствуют, кроме предусмотренного в п.3.1 и 3.2. Договора в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2017.

Согласно Отчетам об объеме дохода, полученного Сублицензиатом в отчетных периодах: март 2020г. - август 2020г. доход Сублицензиата составляет 7 293 842 руб.

Общая сумма задолженности с учетом оплат Сублицензиата по выплате лицензионного вознаграждения и дополнительного лицензионного вознаграждения (далее - Вознаграждение) за период (далее - исковой период): март 2020г. - август 2020г. по Договору у Сублицензиата перед Лицензиатом составляет 490 654,98 руб.

Согласно п. 3.3. Договора Вознаграждение Лицензиата за отчетный период должно быть выплачено Сублицензиатом в течение 3-х банковских дней с даты выставления Лицензиатом счета на оплату и предоставления Акта об оказанных услугах.

Согласно разделу 10 Договора и Дополнительного соглашения от 02.04.2018г., стороны признают юридическую силу сообщений и документов, переданных средствами факсимильной или электронной связи при условии их направления по адресам (номерам) указанным в реквизитах соответствующей Стороны в Договоре или в любых иных документах, относящихся к Договору или находящихся в распоряжении одной из Сторон при условии, что такие документы подписаны другой Стороной (далее - «авторизованные адреса»). Сообщения, отправленные по каналам электронной связи, считаются полученными с даты их отправления.

В соответствии с разделом 12 Договора и Дополнительного соглашения от 02.04.2018г, автоматизированным адресом Истца является cmd@mbcon.ru (далее - электронный адрес Истца), а автоматизированным адресом Ответчика является inna27@bk.ru (далее - электронный адрес Ответчика).

Согласно распечаткам с электронного адреса Истца, Истец направлял на электронный адрес Ответчика за исковой период: счета на оплату, акты об оказанных услугах.

Таким образом, задолженность по выплате лицензионного вознаграждения и дополнительного лицензионного вознаграждения за период: март 2020г. - август 2020г. по Договору у Сублицензиата перед Лицензиатом составляет 490 654,98 руб.

На основании п. 6.4. Договора, в случае нарушения сроков оплаты вознаграждения Лицензиат выставляет требование на оплату неустойки в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Таким образом, размер договорной неустойки за просрочку оплаты лицензионного вознаграждения и дополнительного лицензионного вознаграждения составляет 220 652,41 руб.

Вместе с тем суд считает несоразмерным неустойку последствиям нарушения  обязательства и считает необходимым снизить ее до суммы  44 130,48 руб. на основании ст. 333  ГК РФ при наличии соответствующего заявления ответчика,  исходя из 0,1%.

При  этом суд отмечает, что неустойка является специальной мерой гражданской ответственности, способствующей исполнению обязательств, которая носит как карательный, так и компенсационный характер. Неустойка, как и другие способы исполнения обязательств, направлена на гарантированное исполнение основного обязательства и на стимулирование должника к надлежащему поведению.

Пунктом 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ» определены критерии установления несоразмерности взыскиваемой неустойки.

Такими критериями в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др.

Также пунктом 42 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что при оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг, сумма договора).

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит частичному удовлетворению.

При этом суд считает встречный иск не подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно разделу 3 Сублицензионного договора, вознаграждение Лицензиата, подлежащее уплате Сублицензиатом, зависит от доходов Сублицензиата в отчетном периоде, не является фиксированным. Договором установлены следующие ставки вознаграждения:

3,5% от дохода в случае, если за отчетный период доход Сублицензиата составит от 1 300 000 до 1 500 000 рублей;

2,5% от дохода в случае, если за отчетный период доход Сублицензиата составит от 1 500 000 до 2 000 000 рублей;

2,0% от дохода в случае, если за отчетный период доход Сублицензиата составит более 2 000 000 рублей.

Вознаграждение Лицензиата за отчетный период должно быть выплачено Сублицензиатом в течение 3-х банковских дней с даты выставления Лицензиатом счета на оплату и предоставления Акта об оказанных услугах (п. 3.3. Сублицензионного договора). Отчетным периодом, как следует из раздела «Термины», является 1 (Один) календарный месяц.

Однако 27.12.2018 г. ЦНИИ Роспотребнадзора утвердил Правила использования товарных знаков (знаков обслуживания) (далее – «Правила»), которые вступили в силу для ООО МБК 13.03.2019 г., что было неоднократно подтверждено в ходе судебных разбирательств с участием в том числе ЦНИИ Роспотребнадзора и ООО МБК.

Таким образом, вопрос об обязательности применения Правил и их условий разрешен, в том числе и на уровне Верховного Суда РФ.  Правила подлежат применению и в отношениях с ООО Санвей как с сублицензиатом по Сублицензионному договору, применению подлежат условия о ставке вознаграждения, предусмотренные Правилами.

Согласно Приложению № 1 к Правилам, для всех форматов предприятий сублицензиатов, использующих товарный знак, устанавливается единая ставка роялти (вознаграждения за использование товарного знака) в размере 0,1 % от доходов за отчетный период. Какое-либо дополнительное вознаграждение Правилами не предусмотрено.

В первоначальном исковом заявлении ООО МБК просит Суд взыскать с ООО Санвей 711 307,39 рублей, в том числе 490 654,98 рубля – задолженность по выплате вознаграждения и 220 652,41 рубль – договорная неустойка. Указанные суммы рассчитаны ООО МБК при игнорировании условий Правил о ставке роялти и на основании старых ставок вознаграждения, ввиду чего являются неверными.

Ответчик прекратил выплачивать Истцу вознаграждение с марта 2020 г., когда Ответчику стало известно о значительном изменении условий Сублицензионного договора о порядке расчет вознаграждения в связи с утверждением ЦНИИ Роспотребнадзора новых правил. За период с марта 2020 г. по август 2020 г. (включительно) на стороне Ответчика образовалась задолженность в размере 7 293,85 руб.

При этом Истец с марта 2019 г. по август 2020 г. (включительно) суммарно получил от Ответчика 1 271 860,79 руб. в счет оплаты вознаграждения по Сублицензщионному договору – согласно старым правилам расчета вознаграждения, из которых 1 207 381,57 руб. были получены неосновательно, так как размер вознаграждения рассчитывался исходя из уже недействующих в то время условий Сублицензионного договора.

За период с 01.03.2019 г. по 31.08.2020 г. Сублицензиат переплатил Лицензиату суммарно 1 207 381,57 руб.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как указано в п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Таким образом, Сублицензиат вправе требовать с Лицензиата уплаты неустойки на сумму задолженности в размере 63 142,29 руб.

Вместе с тем, закон и лицензионный (сублицензионный) договор не предусматривает для 3-го лица права в одностороннем порядке изменять существенные условия Договоров, а также иных сублицензионных договоров, стороной которых 3-е лицо не является, в соответствии со ст.452 ГК соглашения об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, таких изменений в сублицензионном договоре нет. Пунктом 2 ст.1237 ГК запрещает Правообладателю изменять существенные условия сублицензионного договора (размер роялти).

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п.5 ст. 1238 ГК РФ условие о размере возна-граждения является существенным условием лицензионного (сублицензионного договора).

Согласно п.2. ст.1237 ГК «в течение срока действия лицензионного договора лицензиар (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора) обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом (ООО «МБК») предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности (устанавливать размер роялти с сублицензиатами, а также взыскивать задолженность с сублицензиатов задолженность по роялти по зарегистрированным в Роспатенте сублицензионным договорам и т.д.)»

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ, лица свободны в заключении договора, условия которого, согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, определяются по их усмотрению, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Изменение условий договора, по смыслу п. 1 ст. 450 ГК РФ, возможно лишь по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (сублицензионный договор).

Между Истцом и Ответчиком не было достигнуто соглашение об изменении сублицензионного договора в части размера лицензионного вознаграждения (п.п. 3.1, 3.2). При этом ни самим сублицензионным договором, ни законом право Ответчика, либо Правообладателя товарного знака на изменение данного условия в одностороннем порядке не предусмотрено.

Не свидетельствует об изменении условий сублицензионного договора в части размера лицензионного вознаграждения и принятие правообладателем товарного знака -ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - правил, в связи со следующим.

В соответствии с п. 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Следовательно, по общему правилу, как стороны договора не могут создать правовых последствий для третьих лиц, так и третьи лица не могут создать правовых последствий для договорных отношений сторон.

При этом действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление правообладателем иных требований или условий к договорам между третьими лицами, в том числе в части размера лицензионного вознаграждения, расторжения сублицензионного договора в одностороннем порядке со стороны Ответчика.

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ и п.5 ст. 1238 ГК РФ условие о размере вознаграждения является существенным условием сублицензионного договора. С учетом этого, воля сторон на возможность и порядок изменения размера такого вознаграждения, как существенного условия договора, должна быть ясно и недвусмысленно выражена в договоре.

В материалы дела также не представлены доказательства того, что в соответствии с законом или лицензионным (сублицензионным) договором эти Правила были акцептованы сторонами сублицензионного договора, поэтому они в настоящем деле не имеют правого значения.

Материалы дела также не содержат доказательств того, что Истец и Ответчик, устанавливая размер лицензионного вознаграждения (п.п. 3.1, 3.2 сублицензионного договора), вышли за пределы имеющихся у Истца прав на товарный знак, тем самым нарушили п. 2 ст. 1238 ГК РФ.

Действующее законодательство не содержит норм, допускающих одностороннее установление или изменение правообладателем требований или условий в отношении лицензионных договоров и сублицензионных договоров, заключенных с третьими лицами.

Из условий сублицензионного договора не предусмотрено подобных правомочий Правообладателя.

Для придания юридической силы введенным в одностороннем порядке Правилам, предусматривающим существенные условия договора необходимо как наличие соглашения между сторонами такого договора об их акцепте.

В соответствии с п.1 ст. 432 ГФ РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким образом, ни сублицензионным Договором и ни законом, не предусмотрено право в одностороннем порядке изменять существенные условия договоров (включая размер лицензионного вознаграждения).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156, 158,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства об отложении разбирательства отказать.

Первоначальный иск удовлетворить частично . В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "САНВЕЙ"  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "МЕДБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" 490 654 руб.  98 коп. задолженности,  44 130 руб. 48 коп. неустойки,  неустойку на сумму490 654 руб.  98 коп.,  исходя из   0,1% за каждый день просрочки,  с30.09.2020 по день фактической оплаты долга, 17 226 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1