ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-11772/2021

г. Челябинск

04 октября 2021 года

Дело № А07-320/2021

 

Резолютивная часть постановления объявлена 04 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 октября 2021 года.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд  в составе

председательствующего судьи Арямова А.А., 

судей Плаксиной Н.Г., Ивановой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 по делу №А07-320/2021.

В судебном заседании приняли участие представители:

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» - ФИО2 (доверенность №16 от 09.06.2021, диплом);

публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» - ФИО3 (доверенность от 15.01.2021, диплом).

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – истец, учреждение, ФГБУ «ФАПРИД») обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ответчик, общество, ПАО «ОДК-УМПО») о взыскании для перечисления в федеральный бюджет штрафа в размере 300000 руб. за ненадлежащее исполнение лицензионного договора от 11.05.2011 №1-01-11-00290, а также об обязании предоставить отчетную документацию за период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года по лицензионному договору от 11.05.2011 №1-01-11-00290.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительном предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – третье лицо).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 (резолютивная часть решения объявлена 16.06.2021) в удовлетворении исковых требований отказано.

ФГБУ «ФАПРИД» не согласилось с решением суда первой инстанции и обжаловало его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить, ссылаясь на нарушение судом норм материального права. 

В обоснование жалобы приводит следующие доводы: в соответствии с пунктом 9.5 лицензионного договора ответчик обязан известить истца об исполнении договора комиссии, однако, о факте исполнения этого договора истец узнал только в ходе рассмотрения дела в суде; ответчик в одностороннем порядке изменил условия лицензионного договора, изменив порядок и сроки предоставления отчетности; в силу пунктов 7.6 м 13.1 лицензионного договора, договор действует до подписания  акта выполненных обязательств и такой акт не подписан, равно как отсутствуют доказательства недействительности этого договора; то есть,  на момент рассмотрения дела в суде лицензионный договор являлся действующим; вывод суда об  отсутствии фактов использования ответчиком результатов  интеллектуальной деятельности применительно к рассматриваемому спору не обоснован, так как действие этого договора обусловлено не фактическим использованием таких результатов, а сроком действия договора, в связи с чем истец не обязан доказывать использование ответчиком результатов интеллектуальной деятельности.

В судебном заседании представитель истца на доводах апелляционной жалобы настаивал.Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве. Полагает решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Представители третьего лица, извещенного о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы надлежащим образом, в судебное заседание не явились. Апелляционная жалоба рассмотрена без его участия.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя истца, полагает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене (изменению).

Как следует из материалов дела, ФГБУ «ФАПРИД» зарегистрировано в качестве юридического лица 05.02.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739437229, осуществляет деятельность в области права, и на основании на основании пунктов 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 №1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения», а  также приказа Роспатента от 25.10.2012 №133 осуществляет полномочия по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, а также представление интересов Федеральной службы по интеллектуальной собственности по реализации функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения и ведению от ее имени и в ее интересах дел во всех судах общей юрисдикции, мировых судах, арбитражных судах, третейских судах.

11.05.2011 между ФГБУ «ФАПРИД», действующим от имени Российской Федерации (лицензиар) и ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (впоследствии переименовано в ПАО «ОДК-УМПО») (лицензиат) подписан лицензионный договор №1-01-11-00290, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право использования результатов интеллектуальной деятельности (технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по созданию авиационного двигателя, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации), с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии (договор от 29.09.2010 №Р/035611251487-014335, заключенный между лицензиатом и экспортером – ФГУП «Рособоронэкспорт») и контракта (контракт от 23.12.2005 № Р/135611331240, заключенный с Президентом Индии, представленным Министерством обороны, Правительство Индии), а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования результатами интеллектуальной деятельности платеж в соответствии с пунктом 7.2 договора. При этом, лицензиар сохраняет за собой право предоставления права на использование результатов интеллектуальной деятельности  другим лицам (пункт 2.1 договора). Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом (каждый календарный квартал  в течение срока действия договора) представляет лицензиару отчетную документацию (состав которой определен в пункте 1.9 договора) (пункт 9.1 договора). За непредставление отчетов, лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 руб. (пункт 9.6 договора). Договор  считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по лицензионному договору (пункт 13.1 договора).

Дополнительным соглашением №3 от 18.04.2012 к договору, стороны согласовали, что лицензиат уплачивает в пользу Российской  Федерации вознаграждение по договору в размере 487765 долларов США 65 центов. Лицензионный платеж перечисляется лицензиатом на счет лицензиара пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет лицензиата с учетом договора комиссии в течение 30 (тридцати) дней с дат поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию.

Как указывает истец, ответчиком были допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору, а именно: не была предоставлена отчетная документация по договору за период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года (12 отчетных периодов), в связи с чем, на основании пункта 9.6 договора, истец начислил ответчику подлежащий уплате в доход федерального бюджета штраф в размере 300000 руб. (25 000 руб. х 12 отчетных периодов).

Претензией от 16.06.2020 истец предложил ответчику уплатить этот штраф в добровольном порядке.

Неисполнение содержащегося в претензии требования послужило основанием для обращения учреждением в суд с рассматриваемым иском.

Рассмотрев спор по существу, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. 

Оценивая позицию суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции полагает необходимым руководствоваться следующим.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Подпунктом 12 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации отнесены в том числе секреты производства (ноу-хау).

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор) (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ).

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права (пункт 2 статьи 1233 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ предусмотрено, что лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. 

Согласно статьям 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В настоящем случае между сторонами заключен лицензионный договор от 11.05.2011 №1-01-11-00290, по которому истец (лицензиар) предоставляет лицензиату на срок действия договора право использования результатов интеллектуальной деятельности (технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по созданию авиационного двигателя, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации), с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии (договор от 29.09.2010 №Р/035611251487-014335, заключенный между лицензиатом и экспортером – ФГУП «Рособоронэкспорт») и контракта (контракт от 23.12.2005 № Р/135611331240, заключенный с Президентом Индии, представленным Министерством обороны, Правительство Индии)

Условиями этого лицензионного договора установлена обязанность лицензиата в течение срока действия договора ежеквартально представлять отчетность, состав которой поименован в пункте 1.9 договора (пункт 9.1 договора). 

Также договором предусмотрена ответственность лицензиата за нарушение указанного условия в виде штрафа в размере 25000 руб. (пункт 9.6 договора).

Именно названные условия договора положены учреждением в основание исковых требований. При этом, истец полагает договор действующим (поскольку предусмотренный пунктом 13.1 договора акт выполненных обязательств по договору не составлялся), а взыскиваемый истцом штраф рассчитан исходя из факта непредставления обществом предусмотренной договором отчетности за период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года.

В силу пунктом 3 статьи 425 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Как обоснованно отмечено судом первой инстанции, в силу статьи 190 ГК РФ срок может определяться указанием лишь на такое событие, которое не зависит от воли и действий сторон и является неизбежным. Невыполнение требования абзаца 2 статьи 190 ГК РФ о неизбежности наступления события не позволяет считать срок согласованным. 

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование).  Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Предусмотренное условиями договора в качестве основания прекращения его действия подписание сторонами акта выполненных обязательств по договору не обладает качеством неизбежности, так как зависит от воли сторон, а потому, как верно указал суд первой инстанции, условие пункта 13.1 лицензионного договора в части определения срока окончания действия лицензионного договора не соответствует абзацу 2 статьи 190 ГК РФ, следовательно, не позволяет признать его согласованным.

При этом, суд апелляционной инстанции принимает во внимание положения Постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, в силу которых исполнение обязательств, предусмотренных лицензионными договорами, в том числе посредством заключения дополнительных соглашений и актов, изменяющих или прекращающих обязательства сторон, осуществляет ФГБУ  «ФАПРИД» по согласованию с государственным заказчиком (которым в настоящем случае в силу пункта 1.7 лицензионного договора является Министерство обороны Российской Федерации). То есть, в силу указанного нормативного требования составление предусмотренного лицензионным договором акта выполненных обязательств по договору отнесено к обязанности истца и не зависит от волеизъявления общества. Неисполнение учреждением этой обязанности нельзя признать обстоятельством, продлевающим срок действия лицензионного договора на неопределенный срок. 

Поскольку в настоящем случае срок действия лицензионного договора сторонами в установленном порядке не согласован, судом обоснованно применены положения пункта 4 статьи 1235 ГК РФ, в силу которых в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. 

Также, судом приняты во внимание положения лицензионного договора, в силу которых лицензиат обязался использовать результаты интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения договора комиссии от 29.09.2010 №Р/035611251487-014335, заключенного между лицензиатом и экспортером – ФГУП «Рособоронэкспорт», и контракта от 23.12.2005 №Р/135611331240, заключенного с Президентом Индии, представленным Министерством обороны, Правительством Индии.

При этом, из материалов дела следует, что указанные договор комиссии и контракт  прекращены надлежащим исполнением в 2011 году

В частности, как следует из не опровергнутых истцом пояснений ответчика, имущество по договору комиссии и контракту ПАО «ОДК-УМПО» отправило в Индию следующими партиями: первая партия имущества стоимостью 11469168 долл. США – по ГТД 10401060/300611/0004687, счету-фактуре ФГУП «Рособоронэкспорт» от 24.06.2011 №356/1 1 1251758, авианакладной 412-56092886 (штамп таможенного органа Российской Федерации «Вывоз разрешен» от 18.07.2011); вторая партия имущества стоимостью 9557640 долл. США – по ГТД 10401060/010711/0004711, счету-фактуре ФГУП «Рособоронэкспорт» от 24.06.2011 №356/111251757, авианакладной 580-68126203 (штамп таможенного органа Российской Федерации «Вывоз разрешен» от 12.07.2011); третья партия имущества стоимостью 61175950 долл. США – по ГТД 10401060/130711/0004990. счету-фактуру ФГУП «Рособоронэкспорт» от 08.07.2011 №356/1112519, авианакладной 419-56092875 (штамп таможенного органа Российской Федерации «Вывоз разрешен» от 18.07.2011); четвертая партия имущества стоимостью 18791568 долл. США – по ГТД 10401060/290911/0006951, счетам-фактурам ОАО «Рособоронэкспорт» от 15.09.2011 №356/1112556 и от 15.09.2011 №356/1112557, авианакладной 412-44618895 (штамп таможенного органа Российской Федерации «Вывоз разрешен» от 08.10.2011); пятая партия имущества стоимостью 15292224 долл. США – по ГТД 10401060/051211/0008137, счету-фактуре ФГУП «Рособоронэкспорт» от 09.11.2011 № 356/11125967, авианакладной 412-72735250 (штамп таможенного органа Российской Федерации «Вывоз разрешен» от 28.12.2011). 

Полное исполнение договора комиссии №Р/035611251487-014335 от 29.09.2010 подтверждено письмом АО «Рособоронэкспорт» №Р1123/3-31614 от 19.05.2021. 

В период исполнения договора комиссии ответчиком осуществлялась выплата лицензионных платежей в соответствии с рассматриваемым лицензионным договором платежными поручениями № 6868 от 19.09.2011, № 7604 от 16.11.2011, № 9220 от 30.05.2012. То есть, последний лицензионный платеж перечислен ответчиком 30.05.2012. 

Сведений об использовании обществом после указанной даты определенных лицензионным договором результатов интеллектуальной деятельности не имеется.

Исходя из указанных фактических обстоятельств, условий лицензионного договора и приведенных выше нормативных положений суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что срок  действия лицензионного договора составляет 5 лет и истек 11.05.2016, а потому оснований для применения к ответчику предусмотренных этим договором мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение договорных обязательств в период со 2 квартала 2017 года по 1 квартал 2020 года не имеется. 

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец обращал внимание на то обстоятельство, что ответчиком направлялись отчеты об использовании результатов интеллектуальной деятельности за период с 01.04.2017 по 30.09.2020 и за период с 30.06.2017 по 31.03.2021, что по мнению учреждения свидетельствует о признании ответчиком факта продолжения действия лицензионного договора.

Оценив этот довод истца, суд первой инстанции правомерно его отклонил, указав на то обстоятельство, что фактически указанная отчетность представлялась с «нулевыми» показателями и только после инициирования истцом настоящего спора (что следует из сопроводительных писем ответчика к указанным отчетам от 01.12.2020 и 19.04.2021), в связи с чем направление этой отчетности, совершенное за пределами срока действия лицензионного договора, факт продления такого срока не подтверждает.

В апелляционной жалобе истец указывает на то обстоятельство, что в силу пункта 9.5 лицензионного договора ответчик по окончании срока действия договора комиссии обязан в течение 5 дней в письменной форме информировать об этом истца, что им сделано не было (об исполнении договора комиссии истец узнал только в ходе настоящего судебного разбирательства).

Между тем, указанное обстоятельство не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку не касается оснований начисления взыскиваемых истцом штрафных санкций за непредставление предусмотренной лицензионным договором отчетности.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции полагает судебный спор разрешенным судом первой инстанции правильно, выводы суда первой инстанции основаны на законе и представленных в материалы дела доказательствах.

 Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены вынесенного судебного акта, не установлено.

Таким образом, основания для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения или отмены решения суда первой инстанции отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый  арбитражный апелляционный суд,     

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.06.2021 по делу №А07-320/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                                            А.А. Арямов

 

Судьи:                                                                                   Н.Г. Плаксина

 

                                                                                     Н.А. Иванова