ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-115644/2022

06 апреля 2023 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     29 марта 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  06 апреля 2023 года

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  М. Л. Згурская

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания       ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании иск Enprani Co., Ltd.

к          ИП ФИО2

о          взыскании компенсации

при участии

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: ФИО2 (паспорт)

установил:

Enprani Co., Ltd. (далее – компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 322470400092211, ИНН 

<

***>; далее – предприниматель, ответчик) о запрете использовать любым образом товарный знак «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081, взыскании 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 543 руб.  судебных расходов и 10 000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее - АПК РФ).

Согласно резолютивной части решения от 09.01.2023, имеющейся в материалах дела и размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте арбитражного суда http://kad.arbitr.ru/, суд:

Запретил предпринимателю использовать любым способом обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Holika Holika» (свидетельство № 511847 и № 638081). 

Взыскал с предпринимателя в пользу компании  100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 543 руб. в возмещение стоимости приобретенного товара, а также 10 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Согласно резолютивной части  мотивированного решения от  26.01.2023 суд:

Запретил предпринимателю использовать любым способом обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Holika Holika» (свидетельство № 511847 и № 638081). 

Взыскал с предпринимателя в пользу компании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 543 руб. в возмещение стоимости приобретенного товара, а также 5 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, в  остальной части в удовлетворении  иска отказал, указав на исправление описки в резолютивной части решения от 09.01.2023.

Апелляционным судом установлено, что резолютивная часть решения от 09.01.2023  не соответствует резолютивной части мотивированного решения от 26.01.2023. Суд, исправляя опечатку в резолютивной части решения от 09.01.2023, по сути, изменил резолютивную часть принятого решения. При этом отдельное определение об исправлении опечатки судом не выносилось.

Исходя из норм части 6.1 статьи 268 АПК РФ, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела в судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции.

Представитель компании, извещенной надлежащим образом о времени и месте рассмотрения иска, в суд апелляционной инстанции не явился. Ходатайство об отложении рассмотрения дела компанией не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания истец не обращался. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть иск в отсутствие компании, поскольку она извещена надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без ее участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ.

В судебном заседании предприниматель против удовлетворения иска возражал.

Как следует из материалов дела, компании принадлежит товарный знак «Holika Holika», зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.04.2014 за № 511847 в отношении 03 класса МКТУ, 06.12.2017 за № 638081 - в отношении 35 класса МКТУ. 

Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России на основании обращения представителя правообладателя внесло товарный знак «Holika Holika» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности под регистрационным номером 05337/07850-001/ТЗ-021020 (письмо от 06.10.2020 №14-40/55903). 

Компании стало известно, что на интернет-сайте https://www.wildberries.ru/ предприниматель предлагает к продаже товары, маркированные товарным знаком «Holika Holika». 

В ходе контрольной закупки истец приобрел на сайте https://www.wildberries.ru/ косметический товар ответчика «Holika Holika /BB крем с гиалуроновой кислотой Holika», что подтверждается кассовым чеком от 04.10.2022 №232  (позиция №4 в чеке).

Полагая, что фактом предложения к продаже товара без согласия правообладателя нарушены принадлежащие ему исключительные права, истец направил в адрес ответчика претензию от 07.10.2022 №10/881 о нарушении исключительных прав с требованием выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Претензия истца оставлена ответчиком без исполнения, что явилось основанием для обращения компании в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Материалами дела подтверждается принадлежность компании исключительного права на товарные знаки «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081.

Факт реализации ответчиком контрафактного товара подтвержден кассовым чеком.

 Использование товарного знака истца без его разрешения подтверждено представленными в дело доказательствами, в том числе скриншотами  с интернет-сайта https://www.wildberries.ru/.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу, статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «интернет.

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).

Совокупность данных доказательств подтверждает факт продажи товара от имени ответчика.

Нарушением права истца на товарный знак является предложение к продаже товара и его реализация без разрешения правообладателя.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу о том, что факт нарушения ответчиком принадлежащего истцу исключительного права подтвержден.

Факт реализации ответчиком товара, маркированной обозначением «Holika Holika», сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При таких обстоятельствах, требование компании о запрете предпринимателю использовать любым образом товарный знак «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081 подлежит удовлетворению.

Положениями статьи 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Компанией при обращении с иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081.

В отзыве на иск предприниматель просит учесть чрезмерно завышенный размер компенсации, однократность нарушения, краткие сроки предпринимательской деятельности, незначительный объем и стоимость товара, отсутствие сведений о ранее допущенных предпринимателем нарушениях прав правообладателей.

Предприниматель указывает, что Постановлением Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы» (далее – Постановление № 506) установлено, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по предложениям федеральных органов исполнительной власти утверждает перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия.

На основании пункта 1 Постановления № 506 Министерством промышленности и торговли Российской Федерации издан Приказ № 1532 от 19.04.2022, утвердивший перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 ГК РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21.10.2022 № 4456 «О внесении изменений в перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия, утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532» (далее – Приказ № 4456) с 02.02.2023 бренд «Holika Holika» внесен в перечень.

По мнению подателя жалобы, до начала действия Приказа № 4456 разрешение правообладателя для осуществления торговли не требовалось. 

Доводы подателя жалобы отклонены судом апелляционной инстанции, поскольку основаны на неверном толковании положений вышеуказанного Приказа.

Товар реализован ответчиком до начала действия Приказа № 4456.

В материалы дела ответчиком не представлено доказательств того, что товар не является контрафактным и введен в оборот  правообладателем или с его согласия. 

Надлежащие доказательства приобретения предпринимателем товара для его перепродажи в материалах дела отсутствуют, товарная накладная от 23.09.2022 № 28, не подписанная предпринимателем, таким доказательством не является.

В пункте 61 Постановления № 10  отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание правовую позицию, приведенную в Постановлении № 5/29, а также исходя из принципа соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая характер правонарушения и степень вины ответчика, отсутствия доказательств несения истцом убытков, соразмерных заявленной сумме компенсации, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, апелляционный суд считает возможным снизить заявленную компенсацию до 10 000 руб.

Таким образом, с предпринимателя следует взыскать 10 000 руб. компенсации.

Компания просит взыскать с предпринимателя 543 руб. судебных расходов на приобретение товара.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ с учетом разъяснений, данных в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - постановление № 1), лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Согласно пункту 2 постановления № 1 к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле.

Перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, издержки, понесенные в связи с собиранием доказательств, могут быть отнесены к категории судебных, и, следовательно, при удовлетворении имущественных исковых требований они подлежат взысканию с другой стороны.

Исходя из сути настоящего спора, сама сделка розничной купли-продажи контрафактного товара не является его предметом, а лишь зафиксированным истцом способом незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности (товарных знаков и произведения изобразительного искусства), то есть средством (способом) доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу.

Приобретение контрафактного товара и представление его в суд в качестве вещественного доказательства в рассматриваемом случае носило необходимый характер, поскольку факт размещения на таком товаре обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками или являющихся следствием переработки произведения, подлежал установлению судом.

Таким образом, расходы на приобретение контрафактного товара в настоящем деле являются судебными издержками истца.

Документально подтвержденные расходы на приобретение товара и расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 26.01.2023 по делу №  А56-115644/2022  отменить.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 322470400092211, ИНН 

<

***>) использовать любым образом товарный знак «Holika Holika» по свидетельствам Российской Федерации № 511847 и № 638081.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 322470400092211, ИНН 

<

***>) в пользу Enprani Co., Ltd. 10 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 54 руб. 36 коп.  судебных расходов и 400 руб.  расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Enprani Co., Ltd. в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 322470400092211, ИНН 

<

***>) 2 700 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Возвратить ООО «ХОЛИКА РИТЕЙЛ» из федерального бюджета 6 000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 10.11.2022 №2893.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Судья

 

М.Л. Згурская