Арбитражный суд Воронежской области

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                               Дело № А14-10083/2020

« 27 » января 2021 г.

 

Резолютивная часть решения оглашена 20 января 2021 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,                           

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «7 Утра», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к акционерному обществу «Янтарь», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

об обязании прекратить незаконное использование изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 628466 и № 429742 и обязании за свой счет изъять из оборота товары, на упаковках которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 628466 и № 429742, о взыскании 5000000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 628466 и № 429742,

при участии в заседании:

от истца – ФИО2, адвокат, по доверенности б/н от 05.11.2020, 

от ответчика - ФИО3, адвокат, по доверенности б/н от 13.12.2019,

Руководствуясь статьями 9, 65, 110, 112, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

установил:

общество с ограниченной ответственностью «7 Утра» (далее – истец, ООО «7 Утра») обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Янтарь» (далее – ответчик, АО «Янтарь») об обязании прекратить незаконное использование изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками № 628466 и № 429742 и обязании за свой счет изъять из оборота товары, на упаковках которых размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 628466 и № 429742, о взыскании 5000000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 628466 и № 429742, а также 54000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных под № 628466 и № 429742, а также изготавливает и реализует молочную и масложировую продукцию, в частности сыры плавленые пастообразные, сыры колбасные и т.д.

Ответчик, по утверждению истца, также производит молочную продукцию, в частности производит и реализует продукт плавленый с молочным жиром и заменителем молочного жира «Янтарный лидер», на упаковке которого размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

При этом, как указал истец, ответчик является правообладателем товарных знаков № 493350 и № 494910.

Определением суда от 24.07.2020 принято исковое заявление ООО «7 Утра», возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 19.08.2020.

В процессе рассмотрения дела судебное разбирательство неоднократно откладывалось.

В представленном суду 06.10.2020 по системе «Мой арбитр» письменном отзыве ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по следующим основаниям:

- на этикетке продукта плавленого сыра «Янтарный лидер», выпускаемого ответчиком, используются элементы товарных знаков № 494910 и № 493350, права на которые принадлежат АО «Янтарь» с 2012 года;

- основной индивидуализирующей особенностью упаковки колбасного сыра «Янтарный лидер» является комбинацией вышеуказанных товарных знаков, при этом, товарный знак № 493350 дополнен надписью «Янтарный мир», расположенной между двух волн, выполненной красным цветом;

- товарный знак № 494910 используется на спорной этикетке с изменениями, цвет стилизованного изображения половинки сыра в форме полукруга изменен с желтого на белый, а сам полукруг дополнен надписью «Лидер» красного цвета;

- кроме того, АО «Янтарь» был заключен авторский договор № 12-1/02-03/07 от 12.02.2007 и договор на изготовление упаковки, из которого усматривается соответствие дизайн проекта и изображения, используемого на этикетке товара сыр плавленый «Янтарный лидер»;

- таким образом, ответчик полагает, что АО «Янтарь» использовало спорное изображение задолго до того, как ООО «7 утра» стало правообладателем товарного знака № 628466.

В представленных суду 19.10.2020 по системе «Мой арбитр» возражениях на отзыв ответчика ООО «7 утра» указало, что представленные ответчиком договор № 12-1/02-03/07 от 12.02.2007 и договор на изготовление упаковки не являются подтверждением более раненого введения в оборот спорного изображения. Истец также отметил, что он начал использовать товарный знак 628466 задолго до подачи заявления на его регистрацию, в частности в 2005-2006 гг. ООО «7 утра» уже реализовывало продукцию, на этикетке которой располагалось изображение «Янтарный край».

В ходе судебного заседания 28.10.2020 судом обозревались представленные ответчиком оригиналы акта приема-передачи по авторскому договору заказа № 01/АЗ от 24.04.2001 от 31.07.2001 с приложением, акта приема-передачи по авторскому договору № 12-1/02-03/07 от 12.02.2007 с приложением, авторского договора № 01/А от 19.04.2001 и авторского договора № 02/А от 19.04.2001. Обозреваемые судом акты приема-передачи были сшиты и на сшиве имелись подписи от имени сторон договора.

В судебном заседании 16.11.2020 истцом были представлены пояснения по делу, в которых указано, что как видно из представленных договора № 01/А3 от 24.04.2001 и акта приема-передачи от 31.07.2001 на изображении этикетки (дизайн-проекте) сыра плавленого Колбасного копченого «Янтарный» подписи и печати заказчика и исполнителя на листе с графическим изображением дизайн-проекта отсутствуют, соответственно, данный дизайн-проект не был согласован и имущественные исключительные права на него не были переданы заказчику. В акте приема-передачи к авторского договору № 3-12-1/02-03/07 от 12.02.2007 отсутствует дата, в связи с чем, невозможно установить, когда были переданы какие-либо права, также отсутствуют подписи заказчика и исполнителя на представленном ответчиком дизайн-проекте этикетки плавленого сырного продукта «Янтарный лидер».

Определением суда от 14.12.2020 по ходатайству ответчика судебное разбирательство было отложено на 20.01.2021.

В судебном заседании 20.01.2021 представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании 20.01.2021 возражал против удовлетворения иска.

Из материалов дела усматривается, что истец является правообладателем товарного знака № 628466, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.09.2017, дата приоритета – 08.07.2016, дата истечения срока действия товарного знака – 08.07.2026. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - альгинаты для кулинарных целей; белки для кулинарных целей; бобы консервированные; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; грибы консервированные; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; лецитин для кулинарных целей; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло какао пищевое; масло сливочное; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; орехи обработанные; пектины для кулинарных целей; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; солонина; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; 35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц [в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров]; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 

Товарный знак № 628466 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Край ЯНТАРНЫЙ», где слово «Край» красного цвета размещено в верхней части овала, контур которого выполнен в красном цвете, слово «ЯНТАРНЫЙ» красного цвета расположено на ленте синего цвета, изображенной вдоль овала по центру; справа от овала изображена окружность красного цвета со словами «Край Янтарный», в верхней части которой находятся волнистые линии красного и синего цветов; в верхней и нижней части товарного знака содержатся стилизованные изображения в виде двух волн красного и синего цвета.

Кроме того, истец является правообладателем товарного знака № 429742, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.02.2011, дата приоритета – 28.12.2009, дата истечения срока действия товарного знака – 28.12.2029. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29 класса МКТУ – крем сливочный; маргарин; масло сливочное; продукты молочные; сыры; ферменты сычужные. Товарный знак № 429742 представляет собой словесное обозначение «ЯНТАРНЫЙ КРАЙ».

При этом, ответчик является правообладателем товарного знака № 494910, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.08.2013, дата приоритета – 24.07.2012, дата истечения срока действия товарного знака – 24.07.2022. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 – жиры пищевые; продукты молочные; сыры; и 35 – услуги магазинов оптовой и розничной продажи товаров. Товарный знак № 494910 представляет собой графический элемент в виде красной ленты и половинки сыра в форме полукруга желтого цвета.

Ответчик также является правообладателем товарного знака № 493350, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 07.06.2013, дата приоритета – 24.07.2012, дата истечения срока действия товарного знака – 24.07.2022. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 – жиры пищевые; продукты молочные; сыры; и 35 – услуги магазинов оптовой и розничной продажи товаров. Товарный знак № 494910 представляет собой графический элемент в виде двух волн красного и синего цвета, зеркально отображенных сверху вниз.

Кроме того, ответчик является правообладателем товарного знака № 294951, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.09.2005, дата приоритета – 18.04.2005, дата истечения срока действия товарного знака – 18.04.2025. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 – молоко и молочные продукты. Товарный знак № 294951 представляет собой словесное обозначение «Янтарный мир».

В материалы дела представлены:

- фотоизображения производимого ответчиком товара, этикетки данного товара;

- копия этикетки производимого истцом товара – «Продукт сырный плавленый Край Янтарный»;

- копия авторского договора № 01/А от 19.04.2001, заключенного между ФИО4 (автор) и АОЗТ «Янтарь» (пользователь), по условиям которого (пункт 1.1) автор передает пользователю за вознаграждение имущественные исключительные авторские права на использование произведения (дизайн-рисунок), представляющий собой полукруг в виде сыра с четырьмя дырами и красным ободком, опоясанный снизу изогнутой красной лентой. Дизайн-рисунок прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью;

- копия авторского договора № 02/А от 19.04.2001, заключенного между ФИО4 (автор) и АОЗТ «Янтарь» (пользователь), по условиям которого (пункт 1.1) автор передает пользователю за вознаграждение имущественные исключительные авторские права на использование произведения (дизайн-рисунок), представляющий собой две параллельные изогнутые сини линии, под одной из которых вначале прослеживается красная линия, а над другой красная линия в конце. Дизайн-рисунок прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью;

- копия авторского договора заказа № 01/АЗ от 24.04.2001, заключенного между АОЗТ «Янтарь» (заказчик) и ЗАО «К.Проект» (исполнитель), по условиям которого, исполнитель обязался в соответствии с заданиями заказчика создать дизайн-проекты на пищевые упаковки для продукции заказчика, выполненные на основе и с использованием в качестве базовых, дизайн-рисунков, авторские имущественные исключительные права на которые принадлежат заказчику на основании Авторского договора № 01/А от 19.04.2001 и авторского договора № 02/А от 19.04.2001 и передать заказчику авторские имущественные исключительные права на выполненные дизайн-проекты (в том числе дизайн-проект упаковки для сыра плавленого колбасного копченого «Янтарный»). Как указано в пункте 4.1 договора, имущественные исключительные авторские права на дизайн-проекты считаются переданными заказчику с момента подписания акта приема-передачи выполненных дизайн-проектов в соответствии с пунктом 3.4, пунктом 3.5, пунктом 3.6 настоящего договора;

- копия акта от 31.07.2001 приема-передачи по авторскому договору заказа            № 01/АЗ от 24.04.2001, из которого усматривается, что исполнитель выполнил, в том числе дизайн-проект на пищевую упаковку заказчика – «Сыр плавленый «Колбасный копченый «Янтарный». Вид упаковки – целлюлозная оболочка. Форма – батон. Масса – 1300 граммов, вариант 1, вариант 2»;

- копия авторского договора заказа № 12-1/02-03/07 от 12.02.2007, заключенного между АОЗТ «Янтарь» (заказчик) и ЗАО «К.Проект» (исполнитель), по условиям которого, исполнитель обязался оформить серию дизайн-проектов на пищевые упаковки для продукции согласно заданиям заказчика и передать заказчику исключительные авторские права на использование дизайн-проектов в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а заказчик обязуется уплачивать исполнителю вознаграждение;

- копия акта приема-передачи по авторскому договору № 12-1/02-03/07 от 12.02.2007, согласно которому исполнитель выполнил дизайн-проекты на пищевые упаковки заказчика, в том числе: «Плавленый сырный продукт (копченый) «Янтарный лидер» вид упаковки – этикетка. Форма – батон. Масса нетто 1,2 кг» с приложением указанного дизайн-проекта;

- копия протокола осмотра доказательств – исходящих электронных писем ЗАО «Янтарь», включая вложенных файлов – на вложенных файлах содержатся фотографические изображения товара «Продукта плавленого копченого «Лидер Янтарный» 

- копия заключения об обстоятельствах дела № 036/01/14.6-309/2019 о нарушении антимонопольного законодательства, в котором отражено, что АО «Янтарь» производит и реализует колбасный сыр «Янтарный лидер», ООО «7 утра» производит и реализует колбасный сыр «Янтарный край»; указанные продукты являются взаимозаменяемыми товарами, поскольку сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении; для правильного рассмотрения дела № 036/01/14.6-309/2019 необходимо, в том числе, установить факт наличия сходства до степени смешения между упаковками колбасных сыров «Янтарный лидер» и «Янтарный край»; при этом, установление сходства до степени смешения между товарными знаками №№ 493350, 494910 (товарные знаки АО «Янтарь») и товарными знаками №№ 628466, 429742 (товарные знаки ООО «7 утра») не являются предметом рассмотрения настоящего дела; таким образом, признание факта сходства до степени смешения между упаковками колбасных сыров «Янтарный лидер» и «Янтарный край» не означает автоматического признания сходства до степени смешения вышеуказанных товарных знаков;

- копия справки о количестве продаж продукта плавленого колбасного копченого «Янтарный лидер»;

- копия справки о количестве продаж продукта плавленого колбасного копченого «Янтарный лидер» № 335 от 02.03.2020;

- расчет упущенной выгоды ООО «7 утра»;

- сведения о количестве и выручке от реализации ООО «7 утра» товара – сыра плавленого «Янтарный край» в 2018 году и возможной выручке от реализации дополнительного объема указанного товара;

- сведения о себестоимости товара ООО «7 утра»;

- информация о возможностях производства ООО «7 утра» спорного продукта с приложениями договоров аренды недвижимого имущества, свидетельства о государственной регистрации права, выписки из ЕГРН, технического описания агрегата для измельчения и плавления сыра;

- копии товарных накладных, свидетельствующих о поставках истцом товара с наименованием «Продукт плавленый колбасный копченый «Янтарный край» в 2018 и 2019гг.;

- копия запроса ООО «7 утра» от 01.09.2020 в адрес ООО «РИФ» с приложением макета этикетки продукции, производимой ООО «7 утра»;

- копия ответа ООО «РИФ» на запрос ООО «7 утра», в котором ООО «РИФ» указало, что в 2005-2006 гг. закупало у ООО «Воронежросагро-М» и осуществляло реализацию в розницу конечному потребителю на территории Воронежской области сырный продукт, внешний вид этикетки которого соответствует предоставленной на фотографии;

- копия решения Арбитражного суда Воронежской области от 10.06.2020 по делу № А14-1418/2020;

- копия постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2020 по делу № А14-1418/2020.

Вышеуказанным постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда было отменено решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.06.2020 по делу № А14-1418/2020 и в удовлетворении требований ООО «7 утра» о признании незаконным и отмене решения и предписания от 27.12.2019 по делу № 036/01/14.6-309/2019 отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2020 по делу № А14-1418/2020 установлено следующее:

«07.03.2019 в УФАС России по Воронежской области поступило заявление акционерного общества «Янтарь» о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Воронежросагро», выражающееся в том, что ООО «Воронежросагро» с начала 2018 года вводит в оборот продукт плавленый с сыром «Янтарный край» (далее – колбасный сыр «Янтарный край»), упаковка которого, по мнению АО «Янтарь», сходна до степени смещения с упаковкой колбасного сыра «Янтарный лидер», производимого АО «Янтарь».

Приказом УФАС по Воронежской области от 06.06.2019 № 42 возбужденно дело  № 036/01/14.6-309/2019 по признакам нарушения ООО «Воронежросагро» пункта 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» № 036/01/14.6-309/2019.

02.07.2019 ООО «Воронежросагро» изменило наименование на Общество с ограниченной ответственностью «7 Утра» (решение о внесении изменений в учредительные документы ООО «Воронежросагро» от 17.06.2019).

В ходе рассмотрения антимонопольного дела проведена экспертиза на предмет определения сходства спорной упаковки сыра.

28.10.2019 в УФАС России из Ассоциации «НП «ОКЮР» поступило заключение по делу № 036/01/14.6-309/2019 о наличии копирования или имитации между товарами колбасные сыры «Янтарный лидер» и «Янтарный край», в соответствии с которым эксперт «Ассоциация «НП «ОКЮР» пришел к выводу о наличии имитации (копирования) между упаковками Продуктов 1 и 2.

По результатам проведенного в рамках антимонопольного дела анализа товарного рынка установлено, что АО «Янтарь» производит и реализует колбасный сыр «Янтарный лидер», ООО «7 Утра» – «Янтарный край», которые являются взаимозаменяемыми товарами.

Колбасные сыры «Янтарный лидер» и «Янтарный край» реализуются на территории РФ, а также стран ближнего зарубежья. Географическими границами товарного рынка определены территория Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

В результате анализа товарного рынка, антимонопольный орган пришел к выводу, что АО «Янтарь» и ООО «7 Утра» являются конкурентами на рынке производства и реализации колбасного сыра на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Антимонопольным органом также установлено, что колбасные сыры «Янтарный лидер» и «Янтарный край» реализуются в прозрачной пленке, а информация о наименовании продукта, его производителе, составе и т.д. нанесена на бумажную этикетку, которая расположена под прозрачной пленкой.

Основной индивидуализирующей особенностью этикетки колбасного сыра «Янтарный лидер» является комбинация товарных знаков №№ 493350 и 494910.

На указанной этикетке товарный знак № 493350 дополнен надписью: «Янтарный мир», расположенной между двух волн и выполненной красным цветом. Товарный знак  № 494910 используется на этикетке колбасного сыра «Янтарный лидер» с изменениями. Цвет стилизованной половинки сыра в форме полукруга изменен с желтого на белый, а сам полукруг дополнен надписью: «Лидер» красного цвета. В верхней части полукруга нанесена надпись: «колбасный копченый», белыми буквами на красном фоне. В нижней части на красной ленте синими буквами нанесена надпись «Янтарный».

Материалами антимонопольного дела установлено, что АО «Янтарь» первым ввело в оборот колбасный сыр «Янтарный лидер» в оригинальной упаковке.

При указанных обстоятельствах антимонопольный орган пришел к выводу, что действия ООО «7 Утра», связанные с введением в гражданский оборот товара – колбасный сыр «Янтарный край», в упаковке, сходной до степени смешения с товаром – колбасный сыр «Янтарный край», вводимым хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья, содержат признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции».

Представленными доказательствами, а именно, буклетом, содержащим изображение колбасного сыра «Янтарный лидер» (т.4 л.д. 75-82), договором от 16.01.2009 № 314, заказами-спецификациями от 02.02.2009 № 1, от 06.10.2010 № 13, договором от 17.01.2011 № 367, заказом спецификацией от 17.01.2011, товарными накладными от 2014 года (т.4 л.д. 74-116), а также перепиской ЗАО «Янтарь» и ЗАО «Тандер» относительно реализации колбасного сыра «Янтарный лидер» с приложением фотографий (протокол осмотра нотариусом доказательств, т.5 л.д.99-112) подтверждается, что колбасный сыр «Янтарный лидер» находился в гражданском обороте в упаковке спорного дизайна с 2008 года.

Колбасный сыр «Янтарный край» в упаковке рассматриваемого дизайна был введен в гражданский оборот в 2017 году, что следует из товарных накладных за июнь-июль 2017 года, в которых содержится позиция «Продукт плавленый с сыром колбасный копченый 45% Янтарный край (500г.) пленка 2 кг» (т. 2 л.д. 103-109). При этом в товарных накладных, представленных ООО «7 Утра» за более ранний период – 2010 год, указанная позиция отсутствует, из них следует, что обществом осуществлялась реализация иных товаров – «Сырный продукт плавленый пастообразный 55% Янтарный край, 180г» и «Сырный продукт плавленый пастообразный 55% Янтарный край, 100г» (т.2 л.д. 96-100).

Исследовав повторно имеющиеся в деле доказательства, апелляционная коллегия приходит к выводу, что дизайн упаковки колбасного сыра «Янтарный лидер» в результате его широкого использования с 2008 года не мог не быть известен российским потребителям до момента введения ООО «7 Утра» в гражданский оборот колбасного сыра «Янтарный край» в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации».

ООО «7 утра» направило в адрес АО «Янтарь» претензию, в которой потребовало прекратить незаконное использование изображения, сходного до степени смешения с товарными знаками ООО «7 утра» № 628466 и № 429742, в том числе за свой счет изъять из оборота товары, на упаковках которых размещены изображения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком при производстве и реализации продукта плавленого с молочным жиром и заменителем молочного жира «Янтарный лидер» (сыр колбасный «Янтарный лидер») обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев представленные по делу материалы и исследовав их, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, арбитражный суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе, способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака согласно статье 1252 ГК РФ осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право владельца товарного знака. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу изложенного, для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров/услуг, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами/услугами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Кроме того, в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пунктам 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Право истца на товарные знаки № 429742 и № 628466 подтверждено представленными в материалы дела копиями свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания).

Товарный знак № 429742 представляет собой словесное обозначение «ЯНТАРНЫЙ КРАЙ», выполненное обычным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак № 628466 является комбинированным: в верхней и нижней части комбинированного изображения расположены горизонтально ориентированные элементы в виде трех параллельных волнообразно изогнутых линий красного, белого и синего цветов; в центральной части изображения расположен горизонтально ориентированный овал, контур которого представляет собой широкую полосу красного (как указывает истец) цвета; поверх овала по горизонтали размещена стилизованная изогнутая лента синего цвета, в которую вписано слово «ЯНТАРНЫЙ», выполненное оригинальным шрифтом красного (как указывает истец) цвета, концы ленты видны; над стилизованной лентой, внутри овала, размещено слово «Край», выполненное оригинальным шрифтом красного (как указывает истец) цвета; справа от овала в верхней части комбинированного изображения расположен элемент в виде окружности, по периметру которой расположена полоса красного (как указывает истец) цвета, в нижней части полосы нанесено словесное обозначение «янтарный», выполненное заглавными буквами белого цвета; поверх окружности, чуть выше воображаемой горизонтальной осевой линии расположен изобразительный элемент в виде двух волнообразных полос красного (как указывает истец) и синего цвета; под волнообразными полосами в окружности размещено словесное обозначение «край», выполненное заглавными буквами красного (как указывает истец) цвета.

При этом, как указано в свидетельстве на товарный знак № 628466, зарегистрированы цвета и цветовые сочетания: белый, синий, оранжевый.

Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ (сыры).

На этикетке производимого ответчиком товара – «Продукт плавленый колбасный копченый с молочным жиром и заменителем молочного жира «Лидер Янтарный» размещено комбинированное обозначение со словесными элементами «колбасный копчёный», «Лидер Янтарный», «Янтарный мир». В верхней части этикетки нанесена информация для потребителя: верхняя строка - заглавными буквами красного цвета, нижняя – заглавными буквами синего цвета; под указанными строками расположена горизонтальная полоса красного цвета; в нижней части этикетки нанесена широкая полоса красного цвета, на которой заглавными буквами и цифрами белого цвета выполнена повторяющаяся надпись «НА РЫНКЕ С 1936 г». Центральную часть этикетки занимает графический элемент в виде полукруга стилизованного под половику головки сыра; контур верхней части полукруга выполнен в виде широкой полосы красного цвета, в которой белым цветом выполнено словесное обозначение «колбасный копчёный»; над указанной полосой через небольшой промежуток выполнена узкая полоса синего цвета; нижнюю часть полукруга опоясывает широкая красная лента, концов которой не видно; на ленту синим оригинальным шрифтом с белой окантовкой (как бы проекция) нанесено словесное обозначение «Янтарный». В левой верхней части этикетки расположено комбинированное изображение в виде двух параллельных изогнутых синих линий, под верхней синей линией вначале прослеживается красная линия, а над нижней синей линией - красная линия в конце, между указанными линиями нанесено словесное обозначение «Янтарный мир».

Проведя сравнительный анализ используемого ответчиком комбинированного обозначения с принадлежащими истцу товарными знаками, зарегистрированными под № 429742 и № 628466, в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, суд приходит к следующим выводам.

В отношении товарного знака № 429742 (словесное обозначение «ЯНТАРНЫЙ КРАЙ») следует отметить, что ответчиком в этикетке спорного товара используются словесные обозначения «Лидер Янтарный» и «Янтарный мир».

Товарный знак истца и используемые ответчиком словесные обозначения имеют сходство, выражающееся в следующем: все обозначения содержат слово «Янтарный» (в этой части имеется звуковое сходство), второе слово в товарном знаке и используемых ответчиком обозначениях имеет звуковое сходство только в отношении используемого ответчиком слова «мир» в части совпадения количества слогов в словах «край» и «мир»; смысловое сходство наблюдается только в отношении используемого ответчиком обозначения «Янтарный мир». При этом, по мнению суда, указанное смысловое сходство является незначительным, поскольку словосочетания «Янтарный мир» и «Янтарный край» производят разное впечатление на рядового потребителя. Так, «Янтарный мир» ассоциируется с целой планетой, а «Янтарный край» с какой-то её частью, местностью, регионом.

При этом, анализируемые обозначения имеют значительные звуковые, графические и смысловые различия с учетом которых общее впечатление, производимое сочетанием всех словесных элементов спорных обозначений, используемых ответчиком, позволяет суду сделать вывод об отсутствии тождества и сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями и товарным знаком истца № 429742.

Кроме того, суд учитывает то обстоятельство, что ответчик является правообладателем товарного знака «Янтарный мир», зарегистрированного 05.09.2005 в отношении товаров 29 класса МКТУ – молоко и молочные продукты, то есть ранее товарного знака истца «Янтарный край» № 429742 (08.02.2011).

В отношении товарного знака истца № 628466 следует отметить, что согласно данным ФИПС, зарегистрированы цвета и сочетания цветов белый, синий и оранжевый.

С учетом указанного обстоятельства, суд приходит к выводу, что в отношении товарного знака № 628466 имеется сходство: 

- внешней формы, выражающееся в наличии в спорном обозначении и в товарном знаке ленты; наличии словесных обозначений в используемом ответчиком обозначении и товарном знаке истца;

- сочетание цветов и тонов, выражающееся в использовании в спорном обозначении и в товарном знаке синего и белого цветов; 

- вида и характера изображений – оба изображения имеют характер стилизованных.

Кроме того, имеются следующие различия: 

- внешней формы, выражающиеся в различиях формы ленты (в изображении лента как бы опоясывает полукруг и края её не видны, а в товарном знаке истца видны края ленты), наличии в товарном знаке основного элемента в виде овала, в то время как в спорном обозначении основной элемент выполнен в виде полукруга, имитирующего кусочек сыра, а также в использовании сторонами различных дополнительных элементов, расположенных по разные стороны от основного элемента: у ответчика – в левой верхней части этикетки расположено комбинированное изображение в виде двух параллельных изогнутых синих линий, под верхней синей линией вначале прослеживается красная линия, а над нижней синей линией - красная линия в конце, между указанными линиями нанесено словесное обозначение «Янтарный мир», а в товарном знаке истца дополнительный элемент расположен справа от основного, и выполнен в виде окружности граница которой, представляет собой широкую красную полосу, в которую белыми буквами вписано словесное обозначение «Янтарный», а поверх окружности, чуть выше воображаемой горизонтальной осевой линии расположен изобразительный элемент в виде двух волнообразных полос красного (как указывает истец) и синего цвета; под волнообразными полосами в окружности размещено словесное обозначение «край», выполненное заглавными буквами красного (как указывает истец) цвета;

- различия внешней формы также выражаются в наличии в товарном знаке истца в верхней и нижней его части горизонтально ориентированных элементов в виде трех параллельных волнообразно изогнутых линий красного (как утверждает истец), белого и синего цветов, и отсутствии аналогичных элементов в используемом ответчиком изображении (надписи красного и синего цветов, по мнению суда не могут рассматриваться в виде элемента, сходного с волнистыми линиями);

- сочетания цветов и тонов, выражающиеся в отсутствии в спорном обозначении оранжевого цвета (как указано в свидетельстве о регистрации товарного знака истца) и использовании ответчиком, хотя и близкого к оранжевому, но все же отличного от него, красного цвета; при этом сочетание цветов также отличается в части цвета ленты и надписи на ней;

- смыслового значения, выражающееся в том, что в товарном знаке истца отсутствует обозначение, указывающее на товар, зарегистрированное в качестве товарного знака № 628466 комбинированное обозначение может относиться к любому продукту, не только к сыру или иному молочному продукту, а используемое ответчиком комбинированное обозначение прямо содержит указание на продукт.

Таким образом, судом установлено наличие значительных различий сравниваемых обозначений, в связи с чем, общее впечатление, производимое сочетанием всех элементов спорного обозначения, используемого ответчиком, позволяет суду сделать вывод об отсутствии тождества и сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком истца № 628466.

При этом, следует отметить, что спорное обозначение используется ответчиком путем размещения на этикетке производимого и реализуемого им товара – «Продукт плавленый колбасный копченый с молочным жиром и заменителем молочного жира «Лидер Янтарный». Указанный товар относится к товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца № 429742 и № 628466.

Заявляя о наличии сходства до степени смешения между используемым ответчиком спорным обозначением и товарными знаками № 429742 и № 628466, истец также ссылается на то, что зарегистрированные в качестве товарных знаков № 429742 и № 628466 словесное и комбинированное обозначения используются истцом путем их сочетания и размещения на этикетке производимого и реализуемого им товара – сыров плавленых пастообразных, сыров колбасных.

При этом, ответчик представляет доказательства длительности использования спорных изображений (договоры авторского заказа), начавшегося значительно раньше регистрации за истцом товарных знаков.

Следует отметить, что постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2020 по делу № А14-1418/2020 установлено, что колбасный сыр «Янтарный лидер» находился в гражданском обороте в упаковке спорного дизайна с 2008 года, а колбасный сыр «Янтарный край» в упаковке рассматриваемого дизайна был введен в гражданский оборот в 2017 году, что следует из товарных накладных за июнь-июль 2017 года, в которых содержится позиция «Продукт плавленый с сыром колбасный копченый 45% Янтарный край (500г.) пленка 2 кг» (т. 2 л.д. 103-109). При этом в товарных накладных, представленных ООО «7 Утра» за более ранний период – 2010 год, указанная позиция отсутствует, из них следует, что обществом осуществлялась реализация иных товаров – «Сырный продукт плавленый пастообразный 55% Янтарный край, 180г» и «Сырный продукт плавленый пастообразный 55% Янтарный край, 100г.

В материалы настоящего дела истцов представлен ответ ООО «РИФ», согласно которому указанная организация в 2005-2006 гг. занималась реализацией продукции, этикетка которой соответствует представленному в приложении к запросу макету.

Указанный ответ, по мнению суда, не отвечает принципу достоверности в отсутствие иных доказательств (договоры на изготовление упаковки, фотоизображения витрин со спорным товаром и т.д.).

Кроме того, следует отметить, что используемое ответчиком спорное обозначение представляет собой частично видоизмененное сочетание зарегистрированных за ним товарных знаков № 494910, № 493350 и № 294951.

В этой связи, исходя из совокупности представленных сторонами и исследованных судом доказательств, в силу положений статьи 1484 ГК РФ ответчик вправе использовать спорное изображение для индивидуализации производимых и реализуемых им товаров соответствующих классов.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истцом не доказано наличие тождества или сходства до степени смешения между спорным обозначением, используемым ответчиком, и товарными знаками № 429742 и № 628466, принадлежащими истцу.

Принимая во внимание, что судом не установлено наличие сходства до степени смешения между сравниваемыми изображениями (обозначение, используемое ответчиком и товарные знаки истца), отсутствует основание для вывода о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки № 429742 и № 628466, и соответственно, для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности за такое нарушение.

В этой связи, исходя из заявленных требований и представленных доказательств, в иске следует отказать.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на истца. При обращении в арбитражный суд с настоящим иском истцом была уплачена государственная пошлина в установленных порядке и размере.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                          Е.Н. Баркова