АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Советская. 30/11, г.Смоленск, 214000

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А62-8992/2017

05 марта 2018 года

город Смоленск

 

Резолютивная часть решения оглашена 02 марта 2018 года

Полный текст решения изготовлен 05 марта 2018 года

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Савчук Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о запрете использования фирменного наименования в отношении видов деятельности, осуществляемой правообладателем,

 

при участии в судебном заседании до перерыва:

от истца –ФИО2, представителя по доверенности от № 276/17 от 20.12.2017, паспорт;  

от ответчика –ФИО3, представителя по доверенности № 01 от 09.01.2018, паспорт; ФИО4, представителя по доверенности № 03 от 15.01.2018, паспорт,

после перерыва:

от истца –ФИО5 представителя по доверенности от № 59/18 от 06.01.2018, паспорт;  

от ответчика –ФИО3, представителя по доверенности № 01 от 09.01.2018, паспорт;  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (далее - истец, ООО «Меркатор Холдинг») обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника»  (далее-ответчик; ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника») об обязании ответчика прекратить использование фирменного наименования, сходного с фирменным наименованием истца до степени смешения, в части запрета обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) использовать в фирменном наименовании обозначение «Меркатор», сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в отношении следующих видов деятельности:

продажа транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники; 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники; 

производство транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования и  принадлежностей к ним. 

Исковые требования мотивированы внесением в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Меркатор Холдинг» ранее внесения сведений о создании ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника», нарушением права на фирменное наименование с учетом совпадения основных направлений деятельности истца и ответчика, введением в заблуждение потенциальных контрагентов ввиду схожести до степени смешения фирменного наименования ответчика с фирменным наименованием истца в части слова «Меркатор».

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указав, что несмотря на наличие в фирменных наименованиях одного и того же слова «меркатор», другие дополнительные элементы фирменного наименования («сервис», «холдинг»  и «спецтехника»)   позволяют его индивидуализировать таким образом, чтобы не вводить в заблуждение контрагентов. Кроме того, поставка дорожной и специальной техники имеет ограниченный круг потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители и поставщики продукции для которых не возникает угрозы сходства фирменных наименований. Полагает, что также факт осуществления лицами аналогичной деятельности, обстоятельства, установленные в рамках дела № А62-6003/2016 не являются преюдициальными, иск заявлен с целью причинения вреда ответчику. Также ответчик указал об истечении срока исковой давности со ссылками на наличие заключенных договоров и публикации в специализированных справочниках информации об истце и ответчике.

Подробные доводы сторон изложены в приобщенных к материалам дела исковом заявлении с дополнениями отзывах на иск с дополнениями. 

Согласно представленным в материалы дела документам ООО «Меркатор Холдинг» создано и зарегистрировано 24.01.2003, о чем представлены свидетельство, выписка из ЕГРЮЛ.

Истец также является обладателем прав на товарный знак № 221822, включим словесное обозначение «МЕРКАТОР», что являлось предметом рассмотрения в рамках дела № А62-6003/2016. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Меркатор-Сервис Спецтехника» данное юридическое лицо создано и зарегистрировано в г. Смоленске 23.01.2009.

В материалы дела представлены нотариальные протоколы осмотра сайта компании «Меркатор-Сервис Спецтехника», выписки из специализированных справочников, публикации в прессе, исследование уровня известности товарного знака «Меркатор» фондом «ВЦИОМ».

В удовлетворении ходатайства о проведении по делу судебной экспертизы с целью определения сходства до степени смешения фирменных наименований сторон и аналогичных видов деятельности, судом отказано ввиду нецелесообразности ее проведения. 

Истец, указывая на нарушение права на фирменное наименование, обратился в суд с иском. 

Суд заслушал пояснения представителей сторон, ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы, приходит к следующим выводам.

Согласно положениям п. 2 ст. 1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции. 

В силу статьи 10.bis Конвенции, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, согласно Конвенции, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. 

Таким образом, определяющим является сам факт угрозы смешения в отношении различных фирменных наименований. 

В соответствии с частью 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

В силу части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, фирменные наименования являются средствами индивидуализации юридических лиц, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно частям 1, 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

В силу части 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно пункту 59 Постановления от 29.03.2009 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении положений пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации суд учитывает, что защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Исключительное право на фирменное наименование на территории Российской Федерации действует согласно статье 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Таким образом, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица при одновременном наличии двух условий осуществление юридическими лицами аналогичной деятельности; фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

При оценке сходства фирменного наименования истца и противопоставляемого ему фирменного наименования ответчика по семантическому критерию, судом установлено, что различие наименований истца и ответчика заключается в наличии  у ответчика по сравнению с истцом слов «Сервис Спецтехника», через дефис после слова «Меркатор», (которое имеется отношения к виду деятельности и указывает на оказание услуг применительно к технике, предназначенной для выполнения каких-либо специальных, специализированных задач). В наименовании истца присутствует слово «холдинг» после слова «Меркатор», которое указывает на то, что лицо осуществляет контроль над иными лицами, входящими в структуру холдинга. 

Слово «меркатор» присутствует в фирменном наименовании и истца и ответчика, является фантазийным и представляет собой транслитерацию кириллическими буквами транскрипции латинского слова MERCATOR - (лат.) - купец, крупный торговец (Латинско-русский словарь).

Слово «меркатор» в фирменном наименовании истца и ответчика является доминирующим элементом.

Согласно пункту 2 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Таким образом, фирменное наименование юридического лица состоит из обязательного указания на его организационно-правовую форму и отличительной части, являющейся основным средством индивидуализации юридического лица.

Учитывая, что законодательством предусмотрена возможность создания различных юридических лиц, имеющих одинаковую организационно-правовую форму, но имеющих различные наименования, то при разрешении вопроса о нарушении исключительного права на фирменное наименование учитывается его отличительная (оригинальная) часть, а именно наименование.

Данный правовой подход сформулирован в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2015 N С01-901/2015 по делу N А15-3968/2014.

Таким образом, суд полагает что фирменное наименование истца и противопоставляемое ему наименование ответчика по семантическому критерию являются сходными, несмотря на наличие различий, выраженных в использовании ответчиком слов «Сервис Спецтехника» через дефис, а у истца слова «Холдинг».  

Фонетическое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Учитывая фонетическое тождество доминирующего словесного элемента фирменного наименования истца «Меркатор Холдинг» и противопоставляемого ему обозначения «Меркатор–Сервис Спецтехника» на которое падает логическое ударение также следует сделать вывод о сходстве обозначений, несмотря на различия, связанные с использованием ответчиком  слов «Сервис Спецтехника» через дефис, а у истца слова «Холдинг».  В словосочетании «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА» элемент «СЕРВИС» является слабым, поскольку представляет собой прямое указание на вид услуг, а элемент «СПЕЦТЕХНИКА» является неохраноспособным, поскольку является прямым указанием на вид товара.

Таким образом, суд признает, что фирменные наименования истца и ответчика сходны до степени смешения в части слова «Меркатор», что представляет собой  затруднение индивидуализации данных юридических лиц при участии в хозяйственном обороте. Такое сходство способно ввести в заблуждение контрагентов при участии указанных юридических лиц в хозяйственном обороте.

Истцом в материалы дела представлены доказательства осуществления деятельности в отношении продажи, производства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, спецтехники, а также известности товарного знака, включающего в себя и слово «Меркатор». 

Как следует из материалов дела, ООО «Меркатор Холдинг» зарегистрировано в ЕГРЮЛ ранее ООО «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА» и соответственно имеет право на защиту фирменного наименования с учетом вышеприведенных норм. 

Также при рассмотрении спора суд пришел к выводу, что осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности в части совпадают.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности.

Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя.

При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, подтверждая виды деятельности, осуществляемые им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах.

В отношении ответчика истец может приводить данные, как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах, иных источниках.

Исследовав выписки из ЕГРЮЛ, информацию, размещаемую на сайте в открытом доступе, а также публикации в печатных изданиях, судом установлено, что по кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности сторонами осуществляется аналогичная длительность по 46.6 торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. 

Так, согласно пункту 2 статьи 51 ГК РФ лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Предполагается, что юридическое лицо может осуществлять или осуществляет указанные в выписке из ЕГРЮЛ виды деятельности, пока не доказано иное.

До тех пор, пока не доказано иное, деятельность двух юридических лиц, охватываемая одним подклассом видов экономической деятельности по ОКВЭД, считается аналогичной.

ОКВЭД предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. При этом он может использоваться, в том числе для определения основного и других фактически осуществляемых видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

ОКВЭД содержит коды классифицируемых группировок видов экономической деятельности, наименования и описания, раскрывающие содержание группировки и/или дающие ссылки на другие группировки классификатора.

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Его структура может состоять из классов, подклассов, групп, подгрупп, видов.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Предполагается, что деятельность истца и ответчика, охватываемая одним подклассом экономической деятельности по ОКВЭД, в глазах потребителя является аналогичной, если не доказано иное восприятие потребителем конкретных видов деятельности истца и ответчика.

Вопросы осуществления сторонами аналогичных видов деятельности являлись, в том числе и предметом рассмотрения в рамках дела № А62-6003/2016. При рассмотрении спора судом было установлено, в том числе на основании экспертного заключения  факт осуществления ответчиком деятельности по поставке дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники; сборочному производству спецтехники, осуществление модернизации и доработки серийных образцов спецтехники; оказания сервисных услуг по поддержанию и восстановлению поставляемой техники в течение всего периода ее эксплуатации (сопровождение продукции от производства до утилизации); оказания консалтинговых услуг по подбору, оптимизации и техническому обслуживанию парка спецтехники дорожных и коммунальных предприятий; оказание услуг по транспортировке приобретенной техники и запасных частей к ней.

Поскольку имеет место нарушение исключительного права истца на использование принадлежащего ему средства индивидуализации в части видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом как правообладателем, заявленный иск подлежит удовлетворению в отношении аналогичных видов деятельности.

Так, организации, занимаясь предпринимательской деятельностью, вправе заниматься всеми видами деятельности, указанными как в учредительных документах, так и в ЕГРЮЛ, а также иными не запрещенными законом видами экономической деятельности.

Суд исходит из наличия у ответчика потенциальной возможности заниматься конкретными видами деятельности, в том числе с указанием на осуществление такой деятельности на сайте компании,  аналогичными видам деятельности истца.

В соответствии с п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Доводы ответчика, указанные в отзыве на исковое заявление судом отклоняются как необоснованные. 

Применительно к доводам ответчика об истечении срока исковой давности суд полагает необходимым отметить.

В соответствии со статьями 195, 196 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено; общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также в случаях, предусмотренных названным Кодексом, личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Таким образом, право на фирменное наименование является нематериальным благом, в связи с чем, нарушение прав на фирменное наименование является длящимся.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что срок исковой давности по требованию о запрете использования фирменного наименования, исходя из длящегося правонарушения, в рассматриваемом случае, истцом не пропущен.

Кроме того, факт заключения договора между сторонами, а также публикации в специальных изданиях сведений об истце и ответчике  не свидетельствует о том, что истец узнал о нарушении своего права ранее рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражений ООО «Меркатор-Холдинг» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342537, поскольку в рассматриваемом случае имеет значение не только факт использования части фирменного наименование, но и факт осуществления аналогичных видов деятельности. 

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) использовать в фирменном наименовании обозначение «Меркатор», сходное до степени смешения с фирменным наименованием общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в отношении следующих видов деятельности:

продажа транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования, принадлежностей и деталей для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники; 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования для дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники; 

производство транспортных средств, спецтехники, а именно дорожной, дорожно-строительной и коммунальной техники, машин, оборудования и  принадлежностей к ним. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины  в размере 6 000 рублей. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                         Л.А. Савчук