Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-81379/2023

23 мая 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Яценко О.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Безденежных Г.Н.

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Энергетика" (адрес: 197349, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, пр-кт Комендантский, д. 4, литера А, помещ. 12-Н, офис 306, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Энергетика" (адрес: 197349, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, пр-кт Комендантский, д. 4, литера А, помещ. 23-Н, офис 507В, каб.3, ОГРН: 

<

***>)

о защите исключительных прав

 

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 29.06.2023)

- от ответчика: ФИО2 (доверенность от 29.11.2023)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "Энергетика" (далее – ООО ПК "Энергетика") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика" (далее – ООО "Энергетика")

- о взыскании 2 000 000 руб. компенсации за использование товарного знака № 710673, 4 000 000 руб. компенсации за использование товарного знака № 716457, 4 000 000 руб. компенсации за использование товарного знака № 733030, 

- запрете использования товарных знаков № 710673, № 716457, № 733030,

- запрете использования в фирменном наименовании слов Энергетика и  взыскании 10 000 руб. судебной неустойки в день за неисполнение судебного акта, начиная с десятого дня вступления в законную силу судебного акта,

- изъятии из оборота контрафактных товаров, принадлежащих ответчику, на которых размещены товарные знаки № 716457, 733030, и обязании уничтожить такие товары за счет ответчика.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик возражает против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве на иск. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, суд  установил следующее.

ООО ПК «Энергетика» зарегистрировано 18.06.2018 с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>, является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- изобразительный знак, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 710673 по 2, 11, 17, 19, 20 классам МКТУ с датой приоритета 10.07.2018 (далее - товарный знак № 1), 

- изобразительный знак, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 716457 по 6, 9, 11, 17, 20 классам МКТУ с датой приоритета 10.07.2018 (далее - товарный знак № 2),

- комбинированный знак, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности за № 733030 по 9 и 20 классам МКТУ с датой приоритета 10.07.2018 (далее - товарный знак № 3).

ООО «Энергетика» зарегистрировано 14.11.2018 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на использование ответчиком указанных товарных знаков без какого-либо разрешения истца, в том числе использование товарного знака № 1 в рамках деловой переписки и в качестве обозначения, индивидуализирующего предприятие ООО «Энергетика», использование ответчиком товарного знака № 1 при идентификации своего представительского офиса, а также сайта в интернете, использование ответчиком товарных знаков № 2 и № 3 в качестве логотипа и обозначения реализуемой ответчиком продукции. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

В абзаце 3 названного пункта предусмотрено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик. 

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (пункт 43 Правил).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Материалами дела, в том числе оформленными ответчиком доверенностями, договорами, товаро-передаточными документами, вывеской с обозначением офиса ответчика, логотипами и обозначениями, содержащимися на реализуемой ответчиком продукции, подтверждается факт использования ответчиком в отношении однородных товаров и услуг обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, права на которые зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца исключительных прав, что нарушает принадлежащее истцу исключительное право на использование товарного знака.

Сравнительный анализ товарных знаков, принадлежащих истцу, и обозначений, используемых ответчиком, позволяет сделать вывод о том, что использованные ответчиком обозначения являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Изложенное означает возможность смешения у потребителей товарных знаков истца и спорных обозначений, используемых ответчиком в отношении однородных товаров и услуг.

В материалах дела отсутствуют сведения о передаче истцом ответчику права на использование спорных товарных знаков.

Таким образом, ответчик нарушил исключительные права, принадлежащие истцу, что является основанием для признания действий ответчика нарушением исключительных прав, запрете использования спорных обозначений, изъятии из оборота контрафактных товаров, принадлежащих ответчику, на которых размещены спорные товарные знаки, и уничтожении таких товаров за счет ответчика, а также взыскания компенсации.

Вместе с тем, учитывая возражения ответчика относительно размера компенсации, характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, компенсация за незаконное использование товарных знаков подлежит уменьшению до 1 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В удовлетворении исковых требований о запрете ответчику использования в фирменном наименовании слов Энергетика и взыскании судебной неустойки следует отказать, поскольку фирменные наименования истца и ответчика не тождественны и не сходны до степени смешения (Производственная компания "Энергетика" и "Энергетика"), а основные виды деятельности истца и ответчика различны (торговля оптовая неспециализированная и производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем, систем кондиционирования воздуха).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Энергетика" в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственная компания "Энергетика" 1 000 000 руб. компенсации и 31 300 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика" использование товарных знаков № 710673, № 716457, № 733030.

Изъять из оборота контрафактные товары, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью "Энергетика", на которых размещены товарные знаки № 716457, 733030, и обязать уничтожить такие товары за счет общества с ограниченной ответственностью "Энергетика".

В удовлетворении остальной части иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                            Яценко О.В.