АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-3695/20

14 октября 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   12 октября 2022 г.

Полный текст решения изготовлен            14 октября 2022 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Бирюковой В.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо - федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-Химический Комбинат» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>).

о взыскании компенсации,

 

В судебном заседании участвуют:

от истца: представитель ФИО2, доверенность от 19.11.2018 г.;

от ответчика: представитель не явился

от третьего лица: представитель не явился 

 

установил:

открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура"  с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 2 570 000 руб. (с учетом уточнений).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 г. суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" в пользу открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" 580 500 руб. компенсации, 8 097,63 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины; взыскал с открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" в пользу общества с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" 11 613 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы. В остальной части иска отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 г. решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 по делу № А53-3695/2020 изменено.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 г. решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 по делу № А53-3695/2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования, просил иск удовлетворить.

Представители ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, о причинах неявки суд не уведомлен.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения сторон, суд установил следующее.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец является правообладателем  товарного знака (знак обслуживания) ТКЗ "Красный котельщик" на основании свидетельства №22589 от 01.09.1963 в отношении товаров/услуг 6,7,9 классов МКТУ.

Как указал истец в августе-сентябре 2019 в адрес ОАО ТКЗ "Красный Котельщик" поступили запросы ФГУП «ГХК» о подтверждении подлинности изготовления на заводе в 2017-2018 гг. вентилей запорных Ду50 Ру10,0Мпа Т-1076 с заводскими номерами №1807886-1807890, №1812033-1812036, №1807880-1807884, №1812137-1812040, №1812030-1812032, указатель уровня Т-29бм зав. №1718525.

К запросу были приложены копии паспортов на оборудование, а также Договоры поставки №7119-С/24-2017/10179/749 от 11.09.2017г. и спецификации №1 к нему, Договора поставки №8099-с/24-2018/12120/175 от г. и Спецификации №1 к нему, Договора №9066-с/24-2018/13914/364 от 09.04.2019 г. и Приложения №1 к нему, из которых следует, что оборудование в адрес ФГУП «ГХК» поставлено ООО «ТПК «Промарматура».

В соответствии со Спецификациями к договорам производителем оборудования является ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Аналогичная информация содержится в паспортах на оборудование, в которых указано наименование производителя «Открытое акционерное Общество Красный котельщик», а также нанесен товарный знак, правообладателем которого является ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Вместе с тем оборудование с заводскими номерами №1807886-1807890, №1812033-1812036, №1807880-1807884, №1812137-1812040, №1812030-1812032, зав. №1718525 ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не изготавливал.

Таким образом, указанное Оборудование - вентили запорные Ду50 Ру10,0Мпа Т-1076 в количестве 22 шт. и указатель уровня Т-29бм в количестве 1 шт. является контрафактным, а поставленные совместно с оборудованием паспорта - поддельными.

Как указал истец, ООО «Промарматура» в нарушении ст. 1477, 1481, 1484 ГК РФ незаконно использовал средства индивидуализации ОАО ТКЗ «Красный котельщик», а именно - фирменное наименование и товарный знак, правообладателем которого является ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на основании свидетельства №22589от 01.09.1962 г.

11.11.2019 истцом в адрес ООО ТПК «ПРОМАРМАТУРА» была направлена претензия исх.№38/483 с требованием о прекращении незаконного использования фирменного наименования и товарного знака, а также перечислении компенсации за незаконное использование средств индивидуализации Истца.

28.11.2019г. был получен ответ на претензию, однако до настоящего времени денежные средства на расчетный счет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» не поступили, что послужило основанием к предъявлению в суд рассматриваемого иска.

Как указал истец третьим лицом  произведена закупка у ответчика 22 позиций клапанов и указателя уровня Т- 296м в количестве 1 штуки, которые являются предметом спора по настоящему делу с приложением всех паспортов и товаросопроводительных документов.

Исходя из предоставленных третьим лицом документов, ООО «ТПК «Промарматура» на основании товарной накладной №84 от 29.08.2018, и товарной накладной №51 от 13.06.2019 поставило в адрес ФГУП«ГХК» клапаны запорные Т107б в количестве 22 шт., указатель уровня Т-29БМ в количестве 1шт. Вместе с товаросопроводительными документами ответчиком в адрес третьего лица были переданы паспорта на изделия №1807880-1807884, 1807886-1807890, №1812030-1812040, №1718525.

Исходя из указанных обстоятельств истцом произведен расчет предъявленной ко взысканию компенсации:

Клапан Т107Б - 54000 руб. (без НДС) за штуку. Количество - 22 шт. (54 000 руб. х 22 = 1 188 000руб.).

Указатель уровня Т-296м - 97 000 руб. (без НДС) за штуку. Количество - 1 шт.

(1 188 000 руб. + 97 000 руб.) Х 2 = 2 570 000 руб.

В связи с тем, что истцом избран способ исчисления размера компенсации исходя из двукратного размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, судом при первоначальным рассмотрении спора размер взыскиваемой компенсации определен на основе вероятной среднерыночной стоимости оригинальных товаров, указанной в экспертном заключении от 21.05.2021. Судом апелляционной инстанции, повторно рассматривавшим дело, средняя стоимость контрафактных товаров определена на основе представленных истцом договоров о реализации своим контрагентам оригинальных товаров, аналогичных контрафактным, и спецификаций к ним.

Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции указал, что  из системного толкования положений статьи 1515 ГК РФ следует, что при избрании истцом такого способа расчета компенсации, как двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, судам необходимо руководствоваться ценой именно контрафактных товаров. В формулу расчета суммы компенсации не может включаться стоимость правомерно произведенных товаров.

Суд, выполняя обязательные указания суда кассационной инстанции, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, установил следующее.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет". Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Факт реализации контрафактного товара ООО "ТПК "Промарматура" третьему лицу подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе: товарными накладными N 84 от 29.08.2018 и N 51 от 13.06.2019; паспортами на изделия N 1807880-1807884, N 1807886-1807890, N 1812030-1812040, N 1718525, а также вступившим в законную силу судебным актом по делу N А33-8278/2020, и ответчиком не оспаривается.

Принадлежность истцу спорного товарного знака установлена судом, подтверждена документально и не оспаривается ответчиком.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Минэкономразвития России от 20 июля 2015 N 482 (далее - Правила), словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 4.2 указанных методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что указанное на реализовываемой ответчиком продукции обозначение ТКЗ Красный котельщик, сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Общее зрительное впечатление товарного знака истца и его фирменного наименования ТКЗ Красный Котельщик, использованного ответчиком, позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и по графическому признакам.

Товары, распространяемые ответчиком, являются однородными товарам 6-8 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана товарных знаков истца.

Комбинированные обозначения, использованные на товарах, распространяемых ответчиком, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца и могут ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца свидетельствует о наличии у него права требовать компенсацию за нарушение исключительных прав.

При этом суд не находит обоснованными доводы ответчика, сводящиеся к его несогласию с фактом контрафактности поставленной им продукции.

Поскольку ответчик настаивает на оригинальности спорных товаров, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств и представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих источник их происхождения.

Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства оригинального происхождения контрафактных товаров, которые реализованы ответчиком третьему лицу.

Размер компенсации определен истцом в соответствии с подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак - 2 570 000 руб.

Из разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 61 Постановления N 10, следует, что в случаях, когда правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Из системного толкования положений статьи 1515 ГК РФ и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что при избрании истцом такого способа расчета компенсации, как двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, судам необходимо руководствоваться ценой именно контрафактных товаров. В формулу расчета суммы компенсации не может включаться стоимость правомерно произведенных товаров.

Третьим лицом  произведена закупка у ответчика 22 позиций клапанов на общую сумму 415 360 руб.  и указателя уровня Т- 296м в количестве 1 штуки стоимостью 60 180 руб.

Таким образом, общая стоимость контрафактных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, составляет 475 540 руб.

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера компенсации.

Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность.

Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средств индивидуализации, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом  приняты во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения, степень его вины, в частности, то обстоятельство, что правонарушение совершено ответчиком впервые и не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности, последующее поведение ответчика (прекращение нарушения прав истца).

Оценив с учетом вышеизложенного материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости снижения размера компенсации до однократной стоимости контрафактного товара - 475 540 руб., что соответствует требованиями разумности и справедливости, обеспечивает необходимый баланс прав и законных интересов сторон.

В остальной части иска надлежит отказать.

По правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу подлежат отнесению на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 475 540 руб. компенсации, 6 633,50 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с открытого акционерного общества "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ТПК "Промарматура" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 12 225 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы.

В остальной части иска отказать.

Возвратить открытому акционерному обществу "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> из федерального бюджета 164 150 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением №77589 от 29.11.2019.

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                              В.С. Бирюкова