СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-5424/2019-ГК

г. Пермь

31 мая 2019 года

Дело № А50-32881/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 мая 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего судьи Гребенкиной Н.А.,

судей Дружининой Л.В., Кощеевой М.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моор О.А.,

при участии:

от истца ООО «ПермЭнергоМаш»: Попов А.Н. – доверенность от 10.12.2018, паспорт;

от ответчика ООО «Промрубеж»: Ноздрин И.А. – доверенность от 09.01.2019, паспорт;

от третьих лиц: представители не явились;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, ООО «Промрубеж»,

на решение Арбитражного суда Пермского края 

от 01 марта 2019 года 

по делу № А50-32881/2018,

принятое судьей Кремер Ю.О.,

по иску ООО «ПермЭнергоМаш» (ОГРН 1095908002035, ИНН 5908044530)

к ООО «Промрубеж» (ОГРН 1145958029524, ИНН 5906999006),

третьи лица: ООО «Паркинград» (ОГРН 1116658012790, ИНН 6658387100), ООО «Альфа Ограждения» (ОГРН 1106658015683, ИНН 6658368595), ООО «Техкомснаб» (ОГРН 1165958115883, ИНН 5908074670), АО «Березниковский содовый завод» (ОГРН 1025901701143, ИНН 5911013780), ПАО «Метафракс» (ОГРН 1025901777571, ИНН 5913001268), индивидуальный предприниматель Чистяков Андрей Сергеевич (ОГРНИП 317595800098872, ИНН 590811352413), Чистякова Александра Дмитриевна,

о признании товара контрафактным, обязании прекратить нарушение прав, взыскании компенсации,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ПермЭнергоМаш» (далее – ООО, общество «ПермЭнергоМаш», истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (далее – ООО, общество «Промрубеж», ответчик):

- о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезные модели «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 27.08.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 27.08.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, изготавливаемых, применяемых, предлагаемых к продаже, продаваемых или иным образом вводимых в гражданский оборот обществом «Промрубеж», контрафактными;

- об обязании ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формулах к полезные модели «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 от 27.08.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, и «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 от 27.08.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации;

- о взыскании компенсации в размере 4 900 000 руб.

До принятия судом решения по делу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования в части дополнения требований о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.24.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые и предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот обществом «Промрубеж», контрафактными; об обязании ответчика прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.24.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Паркинград», ООО «Альфа Ограждения», ООО «Техкомснаб», АО «Березниковский содовый завод», ПАО «Метафракс», индивидуальный предприниматель Чистяков Андрей Сергеевич, Чистякова Александра Дмитриевна (далее – третьи лица).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 01.03.2019 иск удовлетворен частично. Противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной модели «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые, предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в гражданский оборот обществом «Промрубеж», признаны контрафактными. На общество «Промрубеж» возложена обязанность  прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в формуле к полезной «противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного частично недействительным патента № 119869. Кроме того с общества «Промрубеж» в пользу общества «ПермЭнергоМаш» взыскана компенсация в размере 4 900 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда в части удовлетворения иска, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. В обоснование апелляционной жалобы ее заявитель отмечает, что суд, удовлетворяя исковые требования в части патента № 183820, не привел доказательств в отношении данного требования; сам патент и его надлежащее описание в материалах дела отсутствуют, принадлежность патента истцу не установлена и не подтверждена; доказательства нарушения прав истца в отношении патента № 183820 в деле отсутствуют, в решении не приведены. Суд, указывая на наличие в новом патенте дополнительного признака, по мнению ответчика, признал тем самым неидентичность патентов № 119869 и № 183820. Ссылаясь на положения статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик отмечает, что заявленные истцом требования могли быть удовлетворены лишь при доказанности использования ответчиком при введении в гражданский оборот своих изделий всех признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели № 183820, однако, доказательств использования ответчиком всех признаков полезной модели по патенту № 183820 не имеется. ООО «Промрубеж» полагает не имеющей правого значения для дела ссылки на экспертное заключение от 03.08.2017, которое сделано в отношении патентов, утративших силу; использование такого заключения в целях подтверждения нарушения прав истца по патенту № 183820 невозможно, поскольку указанные патенты не идентичны. Не согласен ответчик и с выводом суда первой инстанции о том, что полезная модель по патенту ответчика № 178797 является зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 183820. При этом заявитель жалобы отмечает, что в заключении от 21.01.2019 отсутствует исследование на предмет зависимости вышеуказанных патентов. Как указывает ответчик, его интеллектуальные права основаны не только на патенте № 178797 на полезную модель, но и на иных патентах. Ответчик также считает неправомерным взыскание судом компенсации, поскольку отсутствуют доказательства нарушения прав истца, не соблюден предусмотренный пунктом 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательный претензионный порядок, размер компенсации определен со слов истца, не соответствующих имеющимся в деле доказательствам; судом не учтено, что компенсация заявлена в отношении нарушении прав истца по двум патентам, которые утратили силу; фактически суд взыскал компенсацию по одному патенту № 183820 (вместо двух); истец не уточнял требования о взыскании компенсации за нарушения его прав именно по патенту № 183820. Кроме того, по мнению ООО «Промрубеж», судом первой инстанции допущено нарушение норм процессуального права, поскольку суд, принимая уточнение исковых требований, в нарушение пункта 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», не отложил судебное разбирательство дела. По мнению ответчика, истец, уточняя исковые требования, фактически предъявил в суд новое исковое требование (в отношении патента № 183820), тогда как прежние требования (в отношении патентов № 119754 и № 119869) остались без изменения, что также свидетельствует о нарушении норм процессуального права.

Истцом в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором данная сторона просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, ссылаясь на несостоятельность изложенных в ней доводов.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы; представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в судебное заседание не направили, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО «ПермЭнергоМаш» являлся обладателем исключительного права на полезную модель «Врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» согласно патенту № 119754 с датой приоритета полезной модели от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент), а также исключительного права на полезную модель «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 119869 с датой приоритета от 24.04.2012, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент).

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119869 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой. 

04.10.2018 Роспатентом зарегистрирован патент «Противотаранный дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» № 183820, дата начала отсчета срока действия патента 24.04.2012, выданный взамен патента № 119869.

Решением Роспатента от 30.10.2017 № 2012116751/11 патент Российской Федерации на полезную модель № 119754 признан недействительным частично, предписано выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой.

На момент рассмотрения настоящего спора патент взамен патента на полезную модель № 119754 не выдан.

Ссылаясь на то, что ООО «Промрубеж» использует технические решения, автором которых является Валиуллин А.М., а правообладателем исключительных прав на которые является общество «ПермЭнергоМаш», при этом ООО «Промрубеж» вводит в гражданский оборот товары с нарушением прав правообладателя, ООО «ПермЭнергоМаш» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Обосновывая заявленные требования, истец ссылается на то, что на сайтах htth://www.promrubezh.ru/ и http://or159.tiu.ru/ ответчиком предлагаются к продаже товары, содержащие все признаки технических решений, автором которых является Валиуллин А.М. и исключительные права на которые переданы им обществу «ПермЭнергоМаш», а именно противотаранные устройства, противотаранные дорожные блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный электропривод.

В подтверждение своих доводов истец ссылается на протоколы осмотра нотариусом доказательств серии 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, 59АА 2620825 от 19.09.2017, которыми зафиксирован факт предложения обществом «Промрубеж» к продаже и распространению изготавливаемых им изделий.

Также истцом представлено заключение по вопросам использования товаров «дорожный блокиратор» – «противотаранное устройство», выпускаемых и предлагаемых ООО «Промрубеж» по протоколам 59 АА 2622294, 59 АА 2622295 от 31.05.2017, в полезных моделях по патенту № 119754 и патенту № 119869, выполненному патентным поверенным Российской Федерации Ведерниковой Н.В. 03.08.2017 на основании сопоставительного анализа формул по патентам № 119754 и № 119869, согласно которому в товарах ответчика, описание которых содержатся в нотариальных протоколах осмотра доказательства 59 АА 2622294, 59 АА 2622295, 59АА 2620825, используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы.

Возражая против заявленных требований, ответчик заявил о наличии у него патента № 178797 с датой приоритета 28.11.2017.

Согласно заключению патентно-технической экспертизы на предмет использования в техническом решении по патенту RU№ 178797 признаков, характеризующих сущность «Дорожного блокиратора» разработки Валиуллина А.М., выполненной патентным поверенным Рочевым С.С., все признаки 1-6, составляющие содержание независимого пункта формулы 178797, содержатся в авторских документах Валиуллина А.М., датированных ранее даты приоритета полезной модели № 178797.

Частично удовлетворяя исковые требования о признании противотаранных устройств, противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, имеющих встроенный линейный электропривод, контрафактными и обязании общества «Промрубеж» прекратить изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей данных устройств в части нарушения прав истца в отношении патента № 183820, и при этом отказывая в удовлетворении названных исковых требований в части нарушения прав истца согласно патентам № 119754 и № 119869, суд первой инстанции руководствовался положениями, предусмотренными статьями 1225, 1229, 1231,1252, 1351, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что патенты № 119754 от 27.08.2012, № 119869 от 27.08.2012 признаны частично недействительными решениями Роспатента от 30.10.2017, то есть аннулированы, в связи с чем использование соответствующего технического решения в период их действия не может быть признано незаконным (пункт 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 54 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При этом суд установил, что полезная модель, на которую ссылается ответчик, является зависимой, поскольку ее использование невозможно без использования полезной модели, охраняемой патентом № 183820, имеющей более ранний приоритет (статья 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Признав факт нарушения исключительных прав истца доказанным, суд в отсутствие возражений ответчика по размеру компенсации взыскал с ответчика компенсацию в заявленном истцом размере.

Изучив материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, суд апелляционной инстанции оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта не установил.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 этого Кодекса.

То обстоятельство, что ответчик в течение 2015 и 2016 года предлагал к продаже и продавал дорожные блокираторы, установлено судом первой инстанции на основании данных сайта http://zakupki.gov.ru, а также сервиса «Контур.Фокус», лицами, участвующими в деле, не опровергнуто (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что в материалах дела отсутствуют сам патент (в отношении которого суд удовлетворил исковые требования) и его описание, принадлежность патента истцу не установлена и не подтверждена, подлежат отклонению судом как противоречащие материалам дела.

Имеющееся в материалах дела описание полезной модели к патенту № 183820 исследовалось судом первой инстанции, проводилось его текстовое сравнение с описанием полезной модели к патенту № 119869, на основании которого было установлено, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 178797, плюс дополнительно в нем указан такой признак, как «блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания».

Ошибочное указание в обжалуемом решении суда (абзац 4 страницы 4) в обоих случаях на патент № 183820 расценивается судом апелляционной инстанции в качестве технической опечатки, устранение которой возможно путем реализации правового механизма, предусмотренного частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом, вопреки доводам ответчика, верно установлено, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 119869, взамен которого он был выдан, что следует из описаний полезных моделей к патентам. 

В этой связи с учетом вывода патентного поверенного, изложенного в заключении по вопросам использования товаров, выпускаемых и предлагаемых ООО «Промрубеж», в полезных моделях по патенту № 119754 и по патенту № 119869 от 03.08.2017 (о том, что в выпускаемых и предлагаемых к продаже ООО «Промрубеж» товарах «дорожный блокиратор», «противотаранное устройство», используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 119869; материализованная конструкция изделия «дорожный блокиратор», «противотаранное устройство» использует патент № 119869, так как подпадает под действие первого независимого пункта формулы патента № 119869), суд апелляционной инстанции приходит к выводу и об использовании ответчиком в выпускаемых и предлагаемых им к продаже товарах полезной модели, правообладателем которой является истец по патенту № 183820, поскольку последний выдан взамен патента № 119869. При этом судом учтено, что в описаниях полезной модели к патентам № 119869 и № 183820 указаны одни и те же номера заявки, дата ее подачи, дата начала отсчета действия патента. 

Поскольку доказательственное значение заключения патентного поверенного ответчиком документально не оспорено, со своей стороны, относимые и допустимые доказательства обратного в материалы дела заинтересованной стороной не представлены, указание заявителя апелляционной жалобы на отсутствие доказательств использования им всех признаков полезной модели по патенту № 183820 несостоятельно. 

Указание же ответчика в апелляционной жалобе на невозможность дачи такого заключения от 03.08.2017 лишь на основании размещенных на сайте рекламных фотографий, переснятых нотариусом на мониторе, без реального осмотра изделий и чертежей (с илу технической сложности устройств) не может быть признано обоснованным, поскольку выбор способов и методов исследования определяется самим экспертом.

Суд апелляционной инстанции также соглашается с выводом суда первой инстанции о зависимости полезной модели по патенту № 178797 (на который ссылается ответчик) от патента № 183820, поскольку ее использование невозможно без использования имеющей более ранний приоритет полезной модели, охраняемой патентом № 183820.

Доводы заявителя апелляционной жалобы, оспаривающие данный вывод, подлежат отклонению судом апелляционной инстанции.

Пунктом 1 статьи 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

По правилу пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Согласно материалам дела независимый пункт формулы патента на полезную модель № 183820 содержит следующие признаки (включая характеристику назначения):

- Противотаранный дорожный блокиратор (характеристика назначения);

- Содержащий опорное основание (существенный признак);

- Блокирующий элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием (существенный признак);

- Содержит линейный электрический привод, шток которого соединен непосредственно с блокирующим элементом и который выполнен с возможностью приведения блокирующего элемента в боевое положение и возвращения блокирующего элемента в рабочее положение (существенный признак). 

Независимый пункт формулы патента на полезную модель № 178797 содержит следующие признаки:

 - Противотаранный дорожный блокиратор (характеристика назначения);

-  Содержащий опорное основание (существенный признак);

- Блокирующий элемент, шарнирно соединенный с опорным основанием (существенный признак);

- Линейный электрический привод, выполненный с возможностью приведения блокирующего элемента в закрытое и открытое положение. Линейный электрический привод соединен с блокиратором с помощью соединительного узла, выполненного с возможностью разъединения с линейным электрическим приводом при принудительном поднятии блокирующего элемента (существенный признак);

- Содержит гнездо, соединенное с блокирующим элементом и выполненное с возможностью обеспечения разъемного сочленения блокирующего элемента с подъемным механизмом (существенный признак).

Сравнив буквальную формулировку формулы названных патентов, суд апелляционной инстанции также установил, что патент на полезную модель № 183820 содержит существенные признаки патента на полезную модель № 178797, то есть использование полезной модели по патенту № 178797 невозможно без использования полезной модели по патенту № 183820.

Таким образом, сравнив существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы патентов, суд первой инстанции пришел к обоснованном выводу о зависимости патента на полезную модель № 178797 с датой приоритета 28.11.2017 от патента на полезную модель № 183820 с датой приоритета 24.04.2012.

Ссылки ответчика на то, что его права основаны не только на патенте № 178797, но и на патентах № 176458 и № 2672277, несостоятельны, основаниями для изменения оспариваемого судебного акта не являются. В отсутствие в материалах дела описания формулы патента № 2672277, арбитражный суд лишен возможности проверить обоснованность доводов заявителя в данной части. Между тем, патент № 176458 ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялся в качестве доказательства, опровергающего позицию истца, предметом оценки суда первой инстанции не являлся.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из того, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку при рассмотрении дела судом первой инстанции ответчик не оспорил факт использования в своем производстве признаков полезной модели истца, иного не доказал, а также не приводил доводы о том, что только часть признаков полезной модели истца подлежит защите, соответствующие доводы, заявленные ответчиком при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, с учетом обстоятельств, верно установленных судом первой инстанции, не могут быть признаны влекущими ее удовлетворение.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

С учетом изложенных обстоятельств суд первой инстанции признал общество «Промрубеж» лицом, нарушившим исключительное право истца на принадлежащую ему полезную модель, в связи с чем пришел к выводу об обоснованности требования о взыскании компенсации в размере 4 900 000 руб., рассчитанном в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с указанной статьей в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснил Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», исходя из предписаний статей 17 (часть 3), 19 (часть 1), 45 и 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации в целях обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты как одного из основных начал гражданского законодательства (пункт 1 статьи 1) закрепляет в качестве общего принципа правило о возмещении убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных лицу, право которого нарушено, в полном объеме лицом, их причинившим (статья 15).

В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом указанной специфики, предопределяющей необходимость установления специальных способов защиты нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, Гражданский кодекс Российской Федерации предоставляет правообладателю право в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты соответствующей компенсации и освобождает его от доказывания в суде размера причиненных убытков. Размер компенсации, которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, как следует из пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом (в том числе статьями 1301, 1311 и 1515), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в твердой сумме, размер которой определяется по усмотрению суда (подпункт 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения, в том числе неоднократность и длительность, учитывая стоимость производимых с нарушением прав истца устройств (500-700 тыс. руб.), поставку контрафактных товаров государственным, муниципальным учреждениям и предприятиям во исполнение государственных и муниципальных контрактов, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о том, что испрашиваемая ООО «ПермЭнергоМаш» компенсация в рассматриваемой ситуации отвечает требованию разумности, в связи с чем удовлетворил исковое требование о взыскании с ответчика компенсации.

Размер подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца компенсация определен в установленных законом пределах.

Ответчиком доказательств наличия оснований для снижения размера компенсации не представлено.

Суд апелляционной инстанции, учитывая намерение истца защитить право на полезную модель, а не обогатиться за счет правонарушителя, исходя из того, что удовлетворение данного требования направлено на достижение необходимого правового эффекта (пресечение и недопущение в дальнейшем нарушения требований законодательства Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности), руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, вопреки позиции ответчика не усматривает оснований для уменьшения размера компенсации.

Доводы ответчика о несоблюдении истцом досудебного претензионного порядка урегулирования спора (в части требования о взыскании компенсации) подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку опровергаются материалами дела, в которых имеется досудебная претензия, содержащая соответствующее требование, а также доказательства получения данной претензии представителем ответчика.  

Несогласие общества «Промрубеж» с принятием судом первой инстанции уточнения иска, исходя из которого судом в дальнейшем рассматривались требования, связанные с нарушением ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, охраняемую патентом № 182820, не свидетельствует о нарушении судом норм процессуального права, которое привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта (часть 3 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

В рассматриваемом случае, учитывая, что патент № 182820 выдан лишь взамен ранее выданного и признанного в последующем частично недействительным патента № 119869, суд апелляционной инстанции не усматривает в действиях суда, принявшего данное уточнение, нарушения норм процессуального права. Право на уточнение исковых требований предоставлено истцу положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Принятие судом такого уточнения не повлекло одновременного изменения предмета и оснований иска.

Рассмотрение судом первой инстанции заявления истца об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не нарушило принципы арбитражного процесса, поскольку в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. С учетом того, что ответчику было известно о дате и времени судебного заседания (состоявшегося после перерыва в судебном заседании, в котором представитель ответчика участвовал), действуя разумно и добросовестно, он мог обеспечить явку представителя в судебное заседание и изложить суду свою позицию по указанному вопросу. При этом о наличии у истца намерений уточнить основание исковых требований ответчику было известно. В рассматриваемом случае о принятии уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции вынес протокольное определение, что отразил в протоколе судебного заседания.

Кроме того судом апелляционной инстанции в данной части также учтены пояснения представителя истца о том, что о выдаче патента № 182820 взамен патента № 119869 было достоверно известно ответчику, инициировавшему процедуру признания недействительным патента № 119869. Уточненное требование непосредственным образом связано с первоначально заявленными исковыми требованиями, поскольку патент № 183820 выдан взамен патента № 119869, при этом заявка на выдачу патента осталась прежней. Патенты на полезную модель № 119869 и № 183820 выданы по одной заявке № 2012116751 от 24.04.2011, в связи с чем дата приоритета полезной модели по этим патентам не изменилась. 

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку на правомерные выводы суда первой инстанции не влияют, удовлетворение апелляционной жалобы не влекут.

Установленные в результате исследования совокупности имеющихся в материалах дела доказательств (статьи 64, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и надлежащим образом оцененные судом первой инстанции обстоятельства признаются арбитражным судом апелляционной инстанции необходимыми и достаточными для принятия именно такого решения, которое является предметом обжалования.

С учетом изложенного правовые основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены (изменения) судебного акта с учетом рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции в пределах доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, отсутствуют.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции с учетом пересмотра решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя апелляционной жалобы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 01 марта 2019 года по делу № А50-32881/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

 

Председательствующий

Н.А. Гребенкина

 

Судьи

Л.В. Дружинина

 

М.Н. Кощеева